Salas Pasuy, Brenda Sharon

La moda y la propiedad intelectual : una mirada desde la perspectiva de los diseños industriales en Colombia, Francia y la Unión Europea / Brenda Salas Pasuy. – Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2019.

324 páginas : ilustraciones, fotografías, gráficos ; 24 cm.

Incluye referencias bibliográficas (páginas 291-324)

ISBN: 9789587901474

1. Moda -- Aspectos jurídicos – Colombia 2. Moda -- Aspectos jurídicos – Francia 3. Moda -- Aspectos jurídicos -- Unión Europea 4. Diseño industrial -- Aspectos jurídicos – Colombia 5. Prendas de vestir -- Aspectos jurídicos – Colombia 6. Propiedad industrial -- Aspectos jurídicos -- Colombia I. Universidad Externado de Colombia II. Título

346.048SCDD 21

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP.

Mayo de 2019

ISBN 978-958-790-147-4

© 2019, BRENDA SALAS PASUY

© 2019, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá

Teléfono (57 1) 342 0288

publicaciones@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

Primera edición: junio de 2019

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones

Corrección de estilo: Javier Correa Correa

Composición: Marco Robayo

Impresión y encuadernación: Imageprinting Ltda.

Tiraje: de 1 a 1.000 ejemplares

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de la autora.

Diseño epub:

Hipertexto – Netizen Digital Solutions

CONTENIDO

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

PARTE I EL MARCO JURÍDICO COLOMBIANO DE LOS DIBUJOS Y MODELOS DE MODA EN EL DERECHO DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

TÍTULO I CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN

CAPÍTULO 1 CONDICIONES DE FONDO

Sección 1. La novedad

§.1. El estado del arte

A. Las anterioridades

B. Las divulgaciones permitidas

§.2. Las diferencias secundarias

A. Las diferencias sustanciales

B. El método de evaluación

Sección 2. El aporte arbitrario

§.1. La definición del aporte arbitrario

A. La funcionalidad

B. El modelo de utilidad

§.2. El método de evaluación

A. La determinación del elemento dominante

B. Cúmulo de protección

CAPÍTULO 2 CONDICIONES DE FORMA

Sección 1. Examen de forma

§.1. El examen preliminar

§.2. El verdadero examen de forma

Sección 2. El examen de fondo

§.1. Un examen de carácter restrictivo

A. La oposición

B. Falta de novedad manifiesta

§.2. Un examen generalizado

TÍTULO II EL EXTENDIDO DEL DERECHO

CAPÍTULO 1 EL DERECHO POSITIVO DE LA PROTECCIÓN DEL DESIGNER

Sección 1. La transferencia por acto entre vivos

§.1. La transferencia o cesión

A. Presunción legal de transferencia

B. Alcance de la presunción legal

§.2. La licencia

A. La licencia: su definición

B. Un contrato que beneficia al diseñador de moda

Sección 2. Vía sucesoria

§.1. Las condiciones de fondo previstas en el régimen andino

§.2. Condiciones de forma

CAPÍTULO 2 LAS FACULTADES DEFENSIVAS DEL DISEÑADOR DE MODA

Sección 1. La defensa del derecho

§.1. La reproducción

A. La imitación o similitud

B. El método de apreciación

§.2. Las acciones judiciales

A. La acción por infracción de derechos

B. La acción penal

Sección 2. Los límites al derecho del designer

§.1. El agotamiento del derecho

A. El agotamiento del Derecho Internacional en el régimen andino

B. Condiciones de aplicación del agotamiento del Derecho en el régimen andino

§.2. Las importaciones paralelas

A. La importación legítima

B. El control de las importaciones paralelas

PARTE II LA PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA MODA A LA LUZ DE LOS REGÍMENES JURÍDICOS EUROPEO Y FRANCÉS

TÍTULO I EL SISTEMA REGISTRAL DE LOS DIBUJOS Y MODELOS FRANCESES

CAPÍTULO 1 CONDICIONES DE FONDO

Sección 1. La novedad

§.1. La composición del arte anterior

A. Una anterioridad única

B. La combinación de características independientes

§.2. Las divulgaciones

A. Una divulgación definida en el tiempo

B. Una divulgación circunscrita a un círculo especializado

Sección 2. El carácter singular

§.1. La impresión de visión de conjunto

A. La determinación de la impresión de conjunto

B. El usuario informado

§.2. Un método de evaluación preciso

A. La libertad del creador

B. Una comparación directa

CAPÍTULO 2 CONDICIONES DE FORMA

Sección 1. Registro clásico

§.1. El Procedimiento de registro

§.2. Examen de forma

Sección 2. Depósito simplificado

§.1. Las condiciones de aplicación del depósito simplificado

§.2. El aplazamiento en la publicación

TÍTULO II EL DIBUJO O MODELO COMUNITARIO NO REGISTRADO

CAPÍTULO 1 EL ACCESO AL DMCNR

Sección 1. El origen del derecho

§.1. La divulgación. Una noción paradójica

A. La divulgación que impide el acceso a la protección

B. Una divulgación generadora de un derecho

§.2. El alcance de la divulgación generadora del derecho

A. La certitud de la divulgación

B. Una divulgación intracomunitaria

Sección 2. Un derecho reconocido

§.1. La presunción de validez

§.2. El alcance de la presunción

CAPÍTULO 2 EL ALCANCE DEL DERECHO

Sección 1. La titularidad del design de moda

§.1. La titularidad sobre el design de moda

A. El causahabiente: un vacío legislativo

B. El causahabiente: un concepto global

§.2. El designer y el contrato de trabajo

Sección 2. Un Derecho con alcance limitado

§.1. La copia no autorizada

A. Una definición con doble significado

B. La carga de la prueba

§.2. La creación independiente

A. Un vacío legislativo

B. Una construcción jurisprudencial

CONCLUSIÓN GENERAL

BIBLIOGRAFÍA

Notas al pie

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Camiseta de la Selección Colombia

Ilustración 2. Estampado de trenza

Ilustración 3. Solicitud de registro Formato para papel

Ilustración 4. La Anterioridad Formato sobre papel

Ilustración 5. Solicitud de registro de un pantalón

Ilustración 6. Anterioridad del pantalón

Ilustración 7. Solicitud de registro Chaqueta

Ilustración 8. Anterioridad de la Chaqueta

Ilustración 9. Solicitud de registro de botas

Ilustración 10. Ok Go-LED Jackets

Ilustración 11. Bubelle Robe

Ilustración 12. Apple Watch Hermès

SIGLAS Y ABREVIATURAS

al. Alinea

ADPIC Aspectos de derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio

aff. Affaire, Asunto

aff. jtes. Affaires, Asuntos conjuntos

Art. Artículo

BOPI Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

CA Cour d’Appel - Corte de Apelaciones

cass. com. Cassation Commerciale - Casación Comercial

C.civ. Code Civil - Código Civil

C. com. Code de Commerce – Código de Comercio

CPI Code de la Propriété Intellectuelle – Código de la Propiedad Intelectual

C. Trav. Code du Travail – Código del Trabajo.

Comm. com. électr. Communication Commerce électronique

Cons. Conseil - Consejo

CJUE Cour de Justice de l’Union Européenne – Corte de Justicia de la Unión Europea

ch. Chamber – Sala

D. Dalloz (Recueil)

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

Dir. Directive - Directiva

DMCNR Dibujo o Modelo Comunitario No Registrado

Dr. et patrimoine Droit et patrimoine

EIPR European Intellectual Property Review

éd. Édition - Edición

EUIPO Oficina Europea de la Propiedad Intelectual

Fasc. Fascicule – Fascículo

GA propr. intell Les grandes arrêts de la propriété intellectuelle

Gaz. Pal Gazette du Palais

Ibid. En el mismo lugar

Ibídem En el mismo lugar

In En

IP Interpretación Prejudicial

INPI Institut Nationale de la Propriété Industrielle

JCI JurisClasseur - Encyclopédies

JCPE Juris Classeur Périodique Éditions Entreprise et affaires

JCPG Juris Classeur Périodique Édition générale

JO Journal officiel

INPI Institut National de la Propriété Industrielle

L. Loi - Ley

n.º Número

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OHMI Office de lߴharmonisation dans le marché intérieur

OMC Organización Mundial del Comercio

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Ord. Ordonnance

op. cit. Opere citato – En la obra citada

Préc. Précité – Precitado

P. Página

Propr. industr. Révue Propriété industrielle

Prop. intell. Révue Propriétés Intellectuelles

R. Réglementaire – Reglamentario

Rappr. À rapprocher – A comparar

RTD com Révue Trimestrelle du Droit commercial

Rép. com. Répertoire commercial

RLDA Révue Lamy Droit des affaires

s. Suivant (s) – Siguientes

sect. Section – Sección

SIC Superintendencia de Industria y Comercio

règl. Règlement – Reglamento

UNESCO Organisations des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

t. Tome – Tomo

TAJ Tribunal Andino de Justicia.

T. com. Tribunal de Commerce – Tribunal de Comercio

TGI Tribunal de Grande Instance – Tribunal de Gran Instancia

Trib. UE Tribunal de l’Union Européenne – Tribunal de la Unión Europea

UE Union Europénne – Unión Europea

V. Voir – Ver

Vol. Volumen

PRÓLOGO

Las creaciones y las innovaciones han obtenido con el Derecho de la propiedad intelectual su régimen de reconocimiento y protección. De ahí la importancia que esta disciplina jurídica tiene en el siglo XXI, acrecentada por la relevancia que han adquirido los activos intangibles e inmateriales en una economía basada en el conocimiento, los servicios y el entorno digital en el que se desarrolla. Faltaba en este contexto de relevancia de la propiedad intelectual un estudio sobre la moda como objeto de protección, con rigor científico y con un alto grado de especificidad y refinamiento como el que hoy se ofrece a la comunidad con el libro intitulado La moda y la propiedad intelectual. Una mirada desde la perspectiva de los diseños industriales en Colombia, Francia y la Unión Europea, elaborado por la profesora e investigadora de esta casa de estudios, Brenda Salas Pasuy.

Con ocasión de esta investigación le fue discernido a la profesora Salas el título de doctora por la Université Paris II Panthéon-Assas, acompañada de la calificación trés honorable avec félicitations du jury (cum laude y felicitación del jurado), laureada, previa una evaluación de la Comisión de Investigación del Consejo Académico de la Université Paris II. Esto, por supuesto, llena de regocijo a la Universidad Externado de Colombia y a su Departamento de Propiedad Intelectual.

Algunas referencias históricas extraídas de la obra de la doctora Salas merecen destacarse: que la moda tal como se concibe hoy surgió en Europa al finalizar la Edad Media y su proceso se consolida porque la renovación de las formas se convierte en un principio general por oposición a lo estático de la ornamentación. Que la moda de la aristocracia y de la nobleza penetró a la pequeña y mediana burguesía, pero no podría ser replicada por los plebeyos. Solo con la expedición en Francia de la Convención de 1793 se estableció el principio democrático de la libertad indumentaria “cuyo impacto en la moda se proyectó en la introducción de nuevas formas, modelos contemporáneos, cambios audaces y diversos no solo entre la nobleza sino también en la burguesía”. Además, la función tradicional de las prendas de vestir y de los accesorios, como es la de proteger al hombre de las inclemencias del clima y del ambiente, ha sido revaluada. Hoy la moda se extiende hacia nuevos horizontes con el fin de que sus creaciones satisfagan necesidades estéticas que a su turno tengan vocación de servir de manera diferente a sus propósitos originales.

La obra está divida en dos grandes partes. En la primera se expone la institución de los diseños industriales a la luz del Derecho nacional y del Derecho comunitario andino, y en la segunda, hay un análisis rico y perspicaz de lo que acontece en la Unión Europea y en el Derecho francés con el propósito de que los resultados de la moda y, en concreto, de que sus diseñadores sean debidamente protegidos para incentivar la inversión en el sector. El lector caerá fácilmente en la cuenta de la encomiable labor que el Derecho europeo ha realizado, para darle a la moda un sitio preponderante en la búsqueda de protección a las nuevas formas innovativas que la industria de la moda incesantemente le ofrece al mercado. Nosotros, por el contrario, estamos rezagados y nuestra legislación vernácula y comunitaria no responde a las exigencias de una industria cambiante, en algunos casos efímera y en donde incluso se observa una evidente saturación del estado del arte.

En términos generales, se puede decir que la finalidad del diseño industrial se ciñe a la de ofrecer un aspecto más atractivo o agradable de los productos a los que se aplica, halagando el sentido del gusto, exigencias de la moda o la pretensión estética del usuario. Se enseña, igualmente, que los requisitos de protección de un diseño son la novedad absoluta y el de la “apariencia particular”, sin implicar ventajas técnicas o aumentos de utilidad en el producto. Respecto del primero, se sigue el criterio de la comparación de lo que se solicita con el estado del arte, y se agrega que “Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”, y en punto de las causales de no registro se indica que no pueden registrase “los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador”.

Sobre la exigencia de la apariencia particular y no involucramiento de funcionalidades técnicas insiste la Decisión 486: “El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta” y “La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador”.

De las anteriores consideraciones surgen varias preguntas, tales como si la simple coincidencia en el objeto al que se aplica el diseño no basta para privarle de la novedad que puedan ofrecer otras notas diferenciales con un modelo prioritario; si el traslado de un dibujo de un mueble a la industria del tejido implica un esfuerzo creador; si tomar un dibujo que se halle en el dominio público para aplicarlo a la industria supone un trabajo intelectual que requiere hacer ensayos, composiciones, combinaciones que signifiquen un esfuerzo creador y, en fin, si la igualdad funcional no supondría necesariamente la identidad de los productos que se comparan.

Todos estos interrogantes han surgido con ocasión de la protección del diseño industrial y se mantienen con la inclusión de la indumentaria como objeto o materia del diseño a partir de la Decisión 486 del año 2000. Como se sabe, antes de esta, la indumentaria no era registrable y por lo tanto no era materia protegible mediante la figura del diseño industrial.

La autora sugiere que la exclusión de la protección a diseños funcionales implica una gran restricción a la protección de los resultados de la moda, dado que muchos de ellos recogen aspectos funcionales de productos que incorporan el diseño que se pretende proteger. Obsérvese, por ejemplo, capuchas como diseños que se incorporan a chaquetas de protección al frío; bolsillos de estilo o de moda que también tienen la funcionalidad de servir para guardar una billetera o un celular. Así mismo, el hecho de que la protección se otorgue con un registro hace que resultados de diseñadores innovadores permanezcan en el limbo del no reconocimiento por lo efímero de la innovación.

El estudio de las diferencias secundarias en el mundo de la moda hace que el criterio de novedad sea más exigente y difícil de aplicar porque para proteger un diseño similar a otro existente, este último deberá presentar diferencias sustanciales que le permitan diferenciarse pese a los trazos comunes. El cambio de colores entre prendas de vestir, las variaciones geométricas, la disposición y la proporción de las medidas, como el largo o el ancho, constituyen diferencias secundarias –según la autora– a las que el designer de moda puede oponerse por constituir una reproducción infractora por diferencias secundarias.

Para la autora, la reproducción del diseño se produce por imitación o por diferencias secundarias. Pero para su determinación no se requiere probar –como sucede en ciertos eventos en el Derecho de marcas– el riesgo de confusión, por cuanto los diseños industriales tienen como propósito proteger la apariencia atractiva que hace el producto sugestivo al consumidor; en cambio, la marca tutela el origen empresarial que se vulnera cuando hay identidad de signos distintivos que generan error en el consumidor.

Después de un análisis exhaustivo del diseño industrial tomando como base la regulación de la Decisión 486 del año 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pasa la autora a hacer otro de igual o mayor calado respecto de lo que acontece en Europa, y en especial en el Derecho francés, todo ello con bibliografía y jurisprudencia exquisitas y totalmente novedosas para nuestros estudiosos y expertos. Es la parte más rica de su estudio y con rigor expone las vicisitudes y las respuestas que el Derecho europeo le ha dado a la protección de la moda. Dicho estudio servirá, sin duda, de guía de estudio y de modelo para el futuro aggiornamento normativo que tendría la protección de la moda en América latina.

La creación de moda requiere la novedad y su carácter singular. Respeto del primer requisito, se presenta la discusión de si solo una anterioridad de toda pieza o única puede afectar la novedad, o si también se afecta por la combinación de elementos que se encuentran aislados en el estado del arte. Problema complejo que con destreza trata la doctora Salas, para concluir que la tesis predominante es que aquella se destruye es con la anterioridad única o de toda pieza. Es decir, solo con una anterioridad y no con la combinación de varias que se hallen en el estado del arte.

¿Dónde termina la novedad y dónde comienza la imitación en la industria de la moda? Para la autora, diferenciarse en el mundo de la moda es algo complejo e incluso algunos sostienen que la imitación en esta industria es una práctica que debería tolerarse, pues fomenta la innovación. Los designers buscan monopolizar las tendencias, géneros, movimientos o estilos para limitar la competencia en el mercado, pero esas tendencias, estilos y movimientos no pueden ser apropiados.

“Generalmente los diseños de moda se nutren de tendencias, estilos o géneros, en los que gracias a la intervención intelectual del diseñador se traducirán en verdaderas innovaciones. En este sentido, condicionar el cumplimiento de este requisito al estudio de anterioridades dispersas que se encuentran en diferentes dibujos o modelos independientes conduciría a negarle la protección. Por ello la jurisprudencia es clara al señalar que el carácter singular o ‘propio’ debe analizarse a la luz de una anterioridad ‘única’ o de toda pieza para fomentar la protección de los dibujos o modelos de moda”, señala la profesora Salas.

La autora hace una rica exposición sobre la categoría de la “impresión de visión de conjunto” que despiertan los dibujos o modelos de moda que se analizan, lo cual supone un método de apreciación y evaluación particular en esta especial área del Derecho de la propiedad intelectual. Así mismo, del concepto del “usuario informado” y del “observador advertido” para diferenciarlo del de “consumidor medio” utilizado en el Derecho de marcas. Para Salas, el usuario informado se encuentra “en la mitad del camino entre el hombre de arte propio de las patentes y el consumidor de atención media de las marcas”.

Uno de los puntos más relevantes que se analizan en su trabajo es el relacionado con el grado de libertad del autor al desarrollar su diseño, porque en el campo de la moda y de sus tendencias existe una especie de saturación del estado del arte, lo cual podría afectar la apreciación del carácter singular del respectivo modelo o diseño. Tanto la Directiva Europea 98/71/CE, el Reglamento Europeo 6 de 2001 como el Código de la Propiedad Intelectual Francés recurren al grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo para determinar si posee o no carácter propio o singular. Empero, el punto a destacar es que la saturación del estado del arte no es óbice para otorgar protección.

Según la autora, “[…] el Tribunal de la Unión Europea estableció el principio general en virtud del cual pequeñas diferencias de detalle pueden contribuir a que el usuario informado tenga una visión global diferente de los dibujos o modelos en conflicto cuando la libertad dejada al creador es reducida. A la inversa, pequeñas diferencias de detalle no contribuyen a que el usuario informado tenga una impresión global diferente de los dibujos o modelos en conflicto cuando la libertad del creador es amplia. La razón de ser de esta regla obedece a que el designer debe enriquecer el patrimonio de las formas, en consecuencia, a mayor margen de maniobra, mayor rigor en la apreciación de los dibujos o modelos en conflicto. El resultado de dicho análisis contribuirá a precisar si se está en presencia de una infracción al dibujo o modelo de moda”.

Como se observa, el modelo de moda está cargado de refinamientos y sutilezas, de ahí la pertinencia de este trabajo y de su obligatoria lectura para los especialistas. El cúmulo de decisiones del Tribunal Europeo de Justicia y del Derecho francés incitan a la reflexión y quizá a una sesuda incorporación a través de la jurisprudencia comunitaria andina y nacional.

El Tribunal de la Unión Europea ha fijado los criterios a seguir para determinar el carácter singular del dibujo o del modelo, los cuales han sido seguidos por las cortes francesas. Primero, se toma como punto de partida el dibujo o modelo registrado. Después, se identifican las similitudes y las diferencias de los dibujos o modelos en conflicto y se examinan las variaciones de detalle o de forma, los elementos banales o comunes que no difieren del patrimonio común de las formas. Luego se identifican los elementos característicos, es decir, los elementos arbitrarios que les permiten diferenciarse de la tendencia o del estilo de moda. Después de realizado este proceso de filtración, solo quedan los elementos característicos del dibujo o modelo en conflicto. Con base en ellos, de manera objetiva los jueces proceden a realizar la comparación de los modelos tomando en cuenta las anterioridades y los elementos comunes que se encuentran en el patrimonio común de las formas. El resultado de este análisis permitirá definir si existe una verdadera innovación de diseño, o si, por el contrario, se trata de una simple participación en una tendencia o en un estilo de la moda. En el cotejo o comparación que realiza el juez se deberá observar la representación gráfica del dibujo o modelo registrado, para valorar si los dibujos o modelos en conflicto despiertan en el usuario informado visiones diferentes.

En fin, de la novedad y el carácter singular depende la determinación de si una creación de la industria de la moda es innovadora. La primera estudia si el dibujo o modelo es idéntico o similar a uno previo, y el segundo determina si las diferencias de detalle presentan un distanciamiento que permitan diferenciar los dibujos o modelos de moda en conflicto. El tema no es tan simple, porque los diseñadores de moda suelen recurrir a la imitación de los diseños aupados por la idea de que la imitación en algunos casos promueve la innovación. Este conflicto conceptual y práctico aparece expuesto con maestría por la profesora Salas.

Ahora bien, el modelo de protección a la moda europeo es bifronte, es decir, de un lado, recoge la protección registral precedida del examen de forma y de fondo tal como existe en nuestro contexto, y de otro, ha desarrollado un sistema de protección no sustentado en el registro. El modelo registral está dirigido a la protección de creaciones cuyo período de vida es prolongado en el tiempo, y el no registral a aquellas cuyo período de protección es efímero. La naturaleza pasajera de la moda llevó a que se cuestionara el mecanismo clásico de protección –el registro– y que se creara un sistema de protección para innovaciones efímeras tomando como base no el criterio de la novedad, sino el de la divulgación como generadora del Derecho.

Así mismo, la tendencia del Derecho europeo es a desligar la protección de los modelos y diseños del Derecho de autor, cosa que no existe en nuestro Derecho, en donde se admite la protección cumulativa o concurrencial entre ambas disciplinas. Como se sabe, el Derecho de autor protege las obras originales, en cambio los dibujos o modelos comunitarios europeos protegen la apariencia nueva que presenta un carácter singular y, para desligarse del Derecho de autor, el modelo de protección no registral no nace con creación, sino con la divulgación de la innovación. Además, el término de duración es un importante criterio de diferenciación por cuanto el diseño no registrado tiene en la Unión Europea y en el Derecho francés un término de duración de tres años contados a partir de su divulgación.

Pues bien, la profesora Salas dedica la última parte de su trabajo a zurcir con detalle la figura de la protección no registral de los modelos y diseños de moda. Tema que per se incita a la lectura de este trabajo por lo novedoso y singular no solo en la apariencia sino también en el fondo de lo tratado.

En resumen: el análisis de la protección de la moda a la luz del Derecho europeo presenta unos elementos sui generis y relevantes que deben ser tenidos en cuenta por el estudioso y el especialista, como serían los siguientes: el régimen jurídico del diseño tiene un tratamiento independiente y autónomo del Derecho de patentes y del Derecho de marcas; el tratamiento independiente también se predica respecto de su distanciamiento de la disciplina del Derecho de autor; la protección de la moda utiliza el sistema tradicional del registro, pero se ha creado un nuevo sistema de protección para los diseños efímeros ya no con base en el criterio de la novedad, sino en el de la divulgación; la protección registral del diseño acoge el criterio de la novedad relativa y no el de la novedad absoluta; el análisis de la novedad toma como base una única anterioridad y no la combinación de elementos contenidos en varias anterioridades.

Ahora bien, llama la atención el desarrollo jurisprudencial que a la luz de la experiencia jurídica europea han tenido las categorías de “la impresión de visión en conjunto”, del “usuario informado” u “observador advertido” porque para que exista una creación protegible es necesario que los dibujos o modelos en conflicto no despierten en el usuario informado una impresión de déjà vu o de identidad. También el concepto de la “libertad del creador” en sectores de la moda en donde existe una evidente saturación del estado del arte, y en donde no es tarea fácil deducir la capacidad de innovación o el carácter singular del modelo o diseño que reclama protección. Igualmente, el entendimiento que ha tenido la categoría de las “diferencias secundarias” en relación con creaciones existentes; la aceptación de que existen en la moda diseños funcionales que no deberían limitar per se la protección y, en fin, la adopción de un sistema más flexible para estimular la creación de valor en un sector relevante en la economía europea.

Para la Universidad y su Departamento de Propiedad Intelectual es motivo de orgullo que una de sus profesoras más destacadas haya terminado este trabajo que no dudamos en calificar de sobresaliente. Brenda Salas, profesora acuciosa y leal, le regala a la comunidad jurídica esta joya resultado de su investigación que me honro en presentar. Tal como ella lo señala, “para ser irremplazable, se debe ser diferente” y a fe que este estudio es singular y diferente.

Una vez más, la Universidad Externado de Colombia pone a disposición de la comunidad jurídica latinoamericana otra investigación novedosa que sin duda contribuirá a elevar el debate de la propiedad intelectual en la moda, y a tomar consciencia de la necesidad que tenemos como países en vías de desarrollo de generar valor y más en una economía basada en la innovación, los intangibles y en el entorno digital en que se está desenvolviendo. Felicitaciones a la doctora Brenda Salas y le auguramos éxitos en la publicación de este encomiable trabajo.

Bogotá, abril de 2019

Ernesto Rengifo García

Director

Departamento de Propiedad Intelectual

INTRODUCCIÓN
A. HACIA UNA DEFINICIÓN DE LA MODA

La moda es un tema transversal que involucra a todas las esferas de la sociedad moderna. Covadonga O’Shea señaló que la moda es una manera de pensar, de actuar y de sentir que tiene relación con la época y la cultura en la que vivimos¹. El vocabulario de estética la define como “una manera de ser o de hacer, pasajera pero ampliamente adoptada y valorizada por un grupo”². Por su parte, Frédéric Godart señaló que hace referencia a un cambio social específico, regular y no cumulativo, que se extiende a numerosos sectores de la vida social, entre ellos el vestido, el lujo, los cosméticos, empresas y profesionales de horizontes diversos³.

Su evolución es el fruto de un proceso histórico. En efecto, la revolución industrial y la invención de la máquina de coser son la base de un sector próspero y floreciente⁴. Su origen moderno se sitúa en Europa y más precisamente en Francia, con la aparición de la alta costura⁵. Los costureros y modistas del mundo entero observaron a París como la brújula que indicaba las tendencias y estilos para la confección de vestidos y accesorios.

Sin embargo, la moda es el fruto de numerosas transformaciones como el prêt-à-porter, que condujo a reconsiderar el proceso de fabricación a escala industrial. Así, la experimentación de tejidos sintéticos y de vestidos ligeros fácilmente intercambiables, y la utilización de técnicas de producción más rápidas le permitió concebir vestidos, chaquetas, gafas y carteras, entre otros⁶.

Su democratización también facilitó “reducir las desigualdades profundas, disminuir las divergencias entre los antiguos y nuevos diseñadores, entre los productos de alta y media gama”⁷. El consumidor se convierte ahora en el centro de interés, buscando reflejar su imagen y personalidad a través de la moda para mostrar sus convicciones personales o su pertenencia a una cultura determinada. Famosos diseñadores de moda como Jimmy Choo, Dolce & Gabbana y Prada reconocen la evolución, por ello integran al consumidor en la creación de sus colecciones⁸.

Recientemente la moda sufre una nueva transformación: es el resultado de la “unión entre el proceso creativo, el diseñador, la producción tecnológica, la difusión cultural y la reconciliación de la moda como idea, objeto e imagen”⁹.

Aunque su integración en la comunidad científica ha sido rechazada por algunos al percibirla como una manipulación social, frívola, impuesta por el consumismo, muchos trabajos realizados permiten mostrar y justificar su lugar en el campo científico¹⁰. Justamente, desde la década de los noventa, investigaciones serias denominadas Fashion Studies, “estudios de la moda” o fashionology, pretenden mostrar una visión universal en el dominio de las ciencias sociales.

Su importancia es considerable; precisamente, es uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial. “Representa aproximadamente un 4% del producto interno bruto mundial, es decir, el equivalente a un billón de dólares anual”¹¹. La moda es el resultado de una concepción dinámica que para existir necesita un acto de creación intelectual.

B. LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA MODA

Al referirnos a las creaciones intelectuales, es necesario indicar que la moda supone la participación de varios sujetos en su proceso de creación. Entre ellos, se destaca la presencia del artista, del creador de moda e incluso del designer. El artista es la persona que crea el arte para manifestarlo en un vestido¹². El designer, que viene de la expresión inglesa design, es un profesional que crea o concibe líneas de productos innovadores teniendo en cuenta el estilo y los obstáculos técnicos o económicos de un gusto particular¹³. Finalmente, el creador de moda es un profesional que por su talento realiza creaciones o accesorios de moda¹⁴.

En el mundo de la moda, la relación entre estos personajes es evidente; es más, tradicionalmente suelen asimilarse. Sin embargo, algunas diferencias cuestionan esa uniformidad. Pensemos, por ejemplo, en el artista; generalmente, las creaciones de la moda tienden a ser bellas o estéticas. En ese sentido, puede observarse que tanto el artista como el creador de moda buscan satisfacer una necesidad estética. No obstante, el artista, por regla general, tiende a realizar creaciones puramente decorativas u ornamentales, mientras que aquel que crea moda es consciente de que su proceso creativo debe conducirlo a producir un artículo útil con un objetivo particular, es decir, que la moda pretende ser funcional.

En consecuencia, la asimilación entre el creador o el designer es más acertada. En efecto, se trata de un especialista que estudia las características de una tendencia precisa, teniendo en consideración las necesidades del mercado, los obstáculos técnicos y económicos para responder a las necesidades de la clientela mediante la producción de un bien determinado. Por ello, la obra se centrará en el proceso creativo del creador o del diseñador de moda, designer, por cuanto se trata de las personas que fusionan lo estético y lo funcional para crearla.

Su creatividad emana de fuentes diversas. El conocimiento íntimo de su cultura o de una sociedad alimenta la inspiración del diseñador en su trabajo de creación. Colecciones de moda creativas nacen del trabajo del designer que vivió, por ejemplo, en el exterior¹⁵. Otros, por el contrario, se inspiran en sus creencias o en valores de la sociedad moderna. La sexualidad, el confort y la tecnología son otros elementos frecuentemente utilizados para concebir sus creaciones¹⁶.

Los diseñadores también adoptan elementos existentes en las tendencias o los estilos, es decir, reconocen formas comunes de vestidos, de costuras, de cortes de una época particular¹⁷. Sin embargo, su objetivo principal es innovar, y por ello se resisten a reproducir creaciones prexistentes. Con la moda, los designers pretenden generar el efecto de diferenciación; sin este último, las creaciones de moda no podrían concebirse como nuevas¹⁸. Así pues, crean artículos de moda revolucionarios, cuya distribución y comercialización en el mercado no es cuestionada¹⁹.

Para cumplir este objetivo, deben ser innovadores y creativos en los procesos de concepción de una prenda de vestir. El desarrollo de textiles y de vestidos inteligentes, de las wearables technologies²⁰, de la nanotecnología, de las impresiones 3D o incluso de materias primas amigables con el ambiente constituyen ejemplos concretos de innovación aplicada a la moda.

En suma, la innovación de los dibujos o modelos hace que las creaciones del sector de la moda sean atractivas en el mercado, es decir, que sean “nuevas” y “originales”. Entonces, el talento y la creatividad del diseñador representan un valor agregado otorgado a una prenda de vestir que conduce al consumidor a adquirirla sin considerar su precio. Estas consideraciones permiten reafirmar que la moda es un sector creativo que involucra el esfuerzo intelectual del diseñador para generar riqueza y economía en un país²¹.

C. LA IMPORTANCIA DE LA MODA

El proceso de elaboración de una prenda de vestir se desarrolla en varias etapas. La primera surge de la creación de productos. En efecto, la creación de dibujos y modelos para los vestidos y los textiles es preponderante. La segunda fase consiste en desarrollar actividades de producción, es decir, fabricar textiles, bordados, hilados y su confección. El tercer paso se refiere a la distribución con el propósito de llegar al consumidor final²².

Como puede observarse, la moda se produce gracias a la intervención de varios actores, en particular, los diseñadores independientes, artesanales y aquellos que reflejan la tradición y cultura de un pueblo determinado²³. De la misma manera, participan grandes cadenas, casas de alta costura y empresas mundiales que deslocalizan su producción pero que mantienen su centro de decisión en el país de origen²⁴.

La deslocalización en la producción ha tenido un impacto negativo en materia laboral, así como en el medioambiente²⁵. Respecto del Derecho de los trabajadores, se identifica que muchas veces sus garantías laborales son desconocidas. La existencia de los sweatshops o el drama vivido en Bangladesh, en donde varios trabajadores murieron como consecuencia del colapso del inmueble en el que trabajaban, confirman lo expuesto²⁶. En lo que concierne al medioambiente, debe advertirse que toneladas de desechos textiles o de tinturas son arrojadas a los ríos. La sobreproducción ha tenido un impacto considerable sobre el planeta²⁷.

Sin embargo, su incursión en el comercio internacional de bienes y de servicios es manifiesta. Aunque su crecimiento sobre el mercado internacional fue lento, la Organización Mundial del Comercio (OMC) indicó que, para el año 2016, las exportaciones más importantes de textiles y de vestidos tuvieron lugar principalmente en China, la Unión Europea, India y Bangladesh²⁸.

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) señaló que ese sector había exportado un aproximado de 330 millones de dólares en 2016[29]. Los productos textiles, vestidos, artículos en cuero, marroquinería y calzado fueron los objetos más exportados, principalmente en Estados Unidos, en Ecuador, Perú, México y Brasil. Sin embargo, Colombia busca ampliar sus horizontes hacia el mercado europeo y asiático. Así, suscribió 15 acuerdos de libre comercio que atraviesan el planeta y que en el futuro se espera que generen un resultado positivo en lo que concierne a esta industria³⁰.

El crecimiento económico del sector dependerá de las técnicas que utilicen los diseñadores para comercializar sus creaciones. Podrán, por ejemplo, ofrecer sus creaciones según los métodos de comercio tradicional, como la venta en boutique o en grandes superficies. Sin embargo, el comercio electrónico se revela como un instrumento simple que aporta una mejor rentabilidad. En efecto, las ventas en línea o el alquiler de artículos de moda sobre internet cambian los códigos comerciales que los diseñadores deben utilizar para garantizar un crecimiento económico continuo³¹.

En suma, la moda es un sector creativo que ocupa un lugar importante en la economía nacional. Implica el uso de numerosas materias primas y la participación de varias personas. El diseñador tiene un rol preponderante en la medida en que él es el que concibe la creación intelectual. Por ello, es necesario determinar el lugar del diseñador y de la moda en el régimen jurídico, es decir, cómo este último los protege.

D. LA MODA COMO OBJETO DE PROTECCIÓN

Detrás de la producción de piezas de moda, la creación intelectual hace que esta sea considerada como un bien que se integra en el comercio internacional de bienes y servicios. Presenta características particulares, cuya naturaleza es la de ser un inmaterial protegido por la propiedad intelectual. Justamente, el acuerdo de los ADPIC así la concibe, al indicar lo siguiente:

Artículo 25. Condiciones para la protección. 2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles –particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación– no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

Una característica de la moda es que es transversal a todas las disciplinas que componen la propiedad intelectual. Los diseñadores, por ejemplo, pueden recurrir a las marcas para identificar sus creaciones³². Sin embargo, las patentes, los diseños industriales y el derecho de autor también constituyen otro instrumento al que pueden recurrir.

Ahora, debido a que los derechos de propiedad intelectual se caracterizan por ser territoriales, cada país adoptó un régimen particular para protegerla. Colombia así escogió los diseños industriales, razón por la cual el objeto de estudio de la obra se centra en su análisis. En ese sentido, la estructura del régimen colombiano y su pertenencia a la comunidad andina de naciones permitirán identificar las dificultades que la rodean. De su estudio se advierte que la normatividad propia de los dibujos y modelos industriales no es completa y que, en efecto, existen vacíos que dificultan su aplicación práctica.

Las lagunas existentes, así como la presencia de reglas oscuras, facilitan la infracción a sus derechos. Justamente, la copia idéntica y las imitaciones no autorizadas son prácticas contrarias a la ley que pueden dar como resultado la indemnización por daños y perjuicios, multas e incluso sanciones penales³³. Indiscutiblemente, la piratería y el contrabando son las problemáticas que ocurren con mayor frecuencia³⁴; no obstante, no son los únicos desafíos a los que la moda se expone. En efecto, la internet, las impresoras 3D y las nuevas tecnologías en determinados casos pueden facilitar la afectación de los derechos del designer.

A lo anterior se suma que el legislador andino y el colombiano no previeron reglas específicas para controlar el comercio transfronterizo. En efecto, las reglas concernientes a las medidas en frontera, así como su aplicación por parte de las autoridades aduaneras, muestran que las dificultades se originan por la falta de claridad en el régimen jurídico en cuanto a la definición del objeto a proteger.

Para dar solución a este obstáculo, el legislador andino y el colombiano optaron por hacer remisión a otros derechos de propiedad intelectual, desconociendo así la naturaleza y las reglas específicas que rigen a cada uno de ellos. Las condiciones de fondo para acceder a la protección, el alcance de los derechos del designer, y el establecimiento de limitaciones y de los medios de defensa con los que cuenta reflejan la presencia de un régimen superfluo.

Sin embargo, el Derecho comparado ofrece soluciones. Para definir el alcance de la protección de la moda a través de los “diseños industriales”, Colombia se encuentra orientada por dos influencias. De un lado, puede identificarse la corriente estadounidense, que protege las creaciones de moda por las design patents o patentes de diseño. De otro, se observa el influjo europeo que recurre a los dibujos o modelos industriales.

Las design patents buscan proteger el design nuevo, original y ornamental de un artículo de manufactura³⁵. No obstante, su régimen evoca dificultades de aplicación práctica, pues sus reglas han sido consideradas obsoletas³⁶ y se cuestionan por el costo que tiene que pagar el designer para obtenerla, además de la demora en el tiempo de concesión³⁷. A lo anterior se suma la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Apple v. Samsung³⁸, cuya consecuencia práctica fue la de disminuir el valor del diseño. Como solución a dicho impase, los designers de moda estadounidenses generalmente recurren a las marcas o el trade dress39 para proteger sus creaciones.

Los dibujos y modelos industriales pertenecientes al régimen europeo han presentado una renovación en la materia. En efecto, en el seno de la Unión, se adoptaron instrumentos específicos para proteger las creaciones de la industria de la moda. En ese sentido, resulta necesario indicar que pocos países de la Unión han previsto en sus legislaciones internas una protección específica en favor de ella. Así, Francia se destaca dentro de todos los países de la Unión porque adoptó en su legislación nacional un régimen jurídico que se adapta al dinamismo de la moda.

En ese escenario, las normatividades europea y francesa se convirtieron en la bitácora que orienta a países en vías de desarrollo como Colombia en la definición de un régimen de protección más adecuado para la industria de la moda. Su legislación y evolución jurisprudencial muestran que el régimen jurídico colombiano concerniente a los diseños industriales necesita modificarse y actualizarse.

En ese contexto, la obra tiene por objeto presentar un análisis descriptivo y crítico del estado del arte de la legislación colombiana relativa a los diseños industriales, en donde se identifican los vacíos y dificultades que surgen a su alrededor (Parte I). De la misma manera, analiza las soluciones propuestas por el Derecho europeo, haciendo particular enfásis en el Derecho francés, ricos en aportes para la industria colombiana (Parte II). El análisis conjunto de los dos regímenes contribuirá a orientar al legislador colombiano en la definición de un régimen más adecuado de protección que la industria de la moda colombiana reclama.

PARTE I EL MARCO JURÍDICO COLOMBIANO DE LOS DIBUJOS Y MODELOS DE MODA EN EL DERECHO DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

La industria de la moda en Colombia ocupa un lugar muy importante en el mercado nacional e internacional. Inicialmente, su orientación fue la producción local, a saber, fabricar y vender en su territorio. Sin embargo, nuevas medidas fueron necesarias para poder extenderse más allá de sus fronteras⁴⁰. La presencia de industrias textileras o de desfiles no fue suficiente para que la industria de la moda colombiana fuese competitiva. Así pues, esfuerzos adicionales fueron necesarios, por ejemplo, el desarrollo de plataformas de moda, la creación de revistas especializadas de agencias de moda⁴¹, y, principalmente la promoción del talento y de la creatividad de los diseñadores colombianos.

La moda colombiana se distingue por la fusión de la producción industrial con sus riquezas culturales. El trabajo de creación del diseñador merece entonces un estatus jurídico apropiado. Para ello, es científicamente pertinente analizar el marco jurídico en el cual la moda se integra en Colombia a la luz del régimen de la propiedad industrial y, más particularmente, de establecer su relación con los diseños industriales, porque la moda supone un trabajo permanente de diseño, fuente de innovación y de creatividad.

Con el fin de comprender esa relación, debe precisarse que Colombia forma parte de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN), en virtud del Acuerdo de Cartagena celebrado el 26 de mayo de 1969. Este organismo internacional de integración⁴² se caracteriza por poseer sus propios órganos e instituciones, en los que “los países miembros han trasladado algunas competencias propias de órganos nacionales, o les han otorgado facultades nuevas requeridas para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Cartagena”⁴³.

De ese hecho, la Comunidad Andina de Naciones tiene su propio sistema jurídico supranacional, que se caracteriza por la supremacía, la aplicación inmediata y el efecto directo. Ello significa que el régimen jurídico interno de cada país miembro de la CAN no puede aplicarse y se encuentra suspendido. Los aspectos no regulados por las normas supranacionales y no contrarios a estas últimas constituyen la única excepción y, en ese caso, el sistema jurídico interno de cada país miembro será aplicado⁴⁴.

Ahora bien, en lo que concierne a la propiedad industrial, la Comisión del Acuerdo de Cartagena promulgó la Decisión andina 486 de 2000 o “Régimen común sobre la propiedad industrial”, normatividad que se integra a nuestro régimen jurídico y que ocupa una posición muy importante respecto de la protección de la industria de la moda.

En efecto, esta norma comprende la regulación jurídica de diferentes derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, los diseños industriales, los signos distintivos y la protección al secreto empresarial. En lo que concierne a la protección de aquellas creaciones que apelan a lo bello y lo estético, llama la atención la figura del “diseño industrial”, cuyo objetivo es proteger la forma, la apariencia, de un producto atractivo para el consumidor.

Por tratarse del aspecto exterior y ornamental de un producto, el diseño industrial se revela como una herramienta adecuada que protege a las formas pertenecientes a la industria de la moda. Fue este instrumento el que adoptó el legislador andino con el fin de proteger las creaciones que conjugan lo bello y el aporte arbitrario de aquel que la crea. Así, la concesión de un diseño industrial se encuentra sometida a la aplicación estricta de una serie de condiciones para que el diseñador de moda pueda beneficiarse de la protección esperada (Título I). Cumplidos estos requisitos, el diseñador podrá gozar de todas las facultades previstas en la ley, es decir, las prerrogativas positivas y negativas que componen el núcleo del derecho (Título II).

TÍTULO I CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN

La moda y el design representan la fusión del arte y de la industria⁴⁵. De ese hecho, en Colombia se adoptó la denominación “diseño industrial” para proteger el proceso creativo del diseñador de moda aplicado a la industria cuyo producto innovador está destinado al consumidor final⁴⁶.

Esa denominación tiene como origen la expresión inglesa industrial design, en el que el término design “reenvía simultáneamente a diferentes cosas, prácticas, objetos o gustos según el contexto que la rodea y según se utilice como sustantivo o como adjetivo” ⁴⁷.

Bajo una misma expresión, se quiso incluir las creaciones bidimensionales y las tridimensionales “evitando que haya que distinguir, incluso en la propia denominación, dos figuras que son una y la misma cosa”⁴⁸. De la misma manera, dicha expresión comprende a “los ‘efectos exteriores’ o la ‘textura’ o en el ‘material’ del producto que son difíciles de calificar como dibujos (bidimensionales) o como modelos (tridimensionales)”⁴⁹.

Debido a la amplitud del objeto, la definición del régimen de los diseños industriales no es una tarea sencilla. Dos razones fundamentan esta afirmación: la primera, concierne a la superposición con otros derechos de propiedad industrial y, la segunda, debido a la aplicación de la teoría de la unidad del arte.

La superposición con otros derechos de propiedad intelectual, como las marcas y las patentes, genera problemas de aplicación práctica porque cada uno de ellos obedece a naturalezas y condiciones de fondo diferentes que no son totalmente compatibles con los diseños industriales⁵⁰.

A esa dificultad se suma la aplicación de la teoría de la “Unidad de Arte”, a saber, que un diseño industrial pueda beneficiarse de manera simultánea de la protección del derecho de autor y de la de los diseños industriales. El efecto práctico de esa regla se traduce en el hecho que “si el creador de un diseño industrial procede al registro se beneficiará de la protección específica del derecho de los diseños industriales, pero podrá también actuar de manera cumulativa sobre el fundamento del derecho de autor en el evento en que el titular no haya procedido a ningún registro”⁵¹.

Al respecto, la Decisión andina guarda silencio; sin embargo, la sección primera del Consejo de Estado señaló que “puede coexistir la protección de las obras de arte a través del derecho de autor y de la propiedad industrial”⁵². Lo anterior quiere significar que las obras de artesanía pueden beneficiarse de la protección que emana del derecho de autor, a través de la obra de arte aplicado o de la propiedad industrial mediante la figura de los diseños industriales, siempre que cumplan los requisitos dispuestos para cada normatividad.

Ahora bien, el alcance de la teoría de la unidad de arte no es total por cuanto “los campos respectivos de los dos derechos no coinciden totalmente”⁵³. Así, por ejemplo, las creaciones de la moda que surgen del diseño moderno, como los ecodesigns⁵⁴, o textiles inteligentes, no podrían beneficiarse simultáneamente de esos dos derechos. En efecto, esta clase de creaciones obedece fundamentalmente a consideraciones de orden técnico cuyo ámbito de protección escapa al derecho de autor⁵⁵.

En suma, la superposición de los derechos de propiedad intelectual y la aplicación de la teoría de la unidad de arte vuelven compleja la definición del estatus jurídico de los diseños industriales.

La legislación andina, sin embargo, quiso establecer un ordenamiento autónomo e independiente para estos últimos; en ese sentido, su fuente de regulación se encuentra prevista en el título V de la Decisión andina 486 de 2000. El régimen contiene 3 capítulos y una cláusula de reenvío al título II relativo a las patentes, que tiene por objetivo completar aquello que no está previsto en el título V.

La Decisión andina 486 evolucionó en cuanto a su objeto de protección y extendió su campo de aplicación a las creaciones de la industria de la moda. Justamente, al observar decisiones anteriores, es decir, la 311 y la 344, podemos constatar que no cabía protección alguna a través de los diseños industriales⁵⁶.

Ahora bien, la Decisión andina 486 se orientó hacia la protección del aspecto exterior de un producto, el cual puede resultar de la “reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”⁵⁷.

De esa manera, tenemos un objeto bastante amplio, en donde las creaciones de la moda y sus accesorios pueden acceder a la protección. Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), autoridad encargada de velar por el respeto de la propiedad industrial, ha señalado que “el diseño de indumentaria o sus accesorios son productos cuya forma cambia constantemente y son susceptibles de protegerse mediante el registro del Diseño Industrial”⁵⁸.

Númerosas prendas de vestir han sido protegidas por este instrumento. A título de ejemplo, la marca Adidas es la propietaria de un diseño industrial de la camiseta del equipo de fútbol de la selección Colombia⁵⁹. Igualmente, la Fuerza Aérea colombiana es la titular de un diseño industrial de una chaqueta femenina⁶⁰. La chaqueta de un chef con un diseño particular⁶¹, la parte superior de un calzado⁶² o un anillo fueron protegidos por esta figura⁶³, entre otros.

La apariencia vertida en la forma de un producto deberá ser perceptible por el sentido de la vista, pues su protección reside en el “aspecto exterior” de un producto. Ello quiere significar que el diseño industrial debe ser visible cuando es utilizado.

El Tribunal Andino de Justicia (en adelante TAJ) se orientó en ese sentido al señalar que “las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisionomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan sólo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisionomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industial, es decir, a un producto con utilidad industrial”⁶⁴.

Los aspectos descritos anteriormente son de gran importancia para la protección de la moda, del hecho de que la industria engloba la utilización de diferentes materias primas de origen natural o químico que “son el objeto de operaciones sucesivas de transformación industrial que dan como resultado diferentes tipos de productos de uso final”⁶⁵. En efecto, las creaciones de la moda son generalmente el resultado de la combinación de líneas, colores, configuraciones o texturas que pueden condensarse en formas bidimensionales o tridimensionales.

Así, las creaciones que resultan de la fusión o de reunir conceptos, estilos y tendencias que pretenden ser atractivas para los consumidores, encuentran en el diseño industrial un instrumento apropiado de protección. El diseñador, entonces, puede escoger proteger toda la gama de productos o de componentes claves que le permiten diferenciarse de otros modelos que podrían aplicarse a otros productos.

Ahora bien, para que el diseñador pueda proteger la apariencia del producto, como relojes, joyas, accesorios y todo aquello que compone un vestido, deberá responder a ciertas condiciones de fondo (capítulo I) y de forma (capítulo II), de acuerdo con el sistema jurídico andino.

CAPÍTULO 1 CONDICIONES DE FONDO

Con el fin de evitar que la protección de los diseños industriales sea arbitraria o abusiva, la legislación andina previó condiciones de fondo que el diseñador deberá respetar para poder amparar su creación, pues su concesión supone un monopolio o un ius excludendi alios. En consecuencia, todo competidor deberá solicitar una autorización para poder incorporar o utilizar el diseño protegido en sus propias creaciones.

En ese contexto, para que el diseño industrial sea protegido, el diseñador deberá crear objetos de moda innovadores (sección 1), es decir, “nuevos”, respecto del estado del arte. Las creaciones de moda deberán también reflejar el “aporte arbitrario” de sus creadores (sección 2). Reunidas esas condiciones, el diseño de moda podrá entonces ser protegido por el régimen jurídico andino de los diseños industriales.

SECCIÓN 1. LA NOVEDAD

“Existe la constumbre de considerar la moda como una renovación de formas dictada por los ritmos de temporada”⁶⁶. La moda supone un proceso creativo constante, las fuentes de inspiración utilizadas por los diseñadores son diversas y variadas. Ellos viajan generalmente a diferentes países, estudian las materias primas, y observan la calle a través de sus costumbres y tradiciones con el fin de crear vestidos y accesorios nuevos⁶⁷. La moda no es solamente industria o instalaciones, es también creación, investigación y desarrollo, es decir, innovación⁶⁸.

Esa afirmación refleja las dificultades que la industria de la moda enfrenta para determinar si un artículo responde al concepto de innovación. Desde la perspetiva de la propiedad industrial y de los diseños industriales, se ha señalado que una creación de la moda será innovadora siempre que sea nueva. Lo que se tutela entonces no es el acto de creación en sí, sino el aporte de algo novedoso al estado del arte. En efecto, los diseños industriales van a enriquecer el patrimonio de formas comprendidos en el campo de las innovaciones estéticas y ornamentales.

El derecho se concede a aquel que presente en primer lugar la solicitud de registro, y además es necesario que la forma cuya protección se pretende sea novedosa. “La misión del diseñador consiste en elaborar modelos inéditos, a lanzar regularmente nuevas líneas de vestidos que, idealmente, revelan el talento singular, reconocible e irreprochable” ⁶⁹.

La novedad puede apreciarse en relación con el objeto o el sujeto. Será objetiva cuando se analiza en consideración con el estado del arte, es decir, de “todo aquello que es accesible al público por una descripción escrita u oral. Utilización, comercialización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación”⁷⁰ de la solicitud de registro del diseño industrial.

Será subjetiva si se estudia en consideración al interés de un sujeto⁷¹. Por ejemplo, imaginemos una chaqueta que se caracteriza por un corte asimétrico sobre los brazos con una textura rugosa en las mangas. Si se analiza a la luz de la novedad objetiva, deberán observarse las otras chaquetas existentes que tengan esa misma forma asimétrica con textura sobre las mangas con el fin de determinar si ofrece algo nuevo a las formas existentes. Al contrario, si se estudia de manera subjetiva, a saber, en el interés de un sujeto, la novedad será evaludada teniendo en cuenta el esfuerzo creativo del inventor y no del producto en sí mismo. Esa noción ha engendrado dificultades porque se asimila a la noción de “originalidad” propia del derecho de autor⁷². Sin embargo, novedad y originalidad son conceptos diferentes y deben analizarse de manera separada. La originalidad tiene por objeto analizar la personalidad del autor reflejada en la obra. La novedad es un criterio diferente, porque fundamentalmente es objetiva⁷³.

La novedad también puede analizarse de manera absoluta o relativa. Será absoluta si el acto de creación intelectual “no está comprendido en el estado del arte, sin ninguna limitación espacial o temporal”⁷⁴. Será relativa si su estudio se limita temporal o espacialmente.

Ahora bien, en materia de diseños industriales, el criterio de novedad escogido por el legislador andino es el de la novedad objetiva. En consecuencia, supone “un cambio en el producto sobre el cual se ha aplicado, otorgándole una apariencia diferente”⁷⁵.

El TAJ⁷⁶ y la SIC⁷⁷ de manera insistente han señalado que la novedad que se aplica en esta área es la novedad objetiva y absoluta. En el mismo sentido, el Consejo de Estado recordó la necesidad de que el diseño industrial sea nuevo de manera absoluta para que pueda ser amparado por el régimen jurídico colombiano⁷⁸.

El artículo 115 de la Decisión andina 486 se orienta en ese sentido al señalar:

Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Puede constatarse que el artículo 115 establece una regla general consistente en que solamente serán protegidos los diseños industriales que sean nuevos⁷⁹. Establece un corolario al definir que los diseños industriales que son accesibles al público en cualquier lugar o momento no serán novedosos⁸⁰. Entonces, el alcance de la definición de novedad es similar al de las patentes, lo cual conduce a afirmar que existe una superposición del régimen de las patentes en los diseños industriales⁸¹.

Aplicar este concepto a la industria de la moda significa que serán considerados como nuevos los artículos de moda que resultan de la creación de cualquier cosa que no existe en el mundo al momento de presentar la solicitud de registro. Sin embargo, por la naturaleza cambiante y efímera de la moda, la novedad así concebida tiene una aplicación compleja. Como se mencionó, esta industria resulta de tendencias y estilos que motivan a los diseñadores a innovar estéticamente en sus colecciones y productos durante cortos períodos.

Así pues, el cuestionamiento reside en el hecho de determinar cuándo una creación de la moda es novedosa. Para dar respuesta a este interrogante, la doctrina coincide en el hecho de que la novedad puede surgir de la combinación de elementos existentes o conocidos⁸².

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado y del TAJ guarda silencio en lo relacionado con los diseños industriales. Sin embargo, la doctrina ha indicado que la novedad surgirá del resultado de unir diferentes elementos ya conocidos, para producir un conjunto diferente⁸³. No deberá tratarse de una simple yuxtaposición de medios conocidos que pueden subsistir de manera propia e independiente⁸⁴.

Al analizar la base de datos de la SIC, se constata que la novedad de diferentes creaciones de la industria de la moda emana de la combinación de elementos conocidos que da como resultado una cosa diferente que no existe en el estado del arte. Así, por ejemplo, la camiseta del equipo de la selección Colombia fue considerada nueva porque aunque se trata de una forma de camiseta común, el corte a nivel del cuello, la disposición de las mangas, y las rayas y los colores en su conjunto hacen que el conjunto sea novedoso.

ILUSTRACIÓN 1 CAMISETA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA⁸⁵⁻⁸⁶

En el mismo sentido, la trenza fijada sobre una camiseta es nueva toda vez que el diseño en sí mismo difiere del que existe en el patrimonio común de los diseños.

ILUSTRACIÓN 2. ESTAMPADO DE TRENZA⁸⁷

En resumen, la novedad de las creaciones de la industria de la moda resultará de creaciones únicas no existentes al momento de presentar la solicitud de registro, o de la combinación de elementos existentes cuyo resultado se traduce en un vestido o un accesorio diferente. En consecuencia, el flujo constante de estilo y de todas las mejoras aportadas a los productos existentes hace que los diseños de moda sean innovadores y atractivos para el consumidor.

Sin embargo, cuando un diseñador presenta una solicitud de registro de un diseño industrial, la SIC debe examinar y determinar si la creación per se es innovadora. Para ello, analizará el estado del arte (parágrafo 1) y evaluará las diferencias secundarias del diseño a proteger (parágrafo 2).

§ 1. EL ESTADO DEL ARTE

El régimen andino establece que un diseño industrial nuevo es aquel que no se encuentra comprendido en el estado del arte, es decir, que no haya sido acceible al público por cualquier descripción oral o escrita, o utilización, comercialización o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño industrial o de la prioridad reivindicada.

De lo expuesto, y como lo prevé el título V de la Decisión andina 486 de 2000, el estado del arte está determinado en función del criterio de accesibilidad que refuerza el carácter absoluto de la novedad.

Esa noción tiene como característica presentar un campo de aplicación más amplio porque, en principio, cualquier acto de circulación al público de productos que incorporan el diseño industrial puede afectar su novedad⁸⁸. En consecuencia, las descripciones escritas u orales, y toda forma de utilización o comercialización hecha del diseño de moda antes de la presentación de la solicitud del registro forman parte del estado del arte que será tenido en cuenta por la SIC al momento de examinar la novedad del diseño industrial solicitado.

El análisis del estado del arte en el sector de la moda es complejo porque generalmente los diseñadores de moda, con la intención de llegar al mercado, difunden frecuentemente sus diseños en catálogos, desfiles de moda, concursos de diseño, ferias, show-rooms, salones de exposición o la internet. El cuestionamiento es el de considerar si esas divulgaciones hacen parte del estado del arte capaz de destruir la novedad.

Para dar solución a ese impase, es necesario identificar la naturaleza de las divulgaciones, a saber, si se conciben como una anterioridad capaz de afectar la novedad (A), o, al contrario, pese a que se trata de una anterioridad, no afecta la novedad por cuanto se trata de una divulgación permitida (B).

A. LAS ANTERIORIDADES

Es claro que las creaciones de moda y sus accesorios se caracterizan por no surgir ex nihilo. Nacen a partir de una “norma o tendencia que sigue la mayoría de diseñadores”⁸⁹. “Existen millones de anterioridades en todos los dominios de la moda de las que pueden inspirarse como fuente de creación”⁹⁰. La anterioridad analizada bajo el concepto de novedad absoluta y universal hace referencia a que el diseño industrial fue accesible al público antes de presentar la solicitud de registro. El conocimiento por el público de aquellos puede surgir del dominio público o porque ya había sido divulgado⁹¹.

La anterioridad destructora de la novedad deberá surgir de manera directa o indirecta del estado del arte⁹². Su análisis comenzará a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño o de la reivindicación de prioridad⁹³. Así pues, la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la reivindicación de prioridad juega un rol fundamental porque va a determinar a partir de qué momento los jueces de fondo deben analizar su efecto destructor⁹⁴.

Ahora bien, la anterioridad destructora de novedad debe ser de toda pieza. Deberá surgir de “una misma divulgación, teniendo en cuenta que no es posible combinar diferentes fuentes de referencia” ⁹⁵, es decir, que debe “utilizar los mismos medios o elementos” o la combinación de aquellos y dar como resultado el mismo diseño industrial. Si existe una combinación de anterioridades o de aplicaciones diferentes que no presentan el mismo resutado, ésta no tendrá ningún efecto sobre la novedad del diseño industrial porque no es idéntica o de toda pieza”⁹⁶.

“La anterioridad debe ser susceptible de ser conocida por el público” ⁹⁷. La SIC precisó que la existencia de la anterioridad permite inferir que hay un conocimiento generalizado del diseño industrial; sin embargo, no califica al público destinatario que debe conocerla. En ese contexto y del hecho del carácter absoluto de la novedad, significa que el conocimiento es de carácter general en cuanto al público sin una cualificación especial del mismo⁹⁸.

Debe ser cierta y probada, es decir, no debe tener ninguna duda respecto de la anterioridad que pretende hacer valer y que puede afectar la novedad⁹⁹. La SIC cuando controla la novedad exige que la prueba no sea equívoca, es decir, que sea cierta¹⁰⁰. Así, esta oficina evalúa cuidadosamente la fecha fijada sobre el instrumento de prueba, el cual debe ser anterior a la fecha de presentación del diseño industrial.

Para acreditar la falta de novedad, por ejemplo, no es suficiente presentar la copia simple del catálogo sin fecha. Como su nombre lo indica, deberá ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro para tener efectos destructores de la novedad del diseño industrial presentado¹⁰¹. Ello quiere significar que, para la SIC, establecer la fecha de publicación del catálogo o de la fotografía es esencial.

Debe anotarse que las pruebas de la anterioridad no se limitan únicamente en la existencia de catálogos o de documentos físicos. En efecto, internet y las nuevas tecnologías permiten la reproducción fácil de los diseños industriales, pues se caracterizan por “la instantaneidad de la información y de la imagen, transformando la moda en una experiencia universal”¹⁰².

En el marco de la legislación colombiana, el principio de equivalentes funcionales tiene aplicación¹⁰³. Los documentos electrónicos pueden presentar los mismos niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, brindan mayor confianza y rápidez, particularmente en relación con la identificación del origen y del contenido de los datos, visto que son aplicables las exigencias técnicas y jurídicas prescritas por la ley¹⁰⁴.

En ese sentido, la SIC, cuando analiza el examen de novedad, también admite como prueba válida para destruir la novedad, la reproducción hecha a través de una página web del diseño solicitado. Al respecto, es rigurosa y establece que la publicación de esas páginas debe tener una fecha cierta para determinar si puede destruir la novedad¹⁰⁵. Esta oficina es clara en señalar que el simple hecho de imprimir la página web no permite confirmar con certitud la fecha de publicación. Así, por ejemplo, la prueba de la publicación de imágenes de vestidos acompañados del símbolo del copyright y del año no es admitida, pues no existe certitud de que la imagen haya sido publicada en el año de impresión establecido¹⁰⁶.

La SIC también puede considerar como anterioridad las oposiciones que presentan terceros que pretenden hacer valer un mejor derecho respecto del diseño industrial solicitado¹⁰⁷. Sin embargo, se encuentra obligada a analizar las pruebas que apoyan la oposición, es decir, si se presentan documentos como catálogos, revistas o páginas web, su fecha de publicación deber ser cierta¹⁰⁸.

En suma, la anterioridad destructora de novedad deberá reunir esas características con el fin de que la protección no se conceda al diseño industrial. Ahora, “la creación, la renovación permanente de la oferta, las actualizaciones propuestas por las cadenas especializadas o aun el marketing son elementos clave para seducir al consumidor¹⁰⁹”. De ese hecho, los diseñadores de moda comienzan a divulgar sus creaciones. El legislador, consciente de ese tipo de comportamientos sobre el mercado, estableció que existen ciertas divulgaciones permitidas que no afectan la novedad (B).

B. LAS DIVULGACIONES PERMITIDAS

En sentido amplio, la divulgación hace referencia al fenómeno en virtud del cual el diseñador permite conocer al público sus creaciones por sus propios medios. Esta clase de comportamientos se conoce como la “autodivulgación”, es decir, el diseñador mismo es el que publica su diseño de moda. El legislador andino guardó silencio sobre el particular; sin embargo, con el fin de completar el régimen de los diseños industriales, existe una remisión al artículo 17 de la decisión andina 486 sobre las patentes¹¹⁰, que prevé:

Artículo 17- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Aplicada esta regla a los diseños industriales, significa que la divulgación hecha por el diseñador en el año anterior a la solicitud de registro o de la prioridad reivindicada, no destruirá la novedad. Al respecto, la SIC ha señalado que si la divulgación excede más del año “entre la publicación del diseño industrial en una revista o en cualquier medio de divulgación, y el día de la solicitud, perderá su novedad (según la ley) y no podría ser protegido”¹¹¹.

Las divulgaciones hechas por el causahabiente del diseñador, por ejemplo, un mandatario o un licenciatario, al igual que las realizadas por error por la Superintendencia al publicar una solicitud de registro sin haber verificado previamente el cumplimiento de los requisitos de forma, se benefician de la aplicación de esta norma evitando la destrucción de la novedad. La norma en cita finaliza indicando que, en el caso en que toda persona que lo divulgue y que tuviera conocimiento de manera directa o indirecta del diseño industrial, la novedad tampoco podrá ser destruida.

Ahora bien, los diseñadores de moda, con el propósito de hacerse conocer, pueden divulgar la información a un círculo cerrado de personas; en ese evento, el cuestionamiento será el de saber si esa divulgación podría destruir la novedad. Para ello, debe hacerse una distinción, pues si se trata de personas respecto de las cuales la divulgación es necesaria por razones de orden funcional, es decir, que se trata de personas que están sujetas a un contrato de trabajo, el legislador colombiano, en el Código de Trabajo, establece en cabeza de ellos un deber de confidencialidad¹¹². En ese sentido, la divulgación realizada por esas personas, debido a que están vinculadas por un deber general de confidencialidad, no presenta un efecto destructor.

Además, si nos encontramos en el caso de un contrato de prestación de servicios, el diseñador deberá adoptar las medidas pertinentes con el fin de que la divulgación no sea destructora de la novedad, es decir, que deberá firmar un acuerdo de confidencialidad para que la divulgación no comporte consecuencias negativas hacia el diseñador. En caso contrario, ello podrá destruir la novedad y no se podrá beneficiar de los diseños industriales. Al respecto, Jean Christophe Galloux precisó: “el envío de muestras a futuros clientes, sin adoptar la precaución de enviarles un documento con la rúbrica de secreto es una divulgación pertinente. Al contrario, es impertinente la divulgación realizada con la mención de ‘confidencial’”¹¹³.

Las divulgaciones permitidas por la legislación andina benefician al diseñador de moda porque justamente es gracias a ellas que puede hacer conocer su trabajo en el plano local e internacional.

En suma, para que las creaciones intelectuales del sector de la moda puedan beneficiarse de la protección de los diseños industriales, deben ser innovadoras. En razón del carácter absoluto y universal de la novedad adoptada por el legislador andino, su aplicación práctica es compleja porque, como se ha señalado, las creaciones de la moda no nacen ex nihilo, sino que provienen de creaciones preexistentes.

El análisis de la novedad supone identificar el estado del arte, es decir que el diseño industrial solicitado será estudiado sobre la base de anterioridades previas. Ello significa que no deberán existir creaciones idénticas al diseño solicitado. Esa regla se aplicará siempre que no exista una “autodivulgación”, y esta última deberá efectuarse en el período de gracia previsto en la ley para que no destruya la novedad.

Del análisis expuesto, pareciera que la novedad se analiza únicamente sobre la base del estado del arte. La legislación andina ha agregado otro elemento a considerar: las diferencias secundarias (parágrafo 2). Su estudio tiene por objeto determinar si una creación de la moda es innovadora y puede ser tutelada por el régimen jurídico andino.

§.2. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS

Crear una pieza de moda “original” en el mercado es el objetivo de todo diseñador. Sin embargo, en este pueden identificarse creaciones de moda que se parecen o reproducen otras preexistentes. La coexistencia de las piezas de moda “únicas” con otras similares permite observar otro problema en el sector: la copia o imitación¹¹⁴.

Generalmente, esa práctica es rechazada por los diseñadores de moda, porque ello constituye un freno a la innovación. Para otros, la copia y la imitación de artículos de moda favorece la innovación en ese sector¹¹⁵. Esas posiciones evocan numerosos interrogantes, a saber, ¿cuándo estamos en presencia de un objeto nuevo, de uno copiado o imitado, y cuándo puede ser protegido por el régimen de los diseños industriales?

Para dar respuesta a este interrogante, la legislación andina estableció el concepto de “diferencias secundarias” para proteger las creaciones de moda verdaderamente innovadoras.

Pese a que se encuentran mencionadas en el régimen andino, no son definidas. En efecto, el artículo 115 prevé que un diseño industrial no es nuevo por el hecho de que presente diferencias secundarias respecto de creaciones anteriores o porque hace referencia a productos diferentes.

Así pues, no es suficiente que un diseño industrial no esté comprendido en el estado del arte, sino que adicionalmente no debe presentar diferencias secundarias en relación con las creaciones preexistentes¹¹⁶.

En el mundo de la moda, la determinación de las diferencias secundarias respecto de las anterioridades tiene como objetivo establecer si se trata de “una copia idéntica de un diseño industrial preexistente o de la participación en una tendencia común”¹¹⁷. En consecuencia, “la copia de un diseño debe apreciarse bajo un ángulo diferente de otras formas de relación que pueden existir entre diseños industriales conocidas bajo el nombre de inspiración, adaptación, homenaje, referencia, combinación o fusión”¹¹⁸.

Ahora, debido a que las diferencias secundarias no han sido definidas por el régimen andino, la jurisprudencia ha dotado de contenido esta noción. En ese sentido, el TAJ ha precisado este concepto por su opuesto, es decir, las “diferencias sustanciales” (A) cuyo análisis se efectuará en cada caso concreto. Adicionalmente, su estudio supone un proceso de apreciación de los diseños industriales existentes con el fin de establecer si son verdaderamente innovadores (B).

A. LAS DIFERENCIAS SUSTANCIALES

Este concepto hace referencia a la contribución sustancial realizada por el diseñador de moda con su diseño industrial para diferenciarlo de creaciones preexistentes. Ello supone que el nuevo diseño otorga “valor agregado al producto en su apariencia estética, para que las diferencias sean juzgadas sustanciales” ¹¹⁹.

Al respecto, la SIC ha establecido que si estamos en presencia de diferencias consistentes en “detalles ornamentales no sustanciales que no pueden modificar la impresión general del nuevo diseño industrial solicitado”¹²⁰, estaremos frente a diferencias secundarias que afectan la novedad del diseño solicitado. Por ejemplo, si la creación cuya protección se pretende, presenta en relación con las existentes los mismos detalles geométricos, los mismos trazos característicos, con forma idéntica, disposición y proporción, entonces, estaremos en presencia de diferencias secundarias.

Ahora bien, para que la creación de moda sea innovadora, deberá presentar también diferencias sustanciales con las creaciones preexistentes, es decir que no deberá imitarlas o ser similares. La SIC ha establecido que las similitudes o imitaciones pueden juzgarse como diferencias secundarias que pueden afectar la novedad.

A título de ilustración, algunos casos permiten observar el análisis de los casos que han sido sometidos al conocimiento de la SIC. Se observa, por ejemplo, que el diseño de un papel no fue considerado novedoso por cuanto no tenía diferencias sustanciales que permitieran diferenciarlo de las creaciones preexistentes, pues presentaba los mismos detalles geométricos que la anterioridad.

ILUSTRACIÓN 3 SOLICITUD DE REGISTRO FORMATO PARA PAPEL¹²¹

ILUSTRACIÓN 4 LA ANTERIORIDAD FORMATO SOBRE PAPEL¹²²

En la misma orientación, el diseño de un pantalón no fue concedido por cuanto presentaba diferencias secundarias respecto de las anterioridades.

ILUSTRACIÓN 5 SOLICITUD DE REGISTRO DE UN PANTALON¹²³

ILUSTRACIÓN 6 ANTERIORIDAD DEL PANTALÓN¹²⁴

Igualmente, el diseño de una chaqueta. No fue considerada nueva porque presentaba diferencias secundarias respecto de las anterioridades. En ese caso, la disposición de colores o la capucha no fueron consideradas como diferencias sustanciales que le permitieran beneficiarse de la protección.

ILUSTRACIÓN 7 SOLICITUD DE REGISTRO CHAQUETA¹²⁵

ILUSTRACIÓN 8 ANTERIORIDAD DE LA CHAQUETA¹²⁶

Sin embargo, no se presentó la misma situación respecto de un diseño de botas. En criterio de la SIC, la solicitud era novedosa por cuanto presentaba diferencias sustanciales, como se observa a continuación:

ILUSTRACIÓN 9 SOLICITUD DE REGISTRO DE BOTAS¹²⁷

De las decisiones de la Superintendecia se observa que en algunos casos el análisis de las diferencias sustanciales es más riguroso que en otros.

Ahora, los diseñadores de moda recurren a la gestión de la diferencia para reinterpretar, cambiar, mezclar y transformar, y se resisten a la réplica de creaciones prexistentes¹²⁸. Ese aspecto permite analizar la moda como un sector creativo e innovador. Frecuentemente, los bienes que hacen parte de una misma tendencia no son necesariamente copias idénticas o similares. Pueden resultar del esfuerzo de conocer la necesidad de los consumidores para obtener un producto que se diferencie pese a las tendencias y estilos compartidos¹²⁹.

Los diseñadores de moda, en consecuencia, “pueden pretender imitar a alguien sin forzosamente querer imitarlo. Ello debido a que la copia supone un proceso literal y directo cuyo objetivo es el de obtener una réplica del original”¹³⁰. Es así como “el prestámo” es bien conocido en esta industria y contribuye generalmente a la innovación, en donde el diseñador buscará reinterpretar las creaciones anteriores con el fin de crear nuevos diseños industriales¹³¹.

El estudio de diferencias secundarias en el mundo de la moda hace que el criterio de novedad sea más exigente y difícil de aplicar porque para proteger un diseño similar a otro existente, este último deberá presentar diferencias sustanciales que le permitan diferenciarse pese a los trazos comunes.

La determinación de la novedad a partir de las diferencias secundarias de un diseño de moda es un trabajo complejo realizado por el juez de fondo. Para ello, él deberá analizar cada caso concreto y efectuará un proceso de comparación entre el diseño solicitado y los existentes en el estado del arte (B).

B. EL MÉTODO DE EVALUACIÓN

Para identificar si un diseño industrial similar a otro es novedoso, el examinador deberá realizar un estudio comparativo y objetivo con el fin de identificar si las diferencias encontradas son pertinentes para permitirle diferenciarse de las anterioridades.

El proceso ante la SIC supone efectuar una comparación rigurosa entre el diseño solicitado y las anterioridades más próximas. Para hacerlo, el examen de comparación sigue varias etapas. Inicialmente, la oficina de propiedad industrial procederá a la identificación del diseño industrial solicitado en el esquema del estado del arte, es decir, observará los diseños idénticos o similares. Luego, efectuará la comparación teniendo en cuenta la impresión general del diseño solicitado con aquellos que se encuentran en el estado del arte. Ello significa que deberá ser evaluado en su conjunto y no por pieza o fracción.

Si el resultado del proceso de comparación conduce a que la impresión en conjunto de los diseños solicitados se diferencia de otros, significa que serán considerados nuevos y se beneficiarán de la protección por cuanto presentan diferencias sustanciales¹³².

Esas reglas de comparación surgen de la interpretación realizada por el Tribunal Andino de Justicia¹³³. Para establecer ese método de evaluación, esta Corte extendió la aplicación de ciertas reglas propias del derecho de marcas a los diseños industriales. Para ello utilizó los criterios de evaluación enunciados para las marcas tridimensionales con el fin de determinar si entre los diseños industriales en conflicto existen diferencias secundarias que puedan afectar la novedad¹³⁴.

En materia de signos tridimensionales, el TAJ precisó que la comparación entre ellos deberá estar fundada en los elementos que aportan distintividad, como las formas de design, los relieves y trazos característicos del producto que lo incorpora. En ese caso, si el signo solicitado es distintivo con base en los elementos mencionados, podrá ser registrado y podrá coexistir con otros signos tridimensionales en el mercado, y no existirá riesgo de confusión para el consumidor en cuanto a su origen comercial.

Ahora bien, esas reglas presentan una importancia particular en el dominio de los diseños industriales porque la jurisprudencia del TAJ y del Consejo de Estado insisten en la aplicación de las reglas de marcas tridimensionales para identificar la novedad de los diseños industriales¹³⁵. Ambos jueces aplican el método de evaluación mencionado a las solicitudes de diseños industriales similares y a los de marcas tridimensionales similares a un diseño industrial protegido¹³⁶.

Aplicado este método de evaluación a las creaciones de moda, significa que en el caso de la solicitud de registro de un diseño de moda similar a otro existente en el estado del arte o ya protegido, este deberá presentar un carácter distintivo en las formas de design, los relieves y los trazos característicos que permitirán concluir que es nuevo porque presentan diferencias sustanciales.

Finalmente, el examinador deberá tener en consideración la opinión del consumidor respecto de los productos de moda. El TAJ recordó numerosas veces que las diferencias sustanciales se definirán teniendo en cuenta la impresión general producida en el círculo interesado del público consumidor¹³⁷. Precisó que era el “consumidor medio” el que representaba dicho círculo¹³⁸.

Aunque en materia de diseños industriales el “consumidor medio” no ha sido definido, en materia de marcas sí lo ha sido, entendiéndose por este como el consumidor común de ciertos tipos de productos, cuyo conocimiento y percepción son ordinarios¹³⁹. El TAJ ha diferenciado, sin embargo, los productos de consumo selectivo, indicando que en este caso el grado de conocimiento es mucho más alto que el del consumidor común. En ese sentido, indicó que tratándose de productos de alta costura, el grado de atención del consumidor es mucho mayor puesto que se trata de un producto de consumo selectivo¹⁴⁰.

Así pues, si el diseño solicitado despierta en el consumidor medio una impresión diferente y que además lo encuentra atractivo, las diferencias ahora son consideradas sustanciales, permitiendo que el diseño se considere novedoso¹⁴¹. De manera contraria, si el consumidor medio se muestra indiferente respecto de la adquisición del diseño solicitado con los existentes en el estado del arte, el diseño solicitado presentará diferencias secundarias, pues no será nuevo.

En suma, la novedad es una condición de fondo que deben satisfacer las creaciones del sector de la moda para beneficiarse de la protección. Su estudio supone identificar el estado del arte que comprende todas las anterioridades y divulgaciones susceptibles de afectar el carácter novedoso del diseño industrial.

Satisfacer ese criterio en la moda es bastante complejo porque ese sector se nutre de creaciones preexistentes. Diferenciar las creaciones “únicas” u “originales” de aquellas similares a las preexistentes no es una labor sencilla. En este último evento, la legislación y el Tribunal andino han establecido que solo las creaciones que presentan diferencias sustanciales con otras preexistentes podrán beneficiarse de la protección.

Determinar esos elementos es una tarea compleja para el juez de fondo porque ello supone un proceso de evaluación. Para ello, la opinión del consumidor de moda es fundamental porque permitirá determinar si la creación es innovadora. Sin embargo, el sistema jurídico andino prevé que además de la novedad, el diseño industrial debe respetar otra condición de fondo: el aporte arbitrario.

SECCIÓN 2. EL APORTE ARBITRARIO

Las tendencias de la moda y el diseño moderno conducen a integrar y fusionar en un solo elemento lo bello y lo práctico. Es así que las creaciones provenientes de esta industria pueden verse limitadas por condiciones o exigencias técnicas. Ahora, “que una cosa sea útil, no consituye un obstáculo para que sea considerada bella”, a saber, “lo bello y lo útil pueden coincidir en un mismo objeto”¹⁴². En efecto, la montura de un par de gafas que permite tener un mejor refuerzo del cristal puede tener un bello design integrado que hace que el objeto sea más atractivo a los ojos del consumidor, o unos guantes en cuero que utilizan un textil particular que permite protegerse del frío durante el invierno pueden presentar una apariencia estética importante que motiva la decisión del consumidor.

De la misma manera, y más recientemente con el desarrollo del internet de las cosas que se integran al mundo de la moda con las “wearable technologies” o las “tecnologías portables”, por ejemplo, las gafas de Google o el reloj inteligente de Adidas, permiten reafirmar que lo bello y lo estético no son nociones excluyentes entre sí.

El sistema jurídico parece ser claro respecto de las creaciones intelectuales, a saber, que el objetivo del diseñador en el sector de la moda es convertir a las creaciones ornamentales o estéticas atractivas para el consumidor. Así, la definición del aporte arbitrario del diseñador es importante para determinar la viabilidad de la protección (parágrafo 1). Ello supone el análisis de elementos estéticos y técnicos que componen una misma creación, entonces, el juez de fondo debe efectuar un proceso de evaluación que tiene por efecto delimitar el régimen jurídico aplicable (parágrafo 2).

§. 1. LA DEFINICIÓN DEL APORTE ARBITRARIO

Nuevas ideas surgen con la posibilidad de cambiar la noción de vestirse¹⁴³. La innovación y el espíritu de diferencia hacen que el designer de moda deba estar preparado para fusionar varios elementos como el estilo, la tecnología, la moda y el design que se inscriben en la producción industrial. El resultado de ese proceso se traduce en una apariencia atractiva para el consumidor, quien antes de comprar se encuentra seducido por la forma de un objeto¹⁴⁴.

El aporte arbitrario, entonces, tiene como objetivo indicar que lo que es protegido es el aspecto exterior o la estética de un producto. La apariencia de un producto tiene, en consecuencia, una importancia considerable en el design de la moda, al punto de convertirse en un instrumento de seducción y de persuasión que se proyectará en diferentes estadios de la comercialización de un producto.

Al igual que la novedad, la legislación andina ha establecido esta condición de fondo de manera negativa. Así, ha dispuesto que para que un diseño industrial sea protegido, la apariencia particular no debe cambiar la finalidad del producto. En efecto, los artículos 113 y 130 de la Decisión andina establecen:

Artículo 113- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (resaltado fuera de texto).

Artículo 130- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador (resaltado fuera de texto).

Esas reglas tienen por objeto recordar que lo que debe ser protegido a través del diseño industrial es la apariencia del producto y no su funcionalidad. Al respecto, la legislación andina estableció que la apariencia protegida del diseño industrial no debe estar dictada “exclusivamente” por consideraciones técnicas o por la realización de una función técnica (A), porque el instrumento previsto por el sistema jurídico para ese efecto es el modelo de utilidad (B).

A. LA FUNCIONALIDAD

Ni el sistema jurídico andino ni la jurisprudencia del TAJ han definido el término “funcionalidad”. Esta responde a la pregunta de saber ¿para qué sirve un objeto? Desde el punto de vista jurídico, la funcionalidad es una cuestión de hecho que se analizará en cada caso concreto y que el juez de fondo debe evaluar.

Con el fin de identificar regímenes de protección autónomos e independientes de propiedad intelectual, la legislación andina escogió el diseño industrial como instrumento de protección de las creaciones estéticas u ornamentales, y al modelo de utilidad para las creaciones técnicas.

Al respecto, el TAJ ha señalado que, a la luz del artículo 113, el conjunto de líneas y la combinación de colores solamente deberán tener una finalidad estética, puesto que si la innovación se hace respecto de la funcionalidad del producto, no será protegido por el diseño industrial a excepción de sus elementos ornamentales¹⁴⁵.

La funcionalidad técnica priva, entonces, de la protección del diseño industrial. Justamente, el literal b del artículo 116 y el artículo 130 del régimen andino establecen:

Artículo 116- No serán registrables:

b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,

Artículo 130- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

Con base en estos artículos, puede observarse que la legislación establece que si la apariencia se encuentra dictada por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, la cual no integra ningún aporte arbitrario que provenga del diseñador, no podrán beneficiarse de la protección de los diseños industriales.

Ahora bien, aunque se trate de dos aspectos diferentes, a saber, los elementos o características del diseño industrial dictados exclusivamente por consideraciones de orden técnico, y los elementos o características dictadas por la realización de una función técnica, el TAJ ha señalado que se trata de dos elementos estrechamente ligados¹⁴⁶. En su opinión, las consideraciones de orden técnico hacen referencia a los aspectos que le dan al producto las características propias que permiten su buen funcionamiento¹⁴⁷. Por su parte, la realización de una función técnica alude al hecho de que, sin esas características, el producto no podría obtener los resultados para los cuales se concibió o no podría responder a las necesidades para las que se creó¹⁴⁸.

En materia de diseños industriales, esos conceptos permiten nutrir el contenido de la funcionalidad técnica, cuya definición aún es abstracta y en la que la jurisprudencia es ausente. Sin embargo, el TAJ ha emitido una jurisprudencia importante en materia de marcas tridimensionales para definir lo que debemos entender por funcionalidad técnica y la ha extendido a los diseños industriales¹⁴⁹.

Así, al observar las marcas tridimensionales, el TAJ hace una distinción entre las formas impuestas “exclusivamente” por la función del producto y aquellas que presentan “exclusivamente” una ventaja funcional o técnica al producto. Respecto de las primeras, el TAJ¹⁵⁰ y la SIC¹⁵¹ coinciden en el hecho de que no se extiende la protección marcaria en la medida en que el consumidor no puede distinguir el origen comercial de un producto. En relación con la segunda, el TAJ ha establecido que la forma no debe otorgar “exclusivamente” una ventaja técnica porque entonces se acordará un monopolio indefinido a una solución técnica cuyo régimen de protección es la patente o el modelo de utilidad¹⁵². Por su parte, la SIC ha establecido que “esa regla se aplicaría solamente si el signo consiste exclusivamente en esas formas o elementos que otorgan una ventaja funcional o técnica al producto o servicio correspondiente”¹⁵³.

Esas reglas se han aplicado en materia de diseños industriales con el fin de determinar el alcance de la funcionalidad técnica. Al respecto, la SIC se pronunció en casos que no corresponden al campo de la moda, no obstante, esas soluciones pueden trasladarse para comprender el alcance de esa definición. En ese sentido, la SIC se pronunció respecto de un “perfil metálico de aluminio” en la que señaló que la forma solicitada no era arbitraria ni tampoco responde a una función técnica, a saber, que su forma depende de su función, que sea utilitaria y que no presenta ningún aporte estético que hace de ese producto un elemento particular y diferente entre las formas existentes”¹⁵⁴.

En la misma orientación, rechazó la solicitud de registro de un diseño industrial de un “conector de un cable coaxial” porque los espacios y las estructuras que constituían el design eran necesarios para su realización técnica. Los detalles puramente técnicos y funcionales predominaban sobre los estéticos. Más precisamente, las dimensiones, las proporciones, la geometría y la disposición de las formas de los elementos (configuración, espacio y estructura) deben cumplir ciertas condiciones técnicas que los obligan a presentar esa configuración con el fin de responder al trabajo técnico para el cual fue creado sin que exista un verdadero aporte de diseño, que se extienda más allá de la función¹⁵⁵.

En suma, la funcionalidad técnica pretende que los objetos o los bienes respondan a la función que está destinada a producir un objeto, es decir que sean útiles. Sin embargo, analizar la moda bajo ese ángulo permite reconocer que la forma no se limita a una función técnica. La moda, más allá de la producción del vestido, busca erigirse en principio rector de lo económico y estético rápidamente aplicable a todos los consumidores¹⁵⁶.

El estudio conjunto de la moda y de la funcionalidad muestra que lo técnico y lo estético ni son opuestos ni adversarios. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el legislador andino quiso separar lo útil y lo estético e identificó para cada categoría un instrumento de protección.

En ese orden y teniendo en cuenta el fin de la creación intelectual, se preferirá un instrumento de protección u otro. Entonces, si el objetivo es puramente estético, la categoría a utilizar será la del diseño industrial. Si, por el contrario, es funcional, será necesario recurrir al modelo de utilidad (B).

B. EL MODELO DE UTILIDAD

“Todos los protagonistas del proceso de producción tienden a poner la forma del objeto a su propio servicio”¹⁵⁷. Esa afirmación en el mundo de la moda permite exaltar el rol del diseñador, cuyo trabajo no se reduce solamente a la creación sino a la observación de diferentes protagonistas del proceso de producción¹⁵⁸. El resultado de ese análisis traerá su creación para presentar una forma estética atractiva aportando una solución técnica¹⁵⁹.

La concepción de los designs de moda que pretenden privilegiar las formas técnicas constituye así un nuevo y vasto campo de acción y de explotación para los diseñadores¹⁶⁰.

Para ello, los designers deben ser creativos en la utilización de diferentes materias primas, recurriendo, por ejemplo, a los textiles técnicos que muestran “que los elementos de forma se mezclan frecuentemente con los técnicos, incluso condicionan todo o parte del resultado técnico”¹⁶¹.

El resultado de estas creaciones tiende a probar que el diseñador no es solamente creador, sino también un verdadero innovador¹⁶². Justamente, para la protección de ese tipo de creaciones que privilegian el aspecto técnico de la forma, el régimen andino previó al modelo de utilidad concebido como:

toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes¹⁶³.

La protección al modelo de utilidad en el marco de la legislación andina se remonta a la Decisión andina 311. La particularidad de esa figura surge del hecho de que “la forma en lugar de inspirarse por un motivo decorativo u ornamental está exclusivamente condicionada por su función, por el objetivo utilitario y práctico perseguido por el autor”¹⁶⁴. Ello se debe al hecho de que el modelo de utilidad permite obtener un funcionamiento mejor o diferente que le otorga una ventaja o un efecto técnico que anteriormente no tenía.

En la Decisión andina se destaca la presencia de las patentes de invención y los modelos de utilidad. Mientras que las primeras protegen las invenciones que conciernen productos o procedimientos nuevos que implican una actividad inventiva y tienen una aplicación industrial. Las segundas protegen únicamente una nueva forma o configuración de un producto que mejora o modifica el funcionamiento de un objeto¹⁶⁵. El modelo de utilidad se beneficia de las reglas compatibles de las patentes de invención porque justamente el artículo 81 de la decisión andina 486 así lo prevé.

Para que tenga lugar la protección del modelo de utilidad, “debe existir una relación de causalidad entre la forma, la configuración o el mecanismo que se desea proteger y su mejora funcional sobre el objeto útil que lo incorpora. Además, esa relación de causalidad deber ser posible de describir, porque es eso lo que va a reivindicarse en la solicitud de registro y lo que el derecho va a proteger”¹⁶⁶.

Ese mecanismo de protección es particulamente importante para la moda porque las nuevas creaciones se manifiestan a través de formas y productos que pueden generar un perfeccionamiento o una mejora de su fabricación o en su producción. Justamente, teniendo en cuenta ese elemento, la SIC reconoció la protección a un chaleco antibalas¹⁶⁷, o a un cordón de amarre helicoidal deformable y recuperable bajo presión¹⁶⁸.

Sin embargo, la SIC es cuidadosa en conceder la protección de las creaciones intelectuales que implican una mejora funcional o el perfeccionamiento de un objeto; en ese orden, esta autoridad negó la protección a una cartera con refuerzo de contorno¹⁶⁹, o a una cartera que se transformaba en una falda¹⁷⁰, una chaqueta convertible en maletín, un brasier con prótesis incorporadas¹⁷¹, entre muchos ejemplos.

Como puede observarse, obtener la protección del modelo de utilidad es mucho más compleja que la de los diseños industriales. En efecto, las soluciones técnicas suponen un examen de fondo y de forma más riguroso. Sin embargo, en este evento, el cuestionamiento es el de saber cómo diferenciar la aplicación del régimen de los modelos de utilidad del de los diseños industriales.

La respuesta no es sencilla porque el juez de fondo debe evaluar cada caso concreto. Para hacerlo, debe efectuar una valoración que le permitirá determinar si la forma se encuentra dictada únicamente por consideraciones técnicas o si favorece la apariencia que la hace más atractiva o, al contrario, es imposible privilegiar o disociar esos aspectos (parágrafo 2).

§. 2. EL MÉTODO DE EVALUACIÓN

“Los obstáculos técnicos y la creación estética se fusionan en el trabajo del diseñador. Raramente su intervención es puramente estética u ornamental. En ese sentido, debe conciliar lo estético y lo funcional, pero también debe respetar aspectos como la estandarización, la reducción de las cantidades de materia prima a utilizar, el cambio de materiales o la disminución del número de operaciones necesarias para la fabricación del producto”¹⁷².

Es así que la relación entre el diseño, artesanía, moda y nuevas tecnologías forman parte de una revolución industrial¹⁷³. Su objetivo es crear un producto de consumo gracias a la utilización de la máquina y de todas las tecnologías permitidas¹⁷⁴. Las nuevas creaciones de moda lo confirman y revelan una dificultad: la distinción entre lo estético y lo técnico. Ello supone para el juez de fondo proceder a realizar una evaluación que lo conducirá a establecer si la creación intelectual puede ser protegida por la normatividad de los modelos de utilidad o de los diseños industriales (A).

Ahora bien, los nuevos desafíos de la moda en los que lo estético y lo técnico se fusionan de manera tal que es imposible disociarlos, el cúmulo de protección se revela como otra opción o alternativa que el juez de fondo debe considerar para determinar el régimen de protección jurídico del designer (B).

A. LA DETERMINACIÓN DEL ELEMENTO DOMINANTE

Para definir en qué casos lo estético prevalece sobre lo funcional, o a la inversa, la legislación andina ha establecido como criterio de evaluación que lo estético excluye lo funcional y viceversa. En efecto, el artículo 82 de la Decisión andina establece:

Artículo 82- No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético¹⁷⁵.

La norma en cita refleja que los objetos que tienen únicamente características estéticas u ornamentales se encuentran excluidos del dominio de protección del modelo de utilidad. En ese orden, si el objeto no presenta “exclusivamente” una configuración estética u ornamental, será beneficiario de la protección del modelo de utilidad.

La justificación de esa prohibición surge del hecho de que el legislador andino distinguió el modelo de utilidad del diseño industrial y pretendía diferenciar e independizar los diferentes objetos de protección ligados a derechos diferentes.

Entonces, la protección solicitada para la apariencia particular no debe modificar la finalidad o el objetivo técnico del producto, pues como lo indica el literal b del artículo 116[176] y el 130[177] de la Decisión andina 486, si esta está dictada “exclusivamente” por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, no es posible recurrir a la protección del diseño industrial.

El Tribunal Andino de Justicia y la SIC se orientan en ese sentido al señalar que si la forma de un producto está dictada “exclusivamente” por consideraciones de orden técnico, será protegida por el modelo de utilidad, de manera contraria por el diseño industrial¹⁷⁸.

Para diferenciar los regímenes de protección, observan si la finalidad técnica o estética puede separarse. De ser posible su separación, el producto puede beneficiarse de la protección acumulada. Ahora, si las finalidades no pueden separarse, el producto únicamente se beneficiará del modelo de utilidad¹⁷⁹.

Al analizar la solución bajo el ángulo de los criterios de la “Multiplicidad de formas”¹⁸⁰ y de los “contornos”¹⁸¹, pareciera que el criterio escogido por el TAJ y por la SIC es el de la multiplicidad de formas, es decir, si es posible obtener un mismo resultado adoptando varias formas diferentes, esas formas deben ser analizadas de manera independiente del resultado. Si, por el contrario, únicamente se puede llegar al mismo resultado útil por esa forma, el resultado se fusiona con la misma y en consecuencia no será objeto de protección¹⁸².

Así pues, al establecer la regla, el adverbio “exclusivamente” parece indicar que si la forma no está dictada por consideraciones de orden técnico, ella podrá ser protegida de manera cumulativa por el diseño industrial y por el modelo de utilidad.

Sin embargo, con esa interpretación, se corre el riesgo de que verdaderas soluciones técnicas se escondan en un diseño industrial, evitando con ello el riguroso examen exigido para las patentes de invención o de modelo de utilidad¹⁸³.

El examinador, no obstante, deberá también analizar la solicitud de registro. En efecto, si una solicitud de diseño industrial se presenta ante la SIC, deberá estar acompañada de una representación gráfica, de una muestra o de una fotografía con el fin de determinar su finalidad técnica o estética. En ese caso, para determinar el aspecto que se superpone en un objeto, a saber, el funcional o el estético, el estudio comenzará por el análisis de la solicitud con el fin de que la autoridad competente sea prudente en la observación de la representación gráfica, de la fotografía o de la muestra que conduce a un resultado técnico¹⁸⁴.

En principio, pareciera que lo bello y lo útil son dos nociones opuestas. Empero, la moda presenta nuevos desafíos y actualmente las creaciones incoporan elementos técnicos y estéticos que difícilmente son disociables. Su análisis revela la complejidad en la materia, pues separar la función técnica y estética no es evidente. Cuando no es posible disociar las finalidades, el cúmulo de protección debería ser una alternativa para obtener un régimen jurídico que garantice la protección para los designers (B).

B. CÚMULO DE PROTECCIÓN

La utilización de nuevas tecnologías en el sector de la moda conduce a reflexionar que el diseño clásico es obsoleto. En efecto, la impresión 3D, los vestidos desechables, la integración de hologramas en la alta costura y la utilización de materias primas biodegradables muestran una nueva concepción de la moda en la que la elaboración de nuevos productos sin design ni innovación son inimaginables¹⁸⁵.

A lo anterior, puede agregarse el hecho de que el consumidor moderno ya no se encuentra en el dilema de adquirir vestidos de marca, de prêt-à-porter o de grandes diseñadores. Actualmente, quiere adquirir artículos de moda que respondan a un objetivo o a una funcionalidad precisa. En ese sentido, diferentes líneas de productos de moda surgen cada día¹⁸⁶.

Tradicionalmente, la funcionalidad es percibida por lo general en el marco de lo mecánico, mientras que en el campo del textil y de la moda, nuevas formas de funcionalidad pueden aparecer¹⁸⁷. En efecto, los textiles trascienden sus funciones tradicionales. La metamorfosis se orienta hacia la utilización de fibras, de telas, textiles técnicos que se integran a la tecnología, conectándolas a una comunidad que se asemeja a diferentes disciplinas¹⁸⁸.

Los textiles se fabrican con nuevas fibras que hacen que posean nuevos roles, nuevas técnicas de impresión digital sobre las telas cambian la perspectiva del design de moda. Anteriormente, los diseñadores utilizaban las fibras sintéticas para conciliar “confort, estética y facilidad de mantenimiento”¹⁸⁹. La tendencia actual es la utilización de fibras sintéticas ecológicas o de fibras a cantidad nanométrica. Las primeras permiten una mejor tintura del producto y una mejora de la función para la cual se concibió, es decir que la lana sea más fina y el algodón proporcione más calor y sea protector. Las segundas, pretenden satisfacer la falta de fibras naturales. Los diseñadores recurren también al tratamiento antibacteriano o rayos ultravioleta de los textiles. Ellos utilizan los materiales transpirantes y termoreguladores que se incorporan a las prendas íntimas o a los vestidos deportivos y de entretenimiento¹⁹⁰.

Los diferentes cosmetotextiles y los textiles bioactivos utilizados bajo la forma de microcápsulas ligadas a la fibra, o que contienen óxidos minerales que ofrecen efectos correctores y de bienestar, son ejemplos concretos de la interación entre lo técnico y lo estético, cuya funcionalidad va más allá del simple aspecto mecánico. Así mismo, los nuevos métodos de ensamblaje, como el tejido sin costura, el corte láser, o la soldadura térmica que permite eliminar las costuras que son fuentes de fricción, de espesor, para un vestido más ligero de utilizar¹⁹¹.

Múltiples ejemplos permiten observar otros tipos de funcionalidades en el sector de la moda en el aspecto visual o en la implementación de la tecnología en las prendas de vestir o de sus accesorios como sucede con la internet de las cosas. Precisamente, la “tecnología portable”¹⁹² promete transformarla.

Tomemos, por ejemplo, el Apple Smart que la casa de alta costura Hermès integró a su colección¹⁹³, o la chaqueta compuesta por bombillas LED concebida por el diseñador alemán Moritz Waldemeyer¹⁹⁴, o el vestido Bubelle diseñado por Philips Design¹⁹⁵, en forma de burbuja compuesto por luces que quieren iluminar y reflejar el estado emocional de la persona que la luce. Sin ignorar los conflictos que surgen desde la perspectiva de la vida privada¹⁹⁶, los textiles electrónicos fueron creados para integrar la tecnología a las prendas de vestir.

ILUSTRACIÓN 10 OK GO-LED JACKETS¹⁹⁷

ILUSTRACIÓN 11 BUBELLE ROBE¹⁹⁸

ILUSTRACIÓN 12 APPLE WATCH HERMÈS¹⁹⁹

Para los diseñadores, crear un vestido con textiles electrónicos implicó reconcebir la moda y reinterpretarla en un sistema de materias activas, teniendo la capacidad de cambiar el color, la forma o la textura²⁰⁰.

En esas situaciones, lo estético y lo funcional no pueden disociarse. De ese hecho, el cúmulo de protección entre el diseño industrial y el modelo de utilidad se convierte en un instrumento de protección útil para esas creaciones. Ello se debe al hecho de que la nueva creación de moda emana de formas existentes, materializada en vestidos atractivos para el consumidor, con la particularidad de que además de ser estéticamente atractivos, tienen una finalidad técnica que no puede disociarse.

Ahora, desde el punto de vista jurídico, es claro que los diseños industriales están destinados a ser incoporados a “objetos útiles, a saber, los productos que tengan fines útiles y funcionales”, cuyo objetivo no es puramente estético como en las obras de bellas artes, pero, por el hecho de que la concepción o el design esté incorporado en un producto útil que traduce su verdadero objetivo, lo vuelve más atractivo, sin olvidar que debe satisfacer las funciones para las que se concibió” ²⁰¹. Justamente, esa finalidad permite reconocer el estético industrial que permite identificar que existen formas en las que lo útil y lo estético no pueden diferenciarse²⁰².

Esa reflexión conduce a señalar que no puede afirmarse de manera absoluta que un design de moda sea “exclusivamente” dictado por consideraciones de orden técnico o estético. En la Comunidad Andina, los criterios emitidos por la jurisprudencia del TAJ y la SIC son difícilmente aplicables para ese tipo de creaciones; en consecuencia, el cúmulo de protección debería otorgarse.

A manera de ilustración, se identificó que en la base de datos de la SIC existía un registro de diseño industrial que fue presentado para un “camuflaje militar”²⁰³. Ese estampado tiene la particularidad de que, una vez impreso en el uniforme, divide el campo de camuflaje con la ayuda de líneas que forman espacios poligonales, permitiendo a los miembros del ejército esconderse en el paisaje. De ese hecho, el ejército de Colombia presentó solicitud de registro de una patente de invención para esa disposición de colores que, aunque ornamental y estética, permite cumplir otra función: la funcionalidad visual²⁰⁴.

Otro ejemplo que se orienta en el mismo sentido es la concesión de una patente de modelo de utilidad a las botas contra la acción térmica y destructora de dispositivos explosivos artesanales²⁰⁵. El ejército colombiano desarrolló también un calzado con mejores características anatómicas y antifúngicas que pueden ser protegidos cumulativamente por la patente y el diseño industrial²⁰⁶.

Ahora bien, en el marco de la legislación andina, notablemente en Colombia, no existe jurisprudencia que involucre la moda; sin embargo, en otros campos, puede decirse que esa coexistencia es posible. En ese orden, las creaciones intelectuales que se presentan como el futuro de la moda representan también un desafío para el derecho de los diseños industriales y de las patentes, en las que las soluciones propuestas por la jurisprudencia andina parecen no ofrecer una respuesta.

El esquema de protección cumulativo, sin embargo, se presenta como una solución alternativa para esos casos particulares en los que no es posible disociar los elementos técnicos de los estéticos, y donde no se puede privilegiar el modelo de utilidad en detrimento de los diseños industriales.

En suma, para beneficiarse de la protección del diseño industrial, las creaciones de moda deben satisfacer unas condiciones de fondo: la novedad y el aporte arbitrario del diseñador. De un lado, la novedad evita que la creación o la pieza de moda se encuentre en el estado del arte y presente diferencias secundarias con las creaciones ya existentes. De otro lado, el aporte arbitrario hace que la creación intelectual sea estéticamente atractiva sin ser funcional.

Esa reflexión tiene como objetivo prever regímenes autónomos de protección: diseños industriales y modelos de utilidad. Los desarrollos en el sector de la moda, no obstante, generan interrogantes y problemas para definir la autonomía de los regímenes. Será el juez de fondo que estudiará cada caso y determinará el regimen de protección a otorgar.

Ahora bien, para que una creación de moda sea protegida, deberá no solamente cumplir las condiciones de fondo expuestas, sino también unas condiciones de forma como a continuación se analiza (Capítulo II).

CAPÍTULO 2 CONDICIONES DE FORMA

La protección al diseño industrial surge a partir de la concesión del registro que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio²⁰⁷. El registro desempeña un rol fundamental, pues es constitutivo de derechos²⁰⁸. Su obtención permitirá que el titular pueda ejercer todas las prerrogativas que surgen del mismo²⁰⁹.

Para acceder al registro, existe un procedimiento único, de manera que todos aquellos sujetos que pretendan beneficiarse de la protección deberán seguir los pasos previstos en la decisión andina.

En Colombia, el registro presenta un interés fundamental, pues condiciona el acceso a la protección²¹⁰. En efecto, antes de presentar la solicitud ante la SIC, el diseñador deberá tener en cuenta los requisitos de fondo explicados en el capítulo anterior, y adicionalmente deberá cumplir una serie de formalidades previstas por el legislador andino.

Asimismo, el registro “crea en beneficio del solicitante una presunción simple de propiedad” ²¹¹; precisamente, el artículo 126 de la Decisión andina 486 establece que, cumplidos los requisitos exigidos por la norma, se concederá el registro del diseño industrial a quien lo haya solicitado. En el evento de un registro fraudulento, es decir, que un tercero no autorizado o que sin ser el autor obtuvo el registro desconociendo al verdadero propietario²¹², la legislación andina establece que este último pueda ejercer una acción reivindicatoria para que el derecho sea transferido durante el trámite de concesión o después de concedido el derecho al verdadero propietario²¹³.

El registro también crea una presunción simple de novedad²¹⁴; así pues, en el evento de que el diseño no sea novedoso, puede solicitarse la nulidad del acto administrativo que lo concede ante la jurisdicción contenciosa administrativa²¹⁵.

Finalmente, es un instrumento eficaz de protección para aquellos países que no prevén en su legislación interna la teoría de la Unidad de Arte²¹⁶, en virtud de la cual el dibujo o modelo puede beneficiarse de la doble protección del derecho de autor y del diseño industrial.

La concesión del registro supone, entonces, que el solicitante ha cumplido una serie de exigencias que involucran el estudio de cada caso por parte de la SIC. Para ello, el diseñador de moda que quiere solicitar la protección deberá haber verificado que su solicitud corresponda al objeto de protección descrito por el legislador andino. En ese orden, los diseñadores de moda podrán acceder a las bases de datos local y de las diferentes oficinas de propiedad industrial para determinar si la solicitud reúne las condiciones de fondo²¹⁷, esto es, la novedad y el aporte arbitrario. En resumen, el registro es la conditio sine qua non para obtener el derecho²¹⁸.

Para los diseñadores de moda, el registro brinda seguridad jurídica a sus creaciones. Es la prueba por excelencia que proporciona certitud de la fecha de creación del dibujo o modelo de moda. Tendrán un término de protección correspondiente a 10 años para explotar de manera directa o indirecta el diseño industrial.

Su concesión implica un control sobre las condiciones de forma y de fondo que exige el legislador andino para beneficiarse de la protección por parte de la Superintendencia. Así, el examen se surtirá en dos tiempos: inicialmente, la SIC efectuará un examen de forma (Sección 1), y procederá posteriormente a realizar un examen de fondo²¹⁹ (Sección 2).

SECCIÓN 1. EXAMEN DE FORMA

El examen de forma permite garantizar que las formalidades del registro han sido cumplidas por el solicitante²²⁰. Su práctica comporta consecuencias importantes, pues aquel que no presente la solicitud conforme las exigencias previstas por el legislador andino será rechazado.

De la práctica de la SIC puede inferirse que el examen de forma se surte en dos tiempos. Inicialmente, la oficina de propiedad industrial realiza un examen preliminar (Parágrafo 1), para luego realizar un verdadero control de forma (Parágrafo 2).

§. 1. EL EXAMEN PRELIMINAR

La SIC realizará un estudio preliminar de la solicitud con el fin de verificar que corresponda al formato exigido para los diseños industriales. Deberá agregarse la representación gráfica o fotográfica del dibujo o modelo. La Decisión andina precisa que, si se trata de un dibujo bidimensional, puede presentarse una muestra del producto que incorpora el diseño²²¹.

Al respecto, debe recordarse que, en la moda, los dibujos bidimensionales tienen mucha importancia, pues esta se manifiesta en dibujos, fotografías, gráficos, patrones o, en el caso de los textiles, a través de muestras de telas, texturas o configuraciones. Consciente de ese esfuerzo, el régimen andino permite que la solicitud se acompañe de dicha muestra²²².

En ese orden, el diseñador puede aportar en la solicitud un solo diseño industrial o máximo cinco cuando se pretenda la protección de una familia de diseños²²³. Esta última hace referencia a que los diferentes productos que comparten un mismo concepto de diseño, presentan un mismo manejo en los rasgos de la forma²²⁴. Ahora, es necesario señalar que la familia de diseños no corresponde a variaciones de un mismo diseño, ni tampoco partes o secciones de un mismo objeto ²²⁵. Así, por ejemplo, puede presentarse como familia de diseños una falda, una camiseta, una pañoleta y unas botas; pese a que son productos independientes, comparten el mismo concepto de design.

De la misma manera, si el diseño de moda fue objeto de transferencia a un tercero, deberá adjuntarse el documento que la contiene; generalmente, estas transferencias adoptan la modalidad de un contrato de cesión de derechos²²⁶.

Ahora bien, si el solicitante quiere valerse del derecho de prioridad, este deberá indicarlo en la solicitud aportando el título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero²²⁷. Finalmente, deberá acreditar si actúa directamente o por intermedio de apoderado²²⁸, adjuntando el comprobante del pago de las tasas exigidas por la SIC²²⁹. Este procedimiento tiene por objeto verificar que la solicitud cumpla con los requisitos mínimos para ser admitida a trámite²³⁰. Precisamente, el inciso final del artículo 119 de la decisión andina reitera que:

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Con esta norma se quiere insistir en la importancia de presentar la solicitud con todas las exigencias de la ley. Su indebida presentación hace que la solicitud no sea admitida a trámite; ello significa que no se iniciará ninguna actividad por parte de la SIC y que, adicionalmente, no se le asignará fecha de presentación a la solicitud.

La no asignación de la fecha de presentación es una consecuencia grave para el diseñador, debido a que esta permite determinar el estado de la técnica que se tendrá en consideración para analizar la novedad y también permitirá establecer a partir de qué momento el titular puede reivindicar prioridad. En la moda, este aspecto cobra particular importancia debido a que las creaciones parten de otras preexistentes; así pues, la asignación de la fecha de presentación limita las anterioridades más próximas que podrían afectar la novedad del dibujo o modelo que se pretende proteger.

Ahora, si la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la norma, será admitida a trámite y se le asignará fecha de presentación, con lo cual se dará inicio al verdadero examen de forma (Parágrafo 2).

§. 2. EL VERDADERO EXAMEN DE FORMA

Admitida la solicitud a trámite con la correspondiente fecha de presentación, el examinador deberá identificar el objeto que se pretende proteger a la luz de lo dispuesto en la clasificación internacional de Locarno²³¹.

Para estos efectos, la clasificación internacional de Locarno presenta “un carácter administrativo” y no es obligatorio respecto de la naturaleza y el alcance de la protección del dibujo o modelo²³². En lo que se refiere a indumentaria y moda, las clases que cobran particular importancia son la 2, relativa a artículos de vestir y mercería; la 3, correspondiente a artículos de viaje, estuches, parasoles y objetos personales no comprendidos en otras clases; la 5, referente a artículos textiles no confeccionados, láminas de material artificial o natural; la 10, para artículos de relojería, y la 11, de objetos de adorno²³³.

Establecida la clasificación²³⁴, el examinador, nuevamente, verificará el cumplimiento de los requisitos enunciados y, adicionalmente, observará que la solicitud cumpla varios requisitos:

a) el requerimiento de registro del diseño industrial;

b) el nombre y la dirección del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

d) la indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos;

e) el nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, la fecha, el número y la indicación de la oficina de presentación de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro;

g) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; y,

h) la firma del solicitante o de su representante legal.

En ese orden, la Superintendencia cuenta con un término de 15 días hábiles para identificar si la solicitud cumple con los requisitos citados anteriormente. El resultado de este primer examen puede conducir a señalar que el solicitante no cumple con las exigencias enunciadas. Para este efecto, el artículo 120 de la legislación en cita prevé que la SIC otorgará un plazo al solicitante de 30 días para que las complete.

Este plazo puede prorrogarse por una sola vez y por el mismo término sin que pierda prioridad. En el evento en que el solicitante no dé cumplimiento a este requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá la prioridad.

Justamente, el Artículo 120 del régimen andino establece:

La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los Artículos 117 y 118.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de treinta días siguiente a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud (resaltado fuera de texto).

Las consecuencias de no cumplir con las formalidades previstas son gravosas para el solicitante, pues la solicitud podrá considerarse como abandonada perdiendo la prioridad. En lo que concierne a la moda, ser considerado primero en el tiempo presenta un efecto muy importante, pues el diseñador impondrá las tendencias y el estilo que otros seguirán en sus propias creaciones. Además, los competidores que quieran emplear los diseños protegidos deberán solicitar de manera previa la autorización del designer. En consecuencia, el diseñador que logre imponer el primer design será aquel que fijará y que permitirá explotar económicamente el diseño industrial. Igualmente, tendrá mejores posibilidades de éxito en la defensa de sus derechos en el marco de una infracción.

Ahora, es necesario establecer que el hecho de someter la solicitud de registro ante la SIC no afectará su novedad porque la legislación andina establece que debe mantener su confidencialidad²³⁵. Así, si la solicitud responde a las exigencias de forma será publicada²³⁶, se da inicio al examen de fondo (Sección II).

SECCIÓN 2. EL EXAMEN DE FONDO

La publicación cumple una función muy importante, pues hace que el registro sea oponible a terceros. Antes de la publicación, los terceros no pueden tener acceso al dibujo y modelo solicitados, salvo que medie consentimiento expreso por parte del solicitante o cuando un tercero acredite que el solicitante había intentado hacer valer su derecho frente a él antes de la publicación²³⁷. Salvo esas excepciones, si un tercero quiere oponerse a una solicitud de registro, deberá esperar la publicación del diseño industrial solicitado. En consecuencia, la publicación permite deducir que la solicitud satisfizo el examen de forma efectuado por la SIC.

Ahora bien, la publicación de la solicitud del diseño tendrá un plazo de duración de 30 días. De lo dispuesto en el régimen andino pareciera que este examen se reserva únicamente a determinadas situaciones (Parágrafo 1). Sin embargo, el Tribunal Andino de Justicia y la práctica de la Superintendencia de Industria y Comercio muestran que este examen se aplica de manera generalizada a otras (Parágrafo 2).

§.1. UN EXAMEN DE CARÁCTER RESTRICTIVO

De la lectura de los Artículos 122 y 124[238] de la decisión andina 486, puede señalarse que este examen se reserva para dos eventos, a saber, la oposición (A) y la falta de novedad manifiesta (B). La legislación andina limita entonces el examen de fondo siempre que un tercero logre probar que tiene un mejor derecho sobre el diseño solicitado, o cuando la SIC juzgue a título oficioso que el diseño industrial no es nuevo.

A. LA OPOSICIÓN

El derecho de oposición consiste en la facultad que le asiste a un tercero que presenta legítimo interés a oponerse a la solicitud de registro de diseño industrial después de su publicación. En ese sentido, el Artículo 122 de la decisión andina establece:

Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Después de publicada la solicitud, quien posea un legítimo interés puede oponerse a la misma en un término de 30 días siguientes a su publicación. En materia de diseños industriales, la jurisprudencia es escasa; sin embargo, el TAJ, a propósito de las marcas, ha señalado que el legítimo interés es la condición sine qua non para que la oposición sea aceptada por la oficina nacional competente. En ese sentido, precisó que solamente presenta legítimo interés quien se siente perjudicado²³⁹.

Acorde con lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia, para identificar al “perjudicado” deberá analizarse la razón que motiva la oposición. En ese orden y atendiendo a las reglas de los diseños industriales, existen dos clases de circunstancias que pueden causar un perjuicio: razones de interés particular y razones de interés público.

En el primer caso, es decir, las razones de interés particular, solo tendrá legítimo interés quien tenga previamente registrado un dibujo o modelo²⁴⁰, quien haya reivindicado prioridad respecto de una solicitud anterior²⁴¹, o cualquier persona que sea titular de otro derecho de propiedad intelectual²⁴², por ejemplo, un derecho de autor, un derecho sobre una marca previamente registrada o una patente.

En el segundo evento, a saber, cuando se trata de razones de orden público, se considerará que tiene legítimo interés cualquiera que considere que se trata de un dibujo o modelo industrial que atenta contra la moral o el orden público, o cuando se trata de diseños industriales dictados “exclusivamente” por consideraciones técnicas o por la realización de una función técnica, o respecto de diseños industriales que consisten únicamente en una forma cuya reproducción exacta es necesaria para que el producto al cual se incorporan los diseños industriales pueda a su vez incorporarse mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte²⁴³.

El legítimo interés deberá ser probado en todos los casos²⁴⁴. Esto se hace con el fin de evitar oposiciones abusivas y temerarias sancionadas en el Código General del Proceso²⁴⁵.

Así, las oposiciones deberán ser fundadas y deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente dentro del plazo previsto en la ley, es decir, 30 días contados a partir de la publicación²⁴⁶. Dicho plazo podrá ser prorrogado a petición de parte por otro término igual para sustentar la oposición.

Transcurrido dicho término, el solicitante podrá pronunciarse respecto de la oposición presentada y se le concederá un plazo de 30 días para contestarla²⁴⁷. Deberá exponer sus argumentos y pruebas para que la solicitud de registro de diseño industrial sea de recibo.

La oposición será analizada por el examinador al mismo tiempo que se realiza el examen de fondo del diseño industrial solicitado. Se valorarán las pruebas que la sustentan, generalmente se trata de pruebas documentales y escritas²⁴⁸, sin perjuicio de que puedan admitirse otra clase de pruebas.

Es una herramienta procesal muy importante puesto que es más sencillo atacar la solicitud durante el proceso de concesión que cuando se ha proferido una resolución por el cual se concede el registro, debido a que la resolución tiene el carácter de acto administrativo, el cual goza de una presunción de validez²⁴⁹ que solamente puede ser atacada mediante una acción de nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa²⁵⁰.

Ahora bien, el legislador andino también contempló otra situación: la falta de novedad manifiesta.

B. FALTA DE NOVEDAD MANIFIESTA

Como se vio en la sección anterior, la novedad es un requisito esencial para que se conceda la protección del diseño industrial; sin esta condición, este último no podrá ser protegido.

Pese que a la norma no define qué es la ausencia de novedad manifiesta, la práctica de la SIC permite inferir que esta regla hace referencia a que de manera evidente la solicitud del diseño industrial presenta una anterioridad que hace que la solicitud no sea suficientemente novedosa, ya sea porque existe una anterioridad idéntica, ya sea por cuanto presenta diferencias secundarias respecto de las existentes²⁵¹.

Tratándose de la falta de novedad manifiesta, la Superintendencia se encuentra obligada a realizar el examen de fondo de manera oficiosa, es decir, deberá determinar si cumple con el requisito de novedad y en caso de no presentarse deberá negar el registro del diseño. En lo que concierne a la industria de la moda, la Superintendencia se ha pronunciado por la negativa a la concesión particularmente respecto del sector del calzado por ausencia manifiesta de este requisito²⁵².

Ahora bien, de lo expuesto pareciera que el legislador andino reservó este examen de fondo únicamente a estos dos eventos. En efecto, el Artículo 124 establece:

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

Sin embargo, este examen se extendió a otras hipótesis en razón de un pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia (Parágrafo 2).

§.2. UN EXAMEN GENERALIZADO

Gracias a una interpretación prejudicial, el Tribunal Andino de Justicia extendió el examen a situaciones distintas a las previstas en el artículo 124 del régimen andino. Para ello, el Tribunal aclaró que el examen que cada Oficina Nacional hace es independiente y no vincula a las oficinas nacionales de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, señaló que “la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen para proceder a su registro, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de diseño industrial”²⁵³.

Es decir, que en el evento en que se presenten o no oposiciones a una solicitud de diseño industrial, la SIC estará obligada a realizar dicho examen. En este caso, la Oficina Nacional Competente deberá pronunciarse respecto de cada una de ellas, así como de la concesión del diseño industrial²⁵⁴.

La consecuencia de este fallo es que reconoció la autonomía e independencia de la SIC para efectuar dicho examen de manera integral y motivado respecto de cada solicitud. La evaluación tendrá carácter obligatorio, debiéndose efectuar para cada caso concreto, con base en todas las pruebas que obran en cada trámite²⁵⁵.

El procedimiento de registro, a saber, la realización del examen de forma y de fondo puede durar aproximadamente un período de 6 meses o más en el evento de que se presenten oposiciones²⁵⁶. Un tiempo bastante largo para la industria de la moda que se caracteriza por ser dinámica y por producir sus creaciones conforme las estaciones del tiempo o de temporada.

Pese a que este examen tiene como objetivo proporcionar seguridad jurídica para el titular del diseño, para el creador de moda resulta bastante arduo y complejo. Ello se debe a los costos de registro que debe pagar el titular por obtenerlo. La excepción a esta regla la constituye la solicitud de “familia de diseños industriales”; de lo contrario, se aplicará la regla general consistente en que por cada dibujo o modelo debe presentar una solicitud.

Pese a que la familia de diseño disminuye los costos de presentación de la solicitud, no disminuye el período de tiempo para el procedimiento de registro. Así pues, no puede concebirse como un procedimiento simplificado que ayude a obtener de manera más fácil y eficaz la concesión del derecho.

Adicionalmente, se discute que el término de protección de 10 años es bastante largo para proteger las creaciones de la moda cuya naturaleza es la de estar en constante cambio y movimiento²⁵⁷.

Pese a ello, ese es el único procedimiento que el legislador andino previó para todos los diseñadores para obtener la protección, incluidos los de moda.

Siguiendo la experiencia del Derecho comparado, en Colombia debería adoptarse un sistema que permita obtener rápidamente y a menor costo el registro de los diseños de moda como el previsto en el Derecho francés con el registro simplificado o el de la Unión Europea con el dibujo o modelo comunitario no registrado. Será necesario igualmente que el estudio de una solicitud de registro de diseño industrial se efectúe ágilmente. Finalmente, al observar la duración de las creaciones de la moda, sería aconsejable reducir la duración de la protección porque esas creaciones se caracterizan por su constante cambio.

Recientemente, se promulgó una ley que considera la moda como una industria creativa²⁵⁸. Consagra ventajas tributarias y mecanismos de financiamiento para las personas que creen o que patrocinen industrias creativas como la moda, pero no hace ninguna precisión sobre los aspectos mencionados. También establece al Consejo Nacional de la Economía Naranja cuya misión es la de promover estrategias y acciones tendientes a impulsar la economía creativa, incluida la industria de la moda. Debido a su reciente creación no se registran cifras de cómo esta última se ha beneficiado de su gestión.

En ese sentido, el legislador andino y el colombiano deberían estudiar la posibilidad de modificar el régimen de los diseños industriales mediante la adopción de una ley especial para las creaciones del sector de la moda. Su objetivo habría sido el de flexibilizar los criterios de protección de los diseños industriales, el período de protección, así como el sistema de registro al que los diseñadores de moda puedan acceder.

Ahora bien, después de realizado el examen, con o sin oposiciones, la Oficina Nacional Competente puede concluir que reúne las condiciones de fondo requeridas para ser protegidos por el diseño industrial. Si la decisión de la Superintendencia es que la solicitud reúne los requisitos de fondo solicitados por esta autoridad, procederá a conceder el registro y en este evento expedirá el certificado correspondiente en favor del titular²⁵⁹. En ese sentido, corresponde ahora analizar los derechos que la ley reconoce en favor del titular.

TÍTULO II EL EXTENDIDO DEL DERECHO

En el corazón del sector de la moda se encuentra la industria que comprende el textil destinado al vestido y su confección, así como el sistema de distribución²⁶⁰. La oferta y la demanda no paran de evolucionar; se encuentran en constante mutación, pues el desarrollo de la moda hace que abunden innovaciones técnicas²⁶¹.

El panorama competitivo mundial del sector textil y del vestido ha conocido profundos cambios²⁶²; en efecto, la naturaleza efímera de la moda hace que redefina su cadena de valor²⁶³. Uno de los componentes de esta cadena cobra particular importancia: su distribución. Debido a los volúmenes que suelen comprarse, esta última representa la directriz para captar los márgenes más elevados en la venta y conduce las negociaciones en que se inserta²⁶⁴.

Así pues, la distribución de la moda juega un rol fundamental, pues esta industria no se limita solamente a operaciones de producción. Inscrita en el comercio internacional de bienes y servicios, la moda ha generado que los diferentes actores que participan en este sector diversifiquen sus operaciones comerciales²⁶⁵.

Algunos autores consideran que, por su naturaleza fragmentada y diversa, es necesario el ingreso de diferentes empresas, contar con un gran portafolio de outsourcing comercial y de acuerdos de aprovisionamiento con los proveedores²⁶⁶. Para otros, la distribución al por mayor y al detalle constituye la pieza clave de este negocio²⁶⁷.

Ello no significa que el modelo de negocios en que se inserta se limite a estas opciones. Así, por ejemplo, otros actores se han orientado a la especialización en la distribución, de ahí que hayan establecido cadenas comerciales especializadas²⁶⁸. Otros, por el contrario, adoptan las nuevas tecnologías, es decir, recurren a la distribución on line de las piezas de moda, haciendo que su experiencia sea universal, pues la internet traspasa los límites y fronteras territoriales²⁶⁹.

En ese orden, los acuerdos organizacionales son diversos: negocios (sourcing), contratos bajo encargo, acuerdos de licencia. En ciertos casos, los distribuidores especializados se convierten en clientes o solicitantes de productos de telas (industria textil) que luego hacen confeccionar por terceros. La influencia de la distribución y de los consumidores sobre la organización de la industria crece incluso antes de su consumo²⁷⁰ .

En ese panorama, para que su comercialización y distribución resulte legítima, es necesario identificar el rol del diseñador de moda y su titularidad respecto de los dibujos y modelos que incorporan los textiles y los vestidos. Así, el diseñador deberá tener conocimiento de los instrumentos que ofrece la ley para que pueda comercializar sus creaciones intelectuales vertidas en las prendas de vestir o de sus accesorios.

La claridad en estos instrumentos jurídicos reafirma el valor agregado que le otorga el derecho de los diseños industriales a la industria de la moda, debido a que la concesión del derecho le permitirá al titular negociar legítimamente con los diferentes actores que participan en la cadena de valor. Igualmente, permite distinguir en qué eventos un tercero que utiliza o incorpora su diseño en sus líneas de productos está realizando una utilización legítima de aquella que es infractora. En ese orden, se analizarán las facultades positivas, es decir, las prerrogativas que le asisten al diseñador de moda para disponer válidamente de sus bienes inmateriales (Capítulo I) y las atribuciones de carácter defensivo con las que cuenta el designer para efectos de oponerse a una utilización ilícita por parte de un tercero (Capítulo II).

CAPÍTULO 1 EL DERECHO POSITIVO DE LA PROTECCIÓN DEL DESIGNER

Concedido el registro del diseño industrial, el diseñador de moda tiene una serie de prerrogativas que permiten identificar el núcleo de su derecho. Estas facultades de contenido positivo tienen por objeto permitir que pueda comercializar válidamente sus dibujos o modelos. En efecto, el Artículo 114 de la Decisión andina 486 de 2000 establece:

El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

La regla de la referencia consagra el principio general en virtud del cual el derecho al registro del dibujo o modelo pertenece al designer. Con esta precisión, el legislador andino pretende proteger a aquel que realizó la labor de creación intelectual. En el sector de la moda se concreta en la apariencia incorporada al producto o a la parte de producto que lo contiene.

Así mismo, establece que la titularidad del derecho puede pertenecer a personas naturales y jurídicas. Distingue que en el evento en que hayan participado varias personas de manera conjunta en su realización, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas.

La norma también aclara que, en el caso de una creación independiente, es decir, cuando dos o más personas produjeron un mismo diseño sin estar vinculadas o relacionadas unas con otras, el derecho se concede al primero que solicitó el registro.

Ahora, debido a que el derecho nace con el registro, el diseñador cuenta con la facultad de transferir su diseño. Se orienta en ese sentido el Artículo 114 de la decisión andina al establecer que concedido el derecho, el titular puede transferirlo. La transferencia de un dibujo o modelo industrial puede realizarse como consecuencia de un acto entre vivos (Sección 1) o por causa de muerte (Sección 2).

SECCIÓN 1. LA TRANSFERENCIA POR ACTO ENTRE VIVOS

La explotación comercial del diseño industrial puede efectuarse por el diseñador. En ese sentido, el designer de moda puede ofrecer en venta, vender, fabricar o exportar sus creaciones de moda. Esto supone que el designer tenga sostenibilidad financiera y administrativa, lo cual le permitirá posicionar en el mercado su marca y sus diseños. Así, por ejemplo, las casas de alta costura han adoptado este modelo de negocios. Sin embargo, cuando el designer es una pequeña o mediana empresa o es un diseñador independiente, sus dibujos y modelos se convierten en el instrumento por excelencia que les permite ser competitivos²⁷¹.

En ese contexto, numerosas empresas de distribución o de retail interesadas en su comercialización se dirigen a los diseñadores, es decir, a las casas de alta costura, a los creadores de creaciones artesanales, o simplemente a los diseñadores, con el fin de que estos vendan sus dibujos o modelos. En ese orden, el diseñador debe adoptar la delicada decisión de determinar si desea transferirlos o, por el contrario, quiere conceder simplemente una autorización para que un tercero o un distribuidor los incorpore para que los explote por un período de tiempo determinado, o, en un sector geográfico específico²⁷².

Para estos efectos, el legislador andino y el TAJ reconocen en favor del diseñador de moda dos modalidades de explotación del dibujo o modelo industrial que protege a la creación de moda: la cesión o transferencia (Parágrafo 1) y la licencia de explotación de uso (Parágrafo 2). La distinción de estos instrumentos jurídicos obedece a la necesidad de identificar que en los contratos de explotación concernientes a los dibujos y modelos industriales de moda existe una separación del monopolio que el legislador y la jurisprudencia reconocen a los derechos de propiedad intelectual.

§.1. LA TRANSFERENCIA O CESIÓN

“La cesión del derecho sobre el diseño industrial implica la transferencia total de las prerrogativas legales sobre el diseño industrial. Sus efectos son similares a los de un contrato de venta”²⁷³.

El Régimen Andino no establece ninguna regulación al respecto; simplemente, prevé de manera general que el designer cuenta con esta prerrogativa. Al guardar silencio respecto de esta modalidad de transferencia, el legislador andino dejó en cabeza de las partes la facultad de dotar de contenido a este contrato. En ese sentido, el principio de la libertad contractual y la autonomía de la voluntad desempeñan un rol determinante con el fin de establecer bajo qué condiciones puede realizarse la transferencia²⁷⁴.

Como todo contrato, debe cumplir con los requisitos de validez que prevé la ley, esto es, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita²⁷⁵. La cesión puede realizarse en un solo acto jurídico o, por el contrario, incluirse en una cláusula en un contrato por encargo.

En virtud de este acuerdo, el cedente y el cesionario son libres de determinar el alcance de la transferencia; así, por ejemplo, puede tener por objeto la reproducción total o parcial del diseño industrial276. Así mismo, debe identificarse si va a tener un límite temporal o espacial y si esta se efectúa a título gratuito u oneroso.

La Decisión andina guarda silencio respecto de la formalidad que el contrato debe adoptar, es decir, si debe ser escrito o no. En ese orden, el contrato de cesión no se encuentra sujeto a ninguna formalidad escrita; sin embargo, por seguridad jurídica, se aconseja a las partes que adopten la modalidad escrita, toda vez que por tratarse de un acto de transferencia del derecho debe estar inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio²⁷⁷.

Ahora, debido a que en Colombia coexiste el régimen previsto en la decisión andina y la normatividad interna colombiana, puede afirmarse respecto de esta modalidad de transferencia que existen dos regímenes.

En efecto, la normatividad prevista que regula la Decisión andina corresponde a lo descrito en este parágrafo; no obstante, la novedad la presenta el ordenamiento colombiano compuesto por la Ley 1450 de 2011. Precisamente, esta ley incorporó el plan nacional de desarrollo colombiano y reguló de manera general los actos de transferencia de propiedad industrial incluidos los de los diseños industriales. El Artículo 29 de la ley en cita establece lo siguiente:

TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Salvo pacto en contrario, un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito.

La regla de la referencia establece un principio general respecto de la transferencia de derechos de propiedad industrial (A). Debido a las implicaciones que tiene este tipo de contratos en el mundo de la moda, resulta necesario señalar su alcance (B).

A. PRESUNCIÓN LEGAL DE TRANSFERENCIA

El artículo 66 del Código Civil colombiano establece que se presume un hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. De la misma manera, prevé que se puede probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, salvo que se trate de una presunción de derecho, es decir, de aquella que no admite prueba en contrario²⁷⁸.

La Ley 1450 de 2011 estableció una presunción legal de transferencia, lo cual significa que se trata de una presunción que admite prueba en contrario²⁷⁹. Para que tenga aplicación, la norma distingue que debe tratarse solamente de dos modalidades de contratos: los de trabajo²⁸⁰ y de prestación de servicios²⁸¹. Así, se presume que se transfieren los derechos de propiedad industrial, es decir, de las patentes, las marcas y los diseños industriales, siempre que estemos en presencia de un contrato de trabajo o de prestación de servicios.

La nota distintiva de estos contratos radica en la independencia de la actividad del contratista, de la subordinación o dependencia propias del contrato de trabajo²⁸².

La Corte Constitucional colombiana ha señalado que el contrato de prestación de servicios se caracteriza porque la prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer²⁸³, en donde la experiencia, capacitación y formación profesional de la persona son determinantes para la ejecución de una determinada labor. De la misma manera, la autonomía e independencia del contratista, desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato²⁸⁴. Así, el contratista cuenta con un amplio margen de libertad para desarrollar el objeto contractual, teniendo como límite las estipulaciones del contrato y el plazo acordado²⁸⁵.

De manera contraria, para que se configure un contrato de trabajo, se requiere la actividad personal del trabajador, esto es, que el trabajador realice la labor encomendada la cual no puede ser delegada. La subordinación o dependencia, es decir, que en el cumplimiento de las labores el empleado no tenga autonomía ni independencia. Finalmente, se exige un salario como contraprestación de la labor realizada.

Ahora bien, las creaciones intelectuales que surgen como consecuencia de estos contratos se presumen transferidos al empleador o el contratante de manera automática por el solo hecho de la celebración del contrato y su formalidad escrita. En ese sentido, el escrito constituye una solemnidad sin la cual el acto de transferencia no puede surgir a la vida jurídica. Así lo señala el Artículo 29 de la ley de la referencia, al establecer que para que opere la presunción se requiere únicamente que el contrato conste por escrito.

Generalmente, cuando los diseñadores de moda se insertan en este tipo de contratos no son conscientes de su calidad de creadores, interesándose únicamente de su condición al momento de terminar el contrato de prestación de servicios o de trabajo²⁸⁶. En ese sentido, resulta necesario analizar cuál es el alcance de la presunción legal de transferencia.

B. ALCANCE DE LA PRESUNCIÓN LEGAL

De lo expuesto, puede observarse que la presunción legal solamente opera para aquellos contratos de trabajo o de prestación de servicios en los que las partes hayan guardado silencio respecto de la transferencia de los derechos de propiedad industrial que consten por escrito.

Al ser tan general, la regla deja muchos vacíos y dificultades, especialmente en lo que concierne al contrato de trabajo. Esto, debido a que el artículo 29 guarda silencio en relación con aquellos eventos en que el designer realizó el dibujo o modelo fuera de las funciones del contrato de trabajo, pero, en horario de trabajo y con medios o datos proporcionados por el empleador, ¿en cabeza de quién se radica la titularidad? ¿La presunción también opera en estos eventos?

No existe un pronunciamiento judicial ni del TAJ ni del Consejo de Estado. Sin embargo, la SIC, a propósito de la presunción legal de cesión, señaló que para que opere se requiere que se trate de creaciones realizadas en cumplimiento de las labores propias de sus deberes²⁸⁷. Para llegar a esta conclusión, la Superintendencia se fundó en las disposiciones que regulaban la misma situación antes de la entrada en vigencia de la Decisión andina 486. En ese sentido, los Artículos 539[288] y 581[289] del Código de Comercio, que regulaban la cesión de invenciones y de diseños industriales, establecían que salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono.

Las normas del Código de Comercio señalaban que, si el trabajador no tenía como función la labor de investigar, pero, gracias a la utilización de los datos o instrumentos que utilizaba debido a su labor obtenía la invención o el dibujo o modelo industrial, el trabajador tendría derecho a una compensación que se fijaría de acuerdo con el monto del salario, la importancia de la invención o del dibujo o modelo industrial, el beneficio que tuviera el patrono u otros factores similares.

Las reglas finalizaban señalando que en el evento en que no existiera un acuerdo entre las partes respecto de la compensación económica, se podía recurrir al juez para que este la fijara.

En ese marco, las reglas del Código de Comercio eran más completas y precisas en cuanto a la definición de la presunción legal de transferencia de titularidad del diseño industrial. En efecto, bajo este régimen, solo era necesario que existiera un contrato de trabajo o de mandato en virtud del cual se presumía que el trabajador o el mandatario transferían los derechos al empleador o al contratante salvo que mediara pacto en contrario.

Adicionalmente, señalaba que también existía una presunción de transferencia en aquellos eventos en el que el trabajador o el mandatario obtuviese el dibujo o modelo con los instrumentos o medios suministrados por el mandante o el empleador que se hicieren por fuera de las funciones establecidas o encargadas en el contrato de trabajo o de mandato. Finalmente, imponían en cabeza del empleador la obligación de compensar al trabajador como consecuencia del acto de creación.

No obstante, las normas mencionadas se encuentran suspendidas porque el régimen jurídico andino se aplica de preferencia en virtud del principio de supremacía y de la aplicación inmediata del derecho comunitario andino.

Ahora, el Artículo 29 de la Ley 1450 simplemente señala que por el solo contrato de trabajo o de prestación de servicios existe una presunción de transferencia de derechos. Es decir que persiste la dificultad de identificar qué sucede en aquellos eventos en los que el trabajador obtiene el dibujo o modelo con los instrumentos o medios suministrados por el empleador o el contratante fuera de las funciones o labores previstas en el contrato de trabajo o de prestación de servicios.

Al respecto, la SIC ha señalado que para que opere la presunción legal de transferencia se requiere que las invenciones o creaciones intelectuales sean el fruto del cumplimiento de las labores propias del cargo y hace extensiva para estos eventos lo dispuesto en el Artículo 539 y 581 del Código de Comercio²⁹⁰.

En ese sentido, la aplicación de las reglas del Código de Comercio significan que la presunción legal de transferencia también se aplica en aquellos eventos en que, pese a que el empleado no ha sido contratado para investigar y no obstante obtiene las creaciones intelectuales con medios e instrumentos dados por el empleador o contratante, el resultado será del patrono o del contratante. La única exigencia que prevé la ley es que el contrato conste por escrito.

Como puede observarse, para que opere la presunción legal de transferencia, se requiere solamente que el contrato conste por escrito, lo que significa que esta presunción legal no extiende sus efectos a los contratos verbales, pues la regla de manera expresa así lo señala. Sin embargo, de manera equívoca, la SIC ha señalado que la presunción legal de transferencia también se aplica para aquellos casos en los que entre el empleado y el empleador no exista un contrato de trabajo o de prestación de servicios que conste por escrito²⁹¹. Así, para esta oficina, la presunción legal de cesión de derechos se extiende para los contratos de trabajo o de prestación de servicios consensuales o que cuenten con la formalidad escrita.

Ahora bien, resulta necesario señalar que el Artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 también deja abierta la posibilidad para que las partes en el contrato dispongan que la titularidad de los derechos de propiedad industrial pueda radicarse en cabeza del designer. En ese sentido, las partes son libres de regular el período durante el cual va a existir dicha transferencia y el territorio geográfico en el cual regirá.

No obstante, en el contrato, las partes no pueden prever claúsulas que tengan por objeto restringir la producción intelectual futura o que el designer se obligue a no producirla²⁹². Esta solución que se aplica para el derecho de autor puede extenderse a los diseños industriales gracias a la teoría de la unidad de arte que encuentra plena aplicación en el Derecho colombiano²⁹³.

Finalmente, estas disposiciones no pueden desconocer el derecho al reconocimiento que tiene el designer, es decir, que su nombre figure en su creación intelectual. Lo anterior, debido a que el Artículo 118 del régimen andino establece la obligación de indicar en la solicitud de registro quién es el verdadero designer.

En suma, al establecer en el Artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 una presunción legal de transferencia de derechos de carácter general permite observar que existe una marcada protección hacia el empleador o contratante en desventaja del trabajador o contratista. En ese sentido, se tiene que en Colombia el acto de creación intelectual realizado por el trabajador o el contratista en el marco de las funciones propias de su cargo es de titularidad del empleador o contratante. No existe jurisprudencia al respecto. Así, para que la titularidad de los derechos permanezca en cabeza del designer trabajador o contratista se requerirá pacto expreso de las partes. En consecuencia, el pacto expreso de las partes se convierte en la excepción al principio general.

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