О.С. Гринь

Заработай интеллектом! Договоры в сфере интеллектуальных прав

Научно-методическое пособие

Под редакцией
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ
Л. А. Новоселовой

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 347.77/.78

ББК 67.404.3

Г85

В оформлении макета использованы изображения с ресурса Shutterstock.com

Автор:

Гринь О. С., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Под редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Л. А. Новоселовой.

Научно-методическое пособие посвящено вопросам коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и содержит рекомендации по выбору форм получения соответствующих доходов. Книга прежде всего посвящена анализу договоров, которые могут использоваться авторами и правообладателями для распоряжения правами на результаты своего творчества. Наряду с этим в пособии раскрываются общие положения об исключительном праве как главном объекте оборота в сфере интеллектуальной собственности, субъектах, которые вправе совершать сделки в этой сфере, содержатся примеры успешной коммерциализации стартапов и типовые формы договоров.

Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2018 г.

Книга адресована авторам, иным обладателям прав на результаты интеллектуальной деятельности, не имеющим специальной юридической подготовки, и всем, кто интересуется вопросами распоряжения интеллектуальными правами.

УДК 347.77/.78

ББК 67.404.3

© Гринь О. С., 2018

© ООО «Проспект», 2018

Предисловие

Данное научно-методическое пособие посвящено механизмам распоряжения правами на результаты творческого труда, вопросам коммерциализации созданных результатов и предназначено, прежде всего, для представителей творческих профессий, ученых, программистов, не имеющих юридической подготовки.

Главные задачи автора научно-методического пособия — рассказать о способах распоряжения исключительными правами, видах договоров, которые могут заключать авторы и правообладатели при создании результата творческого труда и для коммерциализации полученных результатов.

В пособии представлен анализ положений законодательства и актуальной судебной практики, содержатся практические рекомендации по выбору той или иной договорной модели, а также предлагаются типовые формы некоторых договоров.

Научно-методическое пособие будет интересно авторам, иным обладателям прав на результаты интеллектуальной деятельности и всем, кто интересуется вопросами распоряжения интеллектуальными правами.

Глава 1.
Что в сфере интеллектуальной собственности может быть предметом сделок и приносить доход?

Современная политика государства направлена на создание в России развитого рынка высокотехнологичных, инновационных продуктов и других результатов творческого труда. На это обращается внимание в различных программных документах: Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642), Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. (Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203). Современная государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р) также исходит из положений о ведущей роли в экономике современных цифровых технологий.

Творческая активность является не только сферой самовыражения человека, но в современных условиях стала самостоятельным полноправным источником дохода.

Современная мировая экономика базируется на внедрении и повсеместном распространении инновационных технологий.

Подтверждается это и тем, что крупнейшие компании с самой большой в мире рыночной капитализацией: Apple Inc. — 904,61 млрд долл., Alphabet Inc. (создана в результате реорганизации компании Google в 2015 г.) — 782,68 млрд долл., Microsoft — 681,58 млрд долл. — это компании, работающие в сфере современных цифровых технологий и успешно реализующие свои инновационные продукты.

Поэтому продукты интеллектуального труда стали одним из ключевых товаров на современном рынке.

В результате творческой деятельности людей в самых разных сферах — в науке, технике, литературе, искусстве — создаются различные продукты интеллектуального труда, для обозначения которых в законе используется термин «результаты интеллектуальной деятельности».

Если эти результаты отвечают установленным законом требованиям (условиям охраноспособности), то они подлежат правовой охране по правилам части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

Именно в Гражданском кодексе Российской Федерации закреплены базовые положения о самих интеллектуальных правах и о договорах, которые заключаются для распоряжения этими правами.

К числу результатов интеллектуальной деятельности закон относит:

› произведения науки, литературы и искусства;

› раммы для ЭВМ);

› базы данных;

› фонограммы;

› эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

› изобретения;

› промышленные образцы;

› топологии интегральных микросхем.

Эти объекты разделяются на основные группы:

1) Объекты авторских прав: произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ (компьютерные программы); базы данных.

2) Объекты смежных прав: исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); базы данных¹.

3) Объекты патентных прав: изобретения; полезные модели; промышленные образцы.

4) «Нетипичные» результаты интеллектуальной деятельности: селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

Наряду с результатами интеллектуальной деятельности законом охраняются различные обозначения, которые служат для индивидуализации организаций, товаров, работ, услуг, имущественных комплексов и др. Такие обозначения называются средствами индивидуализации.

› фирменные наименования;

› товарные знаки и знаки обслуживания;

› наименования мест происхождения товаров;

› коммерческие обозначения.

Сам термин «интеллектуальная собственность» охватывает все эти охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Важно знать, что все объекты интеллектуальных прав делятся 3 группы:

1) охраняемые без какой-либо регистрации;

2) охраняемые лишь при условии государственной регистрации;

3) регистрируемые по желанию правообладателя.

Охраняются без регистрации:

› произведения науки, литературы и искусства;

› объекты смежных прав;

› секреты производства;

› коммерческие обозначения.

Охраняются лишь при условии регистрации:

› произведения науки, литературы и искусства;

› объекты смежных прав;

› секреты производства;

› коммерческие обозначения.

Охраняются лишь при условии регистрации:

› объекты патентных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров — регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте)

https://www.rupto.ru;

› селекционные достижения — регистрируются в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации

http://mcx.ru;

› фирменные наименования — охраняются те фирменные наименования коммерческих организаций, которые указаны при государственной регистрации организации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (эту функцию осуществляют налоговые органы)

www.nalog.ru.

Регистрируются по желанию правообладателя в Роспатенте:

› программы для ЭВМ;

› база данных;

› топологии интегральных микросхем.

Особенность этих объектов в том, что они будут охраняться и в том случае, если регистрация не осуществлена.

Для наших целей важно знать базовое правило закона — творческие продукты сами по себе не могут продаваться — они нематериальны и не способны быть предметом экономического оборота.

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому (п. 4 ст. 128 ГК РФ).

Объектом продажи являются не сами результаты творческого труда, а специальные права на них.

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации у субъектов возникают «интеллектуальные права», которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных законом, также личные неимущественные права и иные права.

Интеллектуальные права

исключительное право

неимущественные права

иные права

Неимущественные права возникают в случаях, указанных в законе. Например, у автора произведения как объекта авторских прав возникает право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения (ст. 1255 ГК РФ).

Иные права — это, например, право следования (ст. 1293 ГК РФ), право доступа (ст. 1292 ГК РФ) и другие. В научной литературе к категории «иных прав» также относят право на вознаграждение за использование служебного результата интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 1295, п. 4 ст. 1370, п. 5 ст. 1430, п. 4 ст. 1461 ГК РФ) и право на получение патента (ст. 1357 ГК РФ).

Именно исключительное право может быть предметом сделок. В отличие от этого личные неимущественные права неотчуждаемы и не могут служить предметом каких-либо сделок.

Доход в данной сфере возникает при реализации данного исключительного права.

В самом общем виде схема выглядит следующим образом:

Стоимость различных интеллектуальных продуктов может достигать очень существенных показателей.

Для примера приведем данные о стоимости 20 известных товарных знаков по данным BrandZ в 2018 г. (из топ-100)²:

По сравнению с зарубежными компаниями, российский бизнес, к сожалению, пока не является активным участником инновационных процессов. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА»:

› за рубежом доля затрат корпораций на исследования и разработки в общенациональных затратах на НИР (научные исследования и разработки) превышает 65%, а в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития приближается к 70%;

› в России ситуация обратная: за счет корпоративного сектора финансируется лишь 20% таких затрат³.

В зарубежных странах, где развивается инновационная экономика, появилось и другое неизбежное в данном случае явление — крупные патентные споры. Такие споры стали неотъемлемым атрибутом деятельности компаний, работающих с технологиями.

судебная практика

Одним из наиболее известных является противостояние компаний Apple Inc. и Samsung Electronics Co., названное в СМИ «патентной войной». Споры между компаниями длились с 2011 по 2018 г. В итоге по решению федерального суда в Сан-Хосе (штат Калифорния) корейская компания обязана выплатить 539 млн долл. компенсации в пользу американского конкурента.

Судебное дело: Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., 11-cv-01846, U.S. District Court, Northern District of California (San Jose)⁴.

Еще одним примером является решение Окружного суда Техаса, который признал Samsung Electronics виновной в нарушении патента, принадлежащего патентному бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US) (базируется в пригороде Далласа), с присуждением штрафа в 400 млн долл. Речь идет о патенте на технологию FinFet — транзисторе, который позволяет значительно повысить производительность микрочипа, при этом снизив его энергопотребление.

Судебное дело: KAIST IP US LLC v. Samsung Electronics Co., 16-1314, U.S. District Court for the Eastern District of Texas (Marshall)⁵.

примеры из практики

Приведем российские примеры успешной инновационной деятельности.

Так, например, объем выручки государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которая является одним из лидеров российского рынка инноваций, по новым продуктам вне и внутри контура Корпорации на конкурсной основе в 2016 г. 190,8 млрд руб.

Согласно данным официального отчета корпорации с 2014 по 2016 г. «Росатом» увеличил выручку от лицензионных договоров в 13 раз, а показатели по зарубежному патентованию выросли в 19 раз.

Количество результатов интеллектуальной деятельности: полученных патентов иностранных государств, поданных и зарегистрированных в установленном порядке заявок на получение патентов иностранных государств, оформленных секретов производства (ноу-хау), характеризующих коммерциализацию и расширение сферы применения результатов научной деятельности атомной отрасли, в 2016 г. составляет 479 единиц⁶.

Кроме крупных российских и зарубежных компаний, достаточно эффективно налажена модель коммерциализации в стартапах. Об этом см. в главе 5 данного пособия.

Глава 2.
Исключительное право — главный источник дохода автора и правообладателя

Именно исключительное право может являться предметом различных сделок, поэтому предлагаем более подробно разобраться с данным правовым явлением.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности предоставляет его обладателю возможность использовать данный результат любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ) и запрещать его использование другим лицам без согласия правообладателя.

Использование результата интеллектуальной деятельности может осуществляться самыми разными способами. Совокупность таких способов в юридической литературе называют правомочиями, которые составляют содержание исключительного права.

Перечни таких способов использования предусмотрены законом в отношении каждого из видов результатов интеллектуальной деятельности.

Рассмотрим ключевые положения в отношении способов использования объектов авторских прав (произведений науки, литературы и искусства, программ для ЭВМ) и объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов).

Перечень способов использования объектов авторских прав приведен в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Российский законодатель указывает виды способов, которые применимы ко всем либо к отдельным видам произведений.

› За рубежом

В англо-американской системе этот вопрос решается иначе. Например, Закон Великобритании об авторском праве не содержит общего понятия исключительного права, устанавливая лишь перечень отдельных правомочий имущественного характера. Названный закон не содержит единого перечня таких действий, конкретные правомочия предусмотрены применительно к отдельным видам охраняемых объектов.

Способы использования произведений

› Воспроизведение произведения

Воспроизведение — изготовление одного и более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме, в том числе запись на электронном носителе.

Запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память компьютера, также считается воспроизведением.

Например, воспроизведением будет считаться копирование электронного файла фильма, книги на флэш-носитель.

› Распространение произведения

Распространение возможно путем продажи или иного отчуждения (дарения, мены) оригинала или экземпляров, т. е. его материальных носителей.

Материальный носитель — это вещь, в которой выражен результат интеллектуальной деятельности.

Например, для компьютерной программы материальным носителем может быть диск, на котором она записана, для повести или рассказа — книга, для изобретения — чертеж и т. д.

Так, продажа дисков с компьютерными программами — распространение экземпляра произведения.

› Прокат оригинала или экземпляра произведения

Прокат оригинала или экземпляра произведения рассматривается как самостоятельный способ его использования. Приобретение любого материального носителя, на котором зафиксировано произведение, не дает собственнику этого носителя право сдавать его в прокат без согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения.

Правила о прокате неприменимы в отношении программы для ЭВМ, за исключением случая, когда такая программа является основным объектом проката.

Это означает, что если, например, кто-либо приобрел диск с компьютерной программой, то сдавать такой диск в прокат (временное владение и пользование) без специального согласия правообладателя нельзя.

› Импорт

Импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения также рассматривается законом как самостоятельный способ использования, что требует получения у правообладателя специального разрешения на их ввоз на территорию Российской Федерации.

› Публичный показ

Показом является любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно или на экране с помощью технических средств (пленки, диапозитива, телевизионного кадра и т. п.), а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения (этим термином в законе обозначаются кинофильмы, теле- и видеофильмы и другие подобные произведения — ст. 1263 ГК РФ) без соблюдения их последовательности. Показ возможен в отношении различных объектов: произведений изобразительного искусства, архитектуры, фотографий и т. п.

Публичный характер такой показ приобретает, если осуществляется в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи. При этом не имеет значения, воспринимается ли произведение публикой в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с такой демонстрацией (например, посредством интернет-трансляции).

› Публичное исполнение произведения

Публичное исполнение произведения — представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения.

судебная практика

Пример из судебной практики: В помещении салона красоты посредством радиостанции осуществлялось публичное исполнение музыкальных произведений с помощью технических средств (радиоприемника).

Суд указал, что это является публичным исполнением произведения, поскольку в данном случае имело место представление музыкального произведения с помощью технических средств, а именно радиоприемника, размещенного в салоне красоты, т. е. месте, открытом для свободного посещения.

В такой ситуации было необходимо заключать договор с правообладателем либо с Российским авторским обществом (РАО), иначе наступает ответственность по ст. 1301 ГК РФ

(п. 4 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)⁷.

› Сообщение в эфир, сообщение по кабелю

Сообщение в эфир — это сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению.

Сообщение в эфир производится посредством вещания — деятельности, связанной с передачей кодированных сигналов. Эту деятельность осуществляют организации эфирного вещания.

Сообщение по кабелю — сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств. Эту деятельность осуществляют организации кабельного вещания.

Правовой статус организаций эфирного и кабельного вещания определен в Законе РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Главное отличие сообщения в эфир и сообщения по кабелю от публичного исполнения заключается в том, что не требуется физического присутствия публики в одном каком-либо месте.

Поэтому не имеет значения, видели ли, например, распространенный в СМИ сюжет какие-либо лица, — сам факт сообщения в эфир или по кабелю достаточен для того, чтобы установить факт использования объекта.

› Ретрансляция

Ретрансляцией признается прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания.

› Перевод или другая переработка

Под переработкой понимается создание производного произведения: обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и т. п. Поэтому для, например, создания аранжировки необходимо получить согласие правообладателя.

Особенность установлена в отношении программ для ЭВМ — переработкой будет считаться любое ее изменение, в том числе перевод с одного языка на другой, за исключением адаптации. Адаптация — это внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях ее функционирования на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

Не будет нарушением настройка и изменение приобретенной программы для обеспечения совместимости с техническими требованиями компьютера пользователя.

› Практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта

Данный случай использования произведения является практическим применением положений, составляющих содержание произведения, в том числе положений, представляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное решение. Данные произведения включают инженерно-технические решения, от правильной реализации которых зависит использование произведения.

Под практической реализацией понимается разработка строительной документации, строительные и иные работы по созданию архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового объекта.

› Доведение произведения до всеобщего сведения

При доведении произведения до всеобщего сведения любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору. Данный способ был введен специально для случаев использования произведений в Интернете и иных компьютерных сетях.

Отличие доведения до всеобщего сведения от передачи в эфир или сообщения по кабелю состоит в том, что лицо, разместившее произведение в компьютерной сети, само не осуществляет каких-либо действий, направленных на сообщение его публике. Напротив, в данном случае активную роль играют пользователи, осуществляющие поиск такого произведения в компьютерной сети для его использования.

судебная практика в отношении программ для ЭВМ

Верховный Суд РФ сделал вывод о формировании современного унифицированного стандарта использования программ для ЭВМ как в форме записи (сохранения) в память компьютера, так и в форме хранения в его памяти, поскольку как сохранение, так и хранение влекут воспроизведение компьютерной программы.

Так, нарушением исключительных прав на программу для ЭВМ может быть признана не только ее запись в память компьютера, но и сам факт хранения ее там (при отсутствии доказательств правомерности этого). Таким образом, хранение программы для ЭВМ также считается способом ее использования

(Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400 по делу № А20-2391/2013).

› за рубежом

Аналогичное понимание хранения программы для ЭВМ в памяти компьютера как использования объекта авторского права, влекущего ответственность, содержится в ст. 4 Директивы 2009/24/ЕС Европейского парламента и Совета от 23.04.2009, применимой в Европейском союзе, согласно которой такие действия, как загрузка в память компьютера, отображение на экране, эксплуатация, передача, хранение компьютерной программы в памяти устройства влекут за собой воспроизведение, поэтому совершение таких действий возможно только с согласия правообладателя.

› В отношении объектов патентных прав

Исключительное право на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (объекты патентных прав) предоставляет возможность использовать эти объекты любым не запрещенным законом способом.

В качестве примера в законе указывается на наиболее распространенные способы такого использования (ст. 1358 ГК РФ).

Одним из центральных понятий здесь является используемый законодателем термин «введение в гражданский оборот».

Сам термин «гражданский оборот» в законе не определен. В юридической науке он определяется как совокупность гражданско-правовых сделок.

Исходя из ст. 1358 ГК РФ, под введением в гражданский оборот понимается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа или любая иная сделка с объектом (продуктом или изделием), в котором выражен результат интеллектуальной деятельности.

Соответственно использованием объекта патентных прав считается введение в гражданский оборот или хранение товара, в котором использованы такие объекты (например, производство и продажа лекарственного препарата, формула которого запатентована).

Если запатентован не сам продукт, а способ его получения, то использованием будет введение в оборот того объекта, который создан запатентованным способом (например, использование запатентованного способа лечения заболевания; производство сплава металла по запатентованной технологии и др.).

СЛУЧАИ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

› В отношении объектов авторских прав

В законе особо установлены случаи свободного использования произведения без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты ему вознаграждения (ст. 1272–1279 ГК РФ).

Так, допускается распространение оригинала (или экземпляров) произведения, если ранее такой оригинал (экземпляр) был правомерно введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения. Например, перепродажа книг, дисков с компьютерными программами, которые изначально были реализованы с согласия правообладателя.

Законом допускается свободное воспроизведение произведения без согласия автора (иного правообладателя) и без выплаты вознаграждения в личных целях (см. ст. 1273 ГК РФ).

Законом также допускаются случаи свободного использования произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях (однако необходимо обязательно указывать имя автора, произведение которого используется, и источник заимствования).

В законе также оговаривается, что допускается свободное использование произведения в целях облегчения восприятия произведения лицами с ограниченными физическими возможностями (тифлокомментирование, снабжение произведения сурдопереводом).

Допускается свободное использование произведения для создания произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этих пародий либо карикатуры.

Отдельно в законе оговариваются правила свободного использования произведений библиотеками, архивами и образовательными организациями.

Свободное использование произведений изобразительного искусства или фотографий допускается в случаях, если они постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения.

Исключением являются случаи, когда изображение произведения является основным объектом использования или используется в целях извлечения прибыли. Данные правила также распространяются на произведения архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства. Например, они могут попадать в кадр при фото- и видеосъемке, не будучи главным объектом такой съемки.

Свободное воспроизведение произведения для целей правоприменения (для осуществления производства по делу об административном правонарушении, для производства дознания, предварительного следствия или осуществления судопроизводства в объеме, оправданном этой целью). Например, воспроизведение фрагментов кинофильма, музыкальных произведений в судебном заседании по делам, где рассматривается факт их незаконного использования.

› В отношении объектов патентных прав

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (объекты патентных прав) следующие случаи:

› проведение научного исследования продукта или способа, изделия, в которых использованы объект патентного права, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;

› использование объекта патентного права при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

› использование объекта для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

› разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

› введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта (изделия), в котором использован запатентованный объект, если этот продукт (изделие) ранее был правомерно введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Например, перепродажа смартфонов, которые изначально были реализованы в России с согласия правообладателя.

Данное положение называется правилом «исчерпания исключительного права».

Глава 3.
Кто вправе совершать сделки с интеллектуальными правами

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (п. 1 ст. 1228 ГК РФ).

Поскольку творческий характер труда физического лица является определяющим для получения им статуса автора, в законодательстве содержится специальная оговорка, что авторами не могут быть граждане, которые не внесли личного творческого вклада в создание результата.

Помимо авторов, согласно подходу отечественного законодателя, субъектами авторского права признаются иные физические лица, а также юридические лица и публично-правовые образования.

Выделяется категория правообладателей, не являющихся авторами. Такими правообладателями могут быть как граждане, так и юридические лица, публично-правовые образования.

К числу таких правообладателей относится работодатель — если результат интеллектуальной деятельности создается согласно нормам о служебном произведении или объекте патентного права, т. е. создано работником в пределах установленных для работника трудовых обязанностей или по заданию работодателя. По общему правилу исключительное право будет принадлежать работодателю, и он вправе распоряжаться таким правом (ст. 1295, 1370 ГК РФ).

К числу иных субъектов относятся также наследники и иные правопреемники, в частности, если исключительное право на произведение переходит по наследству. Например, автор вправе указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после своей смерти в завещании. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.

Субъектами авторских прав могут выступать публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования), если результат творческого труда создан по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, может принадлежать этим субъектам.

Законодатель также предусматривает возможность осуществления коллективного управления правами специальными организациями (ст. 1242 ГК РФ). Так, например, с Российским авторским обществом (РАО) может быть заключен лицензионный договор в отношении публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю музыкального произведения.

Организации общественного питания, магазины или, как в примере выше, салоны красоты, желающие осуществлять публичное исполнение музыкальных произведений, должны предварительно заключить лицензионный договор с самим правообладателем или РАО.

Помимо этого субъектами интеллектуальных прав могут быть лица, организовавшие создание сложных объектов (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, базы данных). Речь идет, например, о продюсере кинофильма. Такое лицо приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых с обладателями прав на различные результаты интеллектуальной деятельности, которые входят в состав сложного объекта (ст. 1240 ГК РФ).

Субъектами прав могут быть также иностранные граждане. Так, исключительное право на произведение может быть признано за иностранными гражданами (их правопреемниками) в случаях, если произведение обнародовано на территории РФ; если произведение не обнародовано, но находится в какой-либо объективной форме на территории РФ; если произведение обнародовано за пределами территории РФ или не обнародовано, но находится в какой-либо объективной форме за пределами территории РФ, но в соответствии с международными договорами РФ подлежит правовой охране.

Если авторов/правообладателей несколько? Проблема множественности субъектов

Существуют следующие виды соавторства: раздельное и нераздельное.

Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое (нераздельное соавторство) или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (раздельное соавторство) (ст. 1258 ГК РФ).

Условием создания произведения в соавторстве является наличие соглашения между авторами о создании произведения. Данное соглашение может быть заключено в любой форме и на любой стадии создания произведения.

Соавторы могут подавать заявки на регистрацию объекта с указанием нескольких заявителей и выдачу патента на имя нескольких патентообладателей.

Исключительное право может приобретаться несколькими лицами в силу закона (например, по наследству) или договора (гражданско-правового, трудового).

В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).

Глава 4.
Как можно распорядиться своим интеллектуальным правом. Выбор видов договоров и основные требования к ним

Переход исключительного права возможен без заключения договора в случаях, установленных законом, в том числе в порядке наследования, реорганизации юридического лица и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ).

На принадлежащее автору, его наследникам (но не иным правообладателям) исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается, за исключением случая, когда указанное исключительное право являлось предметом залога и на него обращается взыскание по этому договору. На права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от использования произведения, может быть обращено взыскание (ст. 1284 ГК РФ).

Чаще всего распоряжение исключительным правом осуществляется на основании договора.

Распоряжение исключительным правом означает определение его юридической судьбы. Речь может идти о двух основных ситуациях:

1) полной передаче права другому лицу (как бы «продажа» данного права) — тогда налицо конструкция отчуждения исключительного права;

2) предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах — в этом случае используется место лицензии.

Договоры в сфере интеллектуальных прав можно разделить на 2 группы: договоры о создании результата интеллектуальной деятельности и договоры о распоряжении правом на существующий результат.

Выбор вида договора прежде всего зависит от того, создан ли результат интеллектуальной деятельности к моменту заключения договора или такой результат пока не создан.

I. Договоры о создании результата интеллектуальной деятельности заключаются в том случае, когда результата еще нет и автор или иное лицо создает такой результат по заключенному с заказчиком договору.

Так, если с заказчиком договор будет заключать сам будущий автор, то такой договор называется договором авторского заказа (например, договор на написание портрета с художником).

Если создавать результат будет не сам автор, а, например, организация, где работает творческий коллектив, то такой договор называется договором о создании результата интеллектуальной деятельности (например, договор заказа на создание сайта, заключаемый между двумя юридическими лицами).

Если речь идет о создании интеллектуального продукта по заказу государства или муниципальных образований, то тогда заключается государственный (муниципальный) контракт.

Помимо договоров, которые прямо предусматривают создание определенного интеллектуального результата, такие результаты могут создаваться в рамках иных договоров, которые прямо не предусматривали их создание: как правило, речь идет о договорах подряда и договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее — договор НИОКР).

Например, в ходе выполнения научного исследования по договору ученый разработал патентоспособный результат, который на этапе заключения договора не предполагался ни заказчиком, ни исполнителем.

В каждом из данных случаев по-разному решается вопрос о том, кто будет обладателем исключительного права — заказчик или исполнитель.

Отношения сторон в указанных случаях могут строиться как по модели отчуждения исключительного права (т. е. все права на созданный продукт перейдут к заказчику), так и по модели предоставления права использования созданного результата, т. е. лицензионного договора (заказчик получит право использования созданного в будущем результата в предусмотренных договором пределах, а само исключительное право останется у исполнителя).

II. Договоры о распоряжении исключительным правом на существующие результаты заключаются в том случае, когда такие объекты уже созданы и охраняются в соответствии с законом как результаты интеллектуальной деятельности.

Здесь проявляются основные модели определения юридической судьбы исключительного права:

› договор об отчуждении исключительного права заключается при полной передаче права другому лицу (как бы «продажа» данного права);

› лицензионный договор заключается тогда, когда исключительное право остается у правообладателя, а другому лицу предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах.

Лицензионный договор подразделяется на 2 основных вида:

› простая (неисключительная) лицензия — правообладатель сохраняет право права выдачи лицензий другим лицам;

› исключительная лицензия — правообладатель не сохраняет право права выдачи лицензий другим лицам.

Если в договоре не указано иное, лицензия считается простой (неисключительной).

Помимо названных базовых конструкций определить юридическую судьбу исключительного права на созданный результат интеллектуальной деятельности возможно:

› передав исключительное право в управление третьему лицу (договор доверительного управления исключительным правом);

› обременив исключительное право (передать данное право в залог).

Помимо договоров о создании объекта и распоряжения исключительным правом на существующие объекты, в сфере интеллектуальных прав выделяются некоторые договоры, предметом которых является не само исключительное право, а некоторые иные права.

Среди таких договоров выделяются:

— договор об осуществлении права на вознаграждение;

— договор о распоряжении правом на получение патента.

Таким образом, схема основных договоров в сфере интеллектуальных прав выглядит следующим образом:

В гражданском законодательстве закреплен принцип свободы договора. Этот принцип, в частности, означает, что стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (ст. 421 ГК РФ). Поэтому стороны могут заключить любой другой договор о распоряжении исключительным правом, который не противоречит требованиям законодательства.

Более детально рассмотрим указанные отдельные договорные конструкции — сначала группу договоров о создании результата интеллектуальной деятельности, а затем группу договоров по распоряжению исключительными правами на созданные объекты.

Типовые формы некоторых договоров содержатся в разделе 6 данного пособия.

4.1. Договоры о создании результата интеллектуальной деятельности

Если результат нужно создать: договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности

Если объект еще не создан, выбор договорной конструкции зависит от следующих аспектов:

Так, например, если организации или гражданину (заказчику) требуется разработать сайт, заказчик может обратиться к конкретному гражданину и заключить с ним договор о создании сайта. Такой договор будет считаться договором авторского заказа.

Если же заказчик обратится в какую-либо организацию, которая занимается разработкой сайтов, то такой договор будет являться договором заказа на создание результата интеллектуальной деятельности.

Результаты интеллектуальной деятельности могут создаваться не только по заказу частных лиц. Достаточно часто такие заказы исходят от государства (или муниципальных образований) — для обеспечения соответствующих государственных нужд.

Например, если создание сайта потребуется какому-либо министерству, должен быть заключен государственный контракт. Для определения того, с кем же такой контракт будет заключен, законом предусмотрены специальные процедуры (см. ниже).

Встречаются ситуации, когда при исполнении договора подряда и договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, которые прямо не предусматривали создание какого-либо результата интеллектуальной деятельности, такой результат все же создается. Например, это достаточно часто происходит при заключении договора на