И.С. Мухамедшин

Коммерциализация объектов в сфере интеллектуальной собственности

Монография

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 347.77

ББК 67.404.3

М92

Автор:

Мухамедшин И. С. – кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности». Обладает значительным опытом научной и практической деятельности в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности и введением в оборот прав на нее. Имеет около 300 научных публикаций, в том числе монографий, учебников, учебных пособий и статей в научно-практических изданиях.

Рецензенты:

Синельникова В. Н., доктор юридических наук, профессор;

Смирнова В. Р., доктор экономических наук, профессор.

В монографии раскрыта «дорожная карта» коммерциализации интеллектуальных прав. В ней рассматриваются вопросы инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, проведения маркетинговых исследований и бизнес-планирования инновационного проекта. Особое внимание уделяется договорным формам закрепления и передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности. В приложении приводятся макет бизнес-плана, нормативные и методологические материалы.

Нормативные акты приведены по состоянию на февраль 2018 г.

Монография предназначена для эффективной организации учебного процесса, и в частности самостоятельной работы студентов и слушателей, обучающихся дистанционно.

УДК 347.77

ББК 67.404.3

© Мухамедшин И. С., 2018

© ФГБОУ ВО РГАИС, 2018

© ООО «Проспект», 2018

Предисловие

Активизация инновационной деятельности российских хозяйствующих субъектов в современных условиях приобретает особую актуальность. В условиях импортозамещения повышение конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг становится важнейшим фактором повышения эффективности деятельности их производителей.

Важнейшая роль в решении этих задач принадлежит использованию новейших достижений науки, техники и дизайна, т.е. интеллектуальной собственности.

В связи с этим изучение вопросов введения в оборот прав на интеллектуальную собственность, в первую очередь на результаты интеллектуальной деятельности, представляется необходимым не только для патентных работников, но и – в первую очередь – для управленческого персонала, менеджеров, занятых решением проблем повышения конкурентоспособности производимой продукции.

Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности неразрывно связано с введением в оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности. Наиболее успешно решить эти задачи возможно только в результате осуществления определенных работ (этапов коммерциализации интеллектуальных прав).

В монографии раскрыта «дорожная карта» коммерциализации интеллектуальных прав. В ней рассматриваются вопросы инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, подчеркивается важность проведения маркетинговых исследований и бизнес-планирования инновационного проекта. Вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, в частности, выбор оптимальной формы их правовой охраны, рассматриваются в тесной связи с принятием решения о возможной коммерциализации прав на эти результаты и материальных носителей, в которых они могут быть выражены. Раскрываются вопросы инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности и критика автором положений, содержащихся в действующем нормативном и методическом регулировании инвентаризации прав на интеллектуальную собственность.

Особое внимание уделяется договорным формам закрепления и передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности (на примере объектов авторского права, в частности, программ для ЭВМ, объектов патентного права, топологий интегральных микросхем и ноу-хау). Раскрываются особенности таких договорных конструкций, как договор об отчуждении исключительного права, лицензионный (сублицензионный) договор, договор коммерческой концессии, договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и другие.

В приложении приводятся макет бизнес-плана, нормативное и методологическое регулирование работ по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности, таблицы, раскрывающие содержание интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав, а также договорные формы вовлечения в оборот прав на интеллектуальную собственность и материальных носителей, в которых она выражена.

I. Инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности (РИД)

При разработке стратегии и тактики инновационного развития любому хозяйствующему субъекту, располагающему каким-либо интеллектуальным продуктом, следует проводить его инвентаризацию, в частности РИД. К такому интеллектуальному продукту относятся, в частности:

– РИД, использованные и используемые в продукте, производимом хозяйствующим субъектом.

– РИД, являющиеся результатом только что завершенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и работ, выполненных по договорам подряда;

– РИД, права на использование которых получены на основании договоров или без договора;

– РИД, обеспеченные или не обеспеченные правовой охраной, в том числе рационализаторские предложения, и др.

Проведение инвентаризации (описи) РИД необходимо для принятия, в частности, следующих решений:

– оправдано ли использование в производимой продукции соответствующих РИД;

– соответствуют ли объемы производства спросу на производимый продукт (на внутреннем и внешнем рынках);

– оправданы ли расширение производства продукции, ее модернизация, снятие продукции с производства;

– следует ли поддерживать правовую охрану РИД или поддержание правовой охраны РИД неоправданно;

– необходимо ли введение правовой охраны на только что полученный РИД , и, если да, то в какой форме;

– оправдано ли поддержание в силе соответствующих договоров, предоставляющих право использования РИД, и др.

Инвентаризацию РИД можно осуществлять по разным основаниям, в частности, по:

– степени освоенности (документация, опытный образец, производство и др);

– обеспеченности правовой охраной и др.

Ответ на вопрос о перспективности практического освоения РИД и коммерциализации прав на них или материальных носителей, в которых они выражены, можно получить после проведения соответствующих маркетинговых исследований и бизнес-планирования инновационного процесса.

II. Маркетинговые исследования

Маркетинговые исследования преследуют цель выявления спроса на рынке на продукт, в котором используется РИД (инновационный продукт). Проблема выпуска на рынок отечественной конкурентоспособной продукции приобретает в сегодняшних условиях развития национальной экономики особую актуальность.

В качестве двух основных параметров конкурентоспособности продукции, в первую очередь машино-технической, выступают научно-технические и дизайнерские с одной стороны и экономические (ценовые) показатели – с другой. При сравнимости первых показателей потребитель предпочтет более дешевый продукт. Обе группы показателей невозможно обеспечить без использования интеллектуального продукта, т.е. РИД.

В результате маркетинговых исследований важно из имеющегося в наличии массива РИД, выявленных на этапе I (инвентаризация РИД), отобрать те РИД, освоение которых будет содействовать созданию конкурентоспособной продукции.

В первую очередь необходимо определить наличие или отсутствие аналогов продукции с использованием РИД, мировой уровень продукции и спрос на нее на внешнем и внутреннем рынках, возможность замещения импорта, предпочтительно при более низком уровне цен.

В ходе проведения маркетинговых исследований важное значение имеет выявление патентной ситуации, в частности, обеспеченность решений, используемых в конкурентных продуктах, патентной охраной в России и за рубежом, возможность обхода патентов и т.д.

Особое внимание при проведении маркетинговых исследований следует уделить анализу потребительского спроса на продукцию и конечных потребителей. В частности, является ли спрос равномерным или сезонным, особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, тенденции развития и ожидаемые изменения рынка.

Важно выявить конкурентов как отечественных, так зарубежных, имеются ли монополисты в выпуске рассматриваемой продукции. Необходимо предусмотреть возможные действия конкурентов и разработать основные элементы стратегии противодействия. Существенно выявить те свойства продукции или дополнительные услуги, которые могут обосновать предпочтительность проекта в сравнении с продукцией конкурентов.

Принципиальным является вопрос организации системы сбыта; при этом необходимо учесть возможность и целесообразность привлечения к реализации продукта иных лиц, что повлечет торгово-сбытовые издержки (см. таблицы 2, 6 Приложения 1). Необходимо решить вопрос об организации рекламы, ее формах, необходимом объеме затрат.

В случае необходимости послепродажного обслуживания следует учесть соответствующие расходы и доходы.

Важным элементов маркетинговых исследований является обоснование цен на продукцию (см. таблицу 4 Приложения 1)

Оптовую цену товара следует определять исходя из реальной конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках с учетом уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности инициатора проекта.

Для обоснования рентабельности программы необходимо иметь документы, подтверждающие реальность сбыта продукции в соответствующих объемах и по предлагаемым ценам. В качестве таких документов могут выступать договоры, в частности предварительные,а также протоколы (соглашения) о намерениях.

Для выявления конкурентов, аналогов продукции, патентов, имеющих отношение к организуемому производству, в том числе патентов-аналогов, следует активно использовать патентную документацию, в частности, о фирмах-патентообладателях, особое внимание уделяя наличию патентов-аналогов и полноте раскрытия сущности запатентованного решения. Ценную информацию об аналогичных продуктах и конкурентах можно получить, изучив материалы специализированных выставок и ярмарок, каталогов фирм, специализированных изданий, материалов торгово-промышленных палат, торговых представительств фирм, в Интернет и т.д. Результаты маркетинговых исследований следует отразить в бизнес-плане.

III. Бизнес-планирование инновационной деятельности

Бизнес-план – документ, раскрывающий стоимость проекта, соотношение собственных средств инициатора проекта и «чужих» средств, необходимых для реализации проекта, возможность их возврата, рентабельность и окупаемость продукта.

В первую очередь бизнес-план необходим самому инициатору проекта для принятия решения о целесообразности его реализации. В случае, когда инициатор проекта уверен в его рентабельности и окупаемости при определенной поддержке, он обращается с бизнес-планом к соответствующему лицу с инициативой оказать необходимую поддержку.

Наиболее распространены три формы привлечения чужих средств в качестве поддержки предпринимательской, в частности, инновационной деятельности:

– финансирование, т.е. безвозвратное и безвозмездное предоставление денежных средств.

– кредитование, т.е. возвратное и возмездное предоставление поддержки;

– инвестирование, т.е. участие в реализации проекта путем вложения в него денежных средств, оборудования, интеллектуальных прав и иных инвестиций, как правило, с целью получения прибыли.

В бизнес-плане инновационной деятельности важно подтвердить принадлежность прав на осваиваемый РИД инициатору проекта или меры, предпринятые им для закрепления прав за собой (например, подачу заявки на получение патента). Не менее важно гарантировать ненарушение при реализации проекта прав третьих лиц, в частности, патентную чистоту продукции, в первую очередь на территориях ее изготовления и сбыта.

При определении сметной стоимости проекта важно правильно оценить затраты, связанные с созданием РИД и обеспечением их правовой охраной, поскольку они должны составлять немалую часть средств, формирующих сметную стоимость проекта.

В качестве гарантий возврата средств кредиторов и инвесторов могут выступать предусмотренные законодательством средства обеспечения исполнения обязательств (залог, неустойка, независимая гарантия, поручительство и др.). Следует помнить, что предметом залога могут быть исключительные права.

Практика выработала различные подходы к разработке бизнес-плана, учитывая, что никаких государственных стандартов на этот документ нет. В Приложении 1 приводится один из наиболее удачных макетов бизнес-плана, являющийся приложением № 1 к Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470.

IV. Оценка целесообразности и выбор оптимальной формы правовой охраны РИД

Правовая охрана РИД является условием и средством введения в оборот соответствующего объекта, поскольку в соответствии с п. 4 ст. 129 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сами РИД не могут отчуждаться и иным образом переходить от одного лица к другому. Если маркетинговые исследования и бизнес-план не подтверждают востребованность и эффективность воплощения РИД в инновационный продукт, целесообразность обеспечения правовой (в первую очередь патентной) охраной может оказаться сомнительной.

Статья 1225 ГК РФ содержит закрытый (исчерпывающий) перечень из 12 охраняемых РИД, которые можно разделить на объекты авторского права, объекты смежных прав, объекты патентного права и так называемые нетрадиционные объекты(см. приложение 2). Необходимо четко понимать отличие авторско-правовой охраны от патентной формы охраны, а также специфические особенности особых (sui generis) объектов (в частности, ноу-хау).

На все охраняемые российским законодательством РИД распространяются интеллектуальные права, включающие:

– исключительные (имущественные) права, принадлежащие правообладателю;

– личные неимущественные права, принадлежащие автору;

– иные права (право следования, право доступа и др).

Объектами авторско-правовой охраны являются произведения науки, литературы и искусства, а также программы для ЭВМ, приравненные по средствам правовой охраны к произведениям литературы, а также базы данных, охраняемые как составные произведения. Для обеспечения произведений авторским правом важна их выраженность в объективной форме. Авторские права возникают без соблюдения каких-либо формальностей в силу создания произведений, то есть авторское право презюмируется. Исключительное право на произведения, охраняемые авторским правом, действует в течение всей жизни автора плюс семьдесят лет после его смерти. Личные неимущественные права авторов всех охраняемых РИД неразрывно связаны с личностью автора и охраняются бессрочно.

Объектами коммерчески реализуемых смежных прав являются исполнения, фонограммы, вещание организаций эфирного и кабельного вещания.

Патентным правом охраняются технические (изобретения и полезные модели) и дизайнерские (промышленные образцы) решения. В отличие от авторского права патентное право возникает только в результате соблюдения формальностей (подачи заявки на получение патента), проведения государственной экспертизы и выдачи патента. Патент удостоверяет исключительное право, действующее в течение определенного срока (в случае изобретений – двадцать лет) с даты поступления заявки в патентное ведомство, право авторства и приоритет. В отличие от авторско-правовой охраны получение патента требует определенных материальных затрат.

Права на селекционные достижения (сорта растений и породы животных) возникают только в случае выдачи патента федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям.

Топология интегральной схемы – это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

В качестве ноу-хау (секретов производства) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, т.е. об изобретениях и полезных моделях, и о способах осуществления профессиональной деятельности. Для квалификации таких сведений в качестве ноу-хау они должны иметь реальную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам; к таким сведениям у третьих лиц не должно быть свободного доступа на законном основании, а обладатель таких сведений обязан принять разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Таким образом, исключительное право на ноу-хау возникает с момента введения обладателем сведений в их отношении режима конфиденциальности. На ноу-хау могут возникать самостоятельные исключительные права¹.

В двенадцати перечисленных в ст. 1225 ГК РФ РИД имеются три объекта, правовая охрана которых допускает альтернативность.

Первый – программы для ЭВМ, приравненные по средствам правовой охраны к литературным произведениям, являются объектом авторского права. Патентная практика подтверждает возможность охраны в качестве объектов патентного права технических решений (устройств или способов), посредством которых реализуется передача совокупности данных и команд, представленных в программе для ЭВМ, в компьютер для получения определенного результата.

Второй – дизайнерские решения (внешний вид изделия, его форма) могут охраняться как авторские произведения, промышленные образцы и защищаться от неправомерного копирования с использованием законодательства о защите конкуренции. Кроме того, объемные дизайнерские решения могут охраняться и как товарные знаки.

Третий – ноу-хау как альтернатива патентной формы охраны. В качестве только ноу-хау, во-первых, охраняются решения, изъятые из сферы патентной охраны, в частности, методы (способы) осуществления хозяйственной (профессиональной) деятельности. Во-вторых, охрана в режиме ноу-хау предпочтительна в сравнении с патентной охраной в случае способов, когда не представляется возможным доказать их использование. В-третьих, в качестве ноу-хау могут охраняться сведения о патентоспособных технических решениях, не нашедших отражение в описании изобретения или полезной модели. В-четвертых, ноу-хау – единственный способ обеспечения правовой охраны, когда нет достаточных средств для обеспечения патентной охраны. Это представляется достаточно актуальным в случае зарубежного патентования, связанного с достаточно высокими патентными пошлинами и гонорарами патентным поверенным².

V. Инвентаризация прав на РИД

Инвентаризация прав проводится, в частности, с целью выявления прав на РИД, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, полностью или частично финансировавшихся за счет бюджетных средств, а также из средств государственных фондов для их последующего учета и правомерного использования.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности» (приложение 3) предусматриваются обязательная и инициативная инвентаризация прав на результаты научно-технической деятельности (далее – Постановление 2002 г.). Обязательная инвентаризация проводится в трех случаях:

1) при приватизации государственных и муниципальных унитарных предприятий;

2) при реорганизации организаций;

3) при ликвидации организаций.

Инициативная инвентаризация осуществляется по решению собственника имущества или юридического лица, имеющего это имущество в собственности, в хозяйственном введении или оперативном управлении.

Распоряжением Минимущества России, Минпромнауки России, Минюста России от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-8/149 утверждены Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности (далее – Методические рекомендации) (см. приложение 4), в которых приводятся объекты инвентаризации прав на РНТД, организация проведения инвентаризации, порядок ее проведения, порядок оформления и представления результатов инвентаризации, примерный перечень документов, подтверждающих права обладателя, и перечень документов, оформляемых рабочей инвентаризационной комиссией по результатам работы.

Следует отметить, что в отдельных положениях Постановления 2002г. и Методических рекомендаций содержатся «устаревшие» положения, противоречащие или не соответствующие нормам действующей в настоящее время редакции ГК РФ.

Так, результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся сведениями любого характера (производственными, техническими, экономическими, организационными и другими) о РИД в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, в соответствии со ст. ст. 1225 и 1465 ГК РФ, являются объектами исключительных прав на РИД; нет свидетельства на полезную модель; договора об уступке патента, товарного знака; авторского договора, договора о полной уступке всех имущественных прав и др. Поэтому при проведении инвентаризации прав на РИД необходимо проводить соответствующие работы с учетом изменений в законодательстве об интеллектуальной собственности, в частности в ГК РФ³.

VI. Реклама научно-технической продукции

Реклама разработанных РИД должна носить характер адресных коммерческих предложений, направленных на их использование. Адресаты этих коммерческих предложений могут быть выявлены в результате проведенных маркетинговых исследований (см. этап II). В коммерческих предложениях, направляемых в частности, потенциальным лицензиатам, не должны раскрываться сведения о сущности РИД, если их предполагается патентовать или охранять в качестве ноу-хау.

VII. Оценка целесообразности и выбор оптимальной технологии зарубежного патентования РИД

Зарубежное патентование отечественных РИД обусловлено территориальными ограничениями действия патента и связано, как правило, с существенными затратами валютных средств. Получение патентов за рубежом и поддержание их в силе должно быть экономически обосновано.

Постановка вопроса о целесообразности патентования за рубежом может быть оправдана, в частности, в случаях:

– экспорта продукции, содержащей соответствующие решения. При этом следует учитывать объем экспорта и значимость решения в экспортируемом продукте;

– возможности заключения лицензионного соглашения об использовании соответствующего решения за рубежом;

– организации совместного производства продукта с использованием подлежащего патентованию решения за рубежом;

– экспонирования изделий, содержащих соответствующие решения, на международных выставках и ярмарках, особенно преследующих коммерческие цели.

Наряду с традиционной системой патентования в отдельной стране, при патентовании одновременно в нескольких странах необходимо учитывать те преимущества, которые обеспечиваются участием Российской Федерации в ряде международных соглашений. К таким соглашениям следует отнести, в частности:

– Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности;

– Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности;

– Договор о патентной кооперации;

– Конвенцию о выдаче европейского патента;

– Евразийскую патентную конвенцию.

VIII. Оценка прав на РИД

Поскольку цена является денежным выражением стоимости товара, в сфере интеллектуальной собственности в качестве товара, т.е. объекта оценки, в соответствии с Соглашением о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности и п. 4 ст. 129 ГК РФ могут выступать права на РИД и материальные носители (т.е. вещи), в которых РИД выражены.

Права на РИД (имеются в виду имущественные исключительные права) могут вводиться в оборот как товар путем их перехода от правообладателя к другому лицу на основе договора. Таким образом, цена прав на РИД является договорной. Каждая сторона договора ( в частности, лицензиар и лицензиат) вырабатывает свою позицию по размеру и форме лицензионных платежей, после чего стороны приходят к согласованной (договорной) сумме лицензионного вознаграждения. Стороны договора учитывают при этом, в частности:

– вид (форму) использования, право на которое предоставляется по договору (так, в частности, применительно к праву использования изобретения или полезной модели или (формами) использования могут быть ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель) (выделено мной. – И.М.);

– территорию, на которой допускается использование РИД;

– срок, на который заключается лицензионный договор;

– вид лицензии (простая иди исключительная);

– является ли договор смешанным в смысле п. 3 ст. 421 ГК РФ, т.е. содержатся ли в договоре элементы различных договоров (например, о передаче оборудования, комплектующих изделий, деталей и сырья, необходимых для изготовления продукции по лицензии);

– о передаче технической документации, ее адаптации применительно к условиям лицензиата;

– об оказании технической помощи;

– условия обмена усовершенствованиями и улучшениями;

– возможность сублицензирования;

– необходимость и условия обучения персонала лицензиата, в частности условия командирования при необходимости специалистов лицензиара;

– условия взимания сборов, налогов и других расходов, связанных с заключением и исполнением договора;

– условия обеспечения конфиденциальности;

– условия рекламирования продукции по лицензии и др.

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Они могут носить паушальный характер, форму роялти либо комбинированный (паушальный плюс роялти) характер.

Часто исключительные права в предпринимательской деятельности выступают в роли инвестиций.

Наиболее распространенным видом инвестиционного договора, в котором в качестве инвестиций выступают исключительные права, является учредительный договор.

В соответствии с п. 1 ст. 66 ГК РФ имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу.

Согласно п. 1 ст. 661 ГК РФ вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Согласно п. 2 ст. 662 ГК РФ, введенной ФЗ № 99 от 5 апреля 2014 г., денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Согласно ст. 15 «Оплата долей в уставном капитале общества» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.), оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества предусмотренных статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменений.

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 34 «Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при их размещении» Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 3 июля 2016 г.) оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций – решением об их размещении. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями. При оплате акций денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Согласно Федеральному закону от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества по лицензионному договору, утверждается решением общего собрания учредителей (участников) хозяйственного общества, принимаемым всеми учредителями (участниками) хозяйственного общества единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли или акций участника хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного общества, оплачиваемых таким вкладом, составляет более чем 500 тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

IX. Выбор оптимальной договорной формы введения в оборот объектов в сфере интеллектуальной собственности

Согласно п. 4 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (далее – средства индивидуализации), исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 1225 ГК РФ, НЕ могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому (выделено мной. – И.М.). Другими словами, сами результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не являются оборотоспособными объектами, т.е. не могут коммерциализироваться. Однако в соответствии с п. 4 ст. 129 ГК РФ права на такие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (выделено мной. – И.М.), могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ.

Таким образом, оборотоспособными в сфере интеллектуальной собственности являются:

1) права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 1225 ГК РФ;

2) материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Именно этих два вида объектов в сфере интеллектуальной собственности могут коммерциализироваться.

Исключительное (имущественное) право, входящее в состав интеллектуальных прав и распространяющееся на все охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, может быть передано правообладателем другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ) (выделено мной. – И.М.).

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (ст. 1233 ГК РФ).

Российское законодательство и практика предусматривают, в частности, следующие договорные формы распоряжения исключительным правом:

1) договор об отчуждении исключительного права;

2) лицензионный договор;

3) договор коммерческой концессии;

4) договор о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;

5) договор доверительного управления имуществом;

6) договор простого товарищества;

7) инвестиционный договор;

8) опционный договор;

9) договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

10) государственный или муниципальный контракт для государственных и муниципальных нужд.

Как уже отмечалось выше, к случаям и основаниям перехода прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем законодатель относит, в частности, универсальное правопреемство (наследование, реорганизацию юридического лица) и обращение взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ).

Основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на наследство, за исключением раздела наследства по соглашению между наследниками (ст. 1165, п. 4 ст. 1232 ГК РФ).

Законодатель предусматривает пять форм реорганизации юридического лица: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование (ст. 57 ГК РФ). Реорганизация может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Правопреемство при реорганизации юридического лиц опосредуется передаточным актом (ст. 58, 59 ГК РФ).

В данной монографии не рассматриваются договорные формы введения в оборот материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. К таким договорным формам относятся, в частности, договоры купли-продажи, поставки, мены, строительного подряда, лизинга. В российском праве регулированию вышеуказанных договорных конструкций посвящена часть вторая ГК РФ, в частности главы 30, 31, 34 и 37.

Далее рассматриваются способы введения в оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности на примере прав на объекты патентного права, программы для ЭВМ и базы данных, топологий интегральных микросхем и ноу-хау.

1. Договор об отчуждении исключительного права

Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Таким образом, сторонами договора об отчуждении исключительного права являются соответственно правообладатель и правоприобретатель. По договору об отчуждении исключительного права последнее передается в полном объеме. Это означает, во-первых, что к правообретателю переходят все правомочия правообладателя, а именно:

– правомочие использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом,

– правомочие распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,

– правомочие по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Правообладатель же лишается исключительного права, т.е. всех вышеуказанных правомочий.

Во-вторых, по договору об отчуждении исключительного права последнее передается целиком, что исключает возможность заключения рассматриваемого договора между сообладателями исключительного права.

Применительно к договору об отчуждении исключительного права законодатель (п. 3 ст. 1233 ГК РФ) требует прямого указания на передачу исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство в полном объеме. В противном случае договор считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права должен заключаться в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

В тех случаях, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата интеллектуальной деятельности или такого средства индивидуализации (в частности, объекты патентного права-изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки, знаки обслуживания), отчуждение исключительного права также подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора переход исключительного права считается несостоявшимся.

В случае факультативной государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем обязательна и регистрация в Роспатенте перехода исключительного права на эти результаты интеллектуальной деятельности по договору.

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, законодатель допускает безвозмездность рассматриваемого договора.

Если сторонами договора об отчуждении исключительного права являются коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), не допускается безвозмездность договора об отчуждении исключительного права.

В возмездном договоре об отчуждении исключительного права должно содержаться условие о размере вознаграждении или порядке его определения. При отсутствии такого условия договор считается незаключенным.

Исходя из общего правила, исключительное право переходит к правоприобретателю в момент заключения договора. Из этого общего правила могут быть предусмотрены изъятия. Например, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, т.е.переход исключительного права может в соответствии с договором иметь место в момент, предшествующий заключению договора.

Право может перейти к правоприобретателю и в момент после заключения договора, например, на дату передачи правоприобретателю чертежей, рукописи и т.д.

Но если переход права подлежит государственной регистрации, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ) переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации перехода права по договору.

Законодатель предусматривает возможность одностороннего расторжения договора об отчуждении исключительного права в двух случаях.

Первый случай. Если правоприобретатель существенным образом нарушил обязанность выплатить правообладателю вознаграждение в установленный договором об отчуждении исключительного права срок и исключительное право уже перешло к приобретателю, прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя (т.е. возврата) прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков.

Второй случай. Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. Во втором случае договор расторгается без решения суда.

В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Переход исключительного права на зарегистрированные на программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

Отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Договоры об отчуждении патента и исключительного права на топологию интегральной микросхемы заключаются в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Отчуждение исключительного права на объекты патентного права подлежит государственной регистрации в Роспатенте в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ.

Если топология была зарегистрирована (ст. 1452 ГК РФ), отчуждение исключительного права на топологию подлежит государственной регистрации в Роспатенте в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ.

При отчуждении исключительного права на ноу-хау лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность ноу-хау до прекращения действия исключительного права на ноу-хау.

2. Лицензионный договор

2.1. Общие положения о лицензионном договоре

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата интеллектуальной деятельности или такого средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах.

Таким образом, сторонами лицензионного договора являются лицензиар (правообладатель) и лицензиат (сторона, которой по договору предоставляется право использования).

Законодатель обращает внимание на возможность использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензии только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При этом право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. В отдельных случаях (например, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286) допускается возможность заключения лицензионного договора в устной форме.

Предоставление права использования по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в тех же случаях, что и переход прав по договору об отчуждении исключительного права. В случае зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных законодатель не требует государственной регистрации предоставления права использования этих результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если в договоре такая территория не указана, лицензиат вправе осуществлять использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на всей территории Российской Федерации. Однако права на отдельные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в частности охраняемые авторским правом произведения науки, литературы и искусства, носят характер «мировых прав», принимая во внимание участие России в соответствующих международных договорах. В лицензионном договоре, предоставляющем право использования таких результатов интеллектуальной деятельности, территория использования не ограничивается территорией Российской Федерации.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Это означает, что действие лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, в соответствии с п. 4 ст. 1235 договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Прекращение действия исключительного права, в том числе и досрочное, автоматически влечет прекращение действия лицензионного договора. Если исключительное право прекратило свое действие, а затем его действие было восстановлено (см., например, ст. 1400 ГК РФ), восстанавливается и лицензионный договор, заключенный до приостановления действия исключительного права⁴.

Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. В случае возмездности лицензионного договора в нем должно содержаться условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При отсутствии такого условия в возмездном лицензионном договоре последний считается незаключенным. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если Гражданским кодексом не установлено иное.

Норма, содержащаяся в п. 6 ст. 1235 ГК РФ, носит императивный характер, т.е. ее требования являются обязательными для исполнения.

Лицензионный договор должен предусматривать:

– во-первых, предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат интеллектуальной деятельности или на такое средство индивидуализации (патент, свидетельство). В случаях программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, исключительное