А.С. Ворожевич

Если ты изобретатель. Как обеспечить права на изобретения

Научно-методическое пособие

Под редакцией
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ
Л. А. Новоселовой

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 347.77

ББК 67.404.3

В75

В оформлении обложки и макета использованы изображения с ресурса Shutterstock.com

Автор:

Ворожевич А. С. – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Под редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Л. А. Новоселовой.

Данное научно-методическое пособие создавалось специально для тех, кто интересуется вопросами права интеллектуальной собственности, изобретателей, лиц, которые творческим трудом создают результаты интеллектуальной деятельности, и речь идет, прежде всего, не о юристах.

Первоочередные задачи автора научно-методического пособия – раскрыть значение патентной охраны для успешной коммерциализации инновационных разработок; обозначить «плюсы» и «минусы» патентного режима и режима ноу-хау, рассмотреть правовые механизмы получения и оформления инноваторами исключительных прав на разработку, обозначить основные ошибки, которые совершают изобретатели при попытке «защитить» свое изобретение от конкурентов, и сформулировать рекомендации, которые помогут их избежать. Существенное внимание в пособии уделено правоотношениям изобретателей с их работодателями и заказчиками; проблемам получения патентов в зарубежных государствах; вопросам патентования IT-решений.

В пособии представлен анализ актуальной судебной практики, стратегий патентования ведущих инновационных компаний. Приведены примеры конкретных запатентованных решений, их формул, описаний, чертежей.

Законодательство приводится по состоянию на июнь 2018 г.

Научно-методическое пособие будет интересно всем, кто интересуется вопросами интеллектуальных прав, ученым, практикующим юристам, аспирантам, студентам, а также инноваторам, которые создают результаты интеллектуальной деятельности.

УДК 347.77

ББК 67.404.3

© Ворожевич А. С., 2018

© ООО «Проспект», 2018

Глава 1.
Изобретатель: какие у него возникают права и почему он не всегда является патентообладателем?

Автором-изобретателем считается гражданин, творческим трудом которого создано конкретное техническое решение.

Юридическое лицо не может быть автором патентоспособного решения, автором всегда будет именно гражданин, который имеет право на получение патента. Однако это право может быть им передано другому лицу (гражданину или юридическому лицу) по договору либо перейти другому лицу в силу закона (например, при создании судебного изобретения).

Патентообладатель — лицо, на имя которого выдан патент и у которого возникли имущественные права (исключительные права) на техническое решение.

Наряду с понятием «патентообладатель» для обозначения лица, имеющего права на запатентованное решение, используется понятие «правообладатель» — родовое понятие для обладателей исключительных прав в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, а не только охраняемых патентами.

Автору разработки принадлежит право авторства — право признаваться автором объекта. Это право не может отчуждаться или передаваться другим лицам. Отказ от этого права ничтожен. Изобретатель не может продать, подарить или иным образом распорядиться своим правом авторства. Это право не может перейти к работодателю или заказчику работ.

Данное право бессрочно. Оно не переходит в порядке наследования наследникам автора, но после смерти автора защиту его авторства может осуществлять любое заинтересованное лицо. Право авторства «переживает» своего обладателя.

Обязательным условием признания гражданина автором объекта патентных прав является творческий характер труда по созданию этих объектов. Закон не определяет понятие творчества. Когда говорят о творчестве, всегда имеют в виду что-то новое, хотя бы оно и базировалось на известном¹. Творчество определяется как созидательная деятельность человека, нацеленная на создание нового и оригинального результата. Изобретательская деятельность является разновидностью творческой деятельности.

Не признаются авторами патентоохраняемых объектов граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использование, а также граждане, осуществлявшие контроль над выполнением соответствующих работ (п. 1 ст. 1228 ГК РФ).

Действующее законодательство предусматривает презумпцию авторства лица, указанного в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Данная презумпция исключает необходимость представления документов, подтверждающих факт создания объекта патентных прав определенным лицом. Роспатент рассматривает в качестве автора лицо, которое обозначено как автор в заявке.

Автор патентоохраняемых объектов имеет право на имя. Сведения о выдаче патента, публикуемые Роспатентом в официальном бюллетене, включают в себя имя автора (если только автор не отказался быть упомянутым в качестве такового).

Кроме того, имя автора приводится в самом патенте. Эти требования российского законодательства основаны на ст. 4. ter. Парижской конвенции об охране промышленной собственности, согласно которой «изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте».

С момента создания изобретения (полезной модели, промышленного образца) у автора возникает право на получение патента. Оно реализуется при подаче заявки на выдачу патента в управомоченный орган.

Далеко не во всех случаях такое право может реализовать сам автор. Так, если техническое достижение было получено в связи с выполнением автором его трудовых обязанностей или задания работодателя, право на получение патента автоматически переходит работодателю. В договоре опытно-конструкторских работ может быть предусмотрено, что в случае создания патентоохраняемого объекта право на получение патента перейдет к заказчику.

Право на получение патента может переходить от автора к другим лицам на основании гражданско-правового договора; в случае смерти автора оно переходит к наследникам.

Обладателю патента принадлежит исключительное право на использование охраняемого патентом объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца). Данное право возникает с момента выдачи патента.

Обладание исключительным правом дает возможность:

1) использовать техническое достижение самому (вводить на территорию Российской Федерации, изготавливать, предлагать к продаже, хранить продукт (изделие), в котором применено запатентованное решение);

2) распоряжаться таким исключительным правом;

3) запрещать всем иным лицам использовать техническое достижение.

Ключевое значение (сущность) исключительного права составляет именно третье правомочие — возможность правообладателя запрещать всем иным лицам использование. Правообладатель может требовать от любого лица прекратить использовать его разработку. Если иной участник оборота заинтересован в использовании запатентованного решения, он должен обратиться к патентообладателю за предоставлением ему соответствующего разрешения. Правообладатель сам определяет условия доступа к своей разработке, в том числе цену, срок использования, территорию.

Правообладатель, реализуя возможность распоряжения, может возмездно или безвозмездно передать исключительное право иному лицу (по договору об отчуждении исключительного права), предоставить иному субъекту возможность использовать техническое решение при сохранении за собой патента; передать исключительное право в залог, доверительное управление.

Исключительное право может перейти к иному лицу при реорганизации, ликвидации юридического лица, смерти правообладателя — гражданина. В случае банкротства правообладателя исключительное право включается в конкурсную массу.

Исключительное право является исключительно значимым бизнес-активом правообладателя. В силу своего нематериального характера сами изобретения, полезные модели или промышленные образцы не могут являться объектом гражданско-правовых сделок. Их нельзя продать, внести в качестве вклада в уставный капитал и т. п., но эти действия производятся с исключительным правом на них.

Правообладатель может коммерциализовать свои разработки, получить доход от их использования посредством распоряжения исключительным правом.

Патентообладатель может получить прибыль и при самостоятельном внедрении интеллектуальных решений в производственный процесс, выходе на рынок с готовым инновационным продуктом. Правообладатель в этом случае предлагает на рынке уже не интеллектуальные права, а материально-правовые объекты (вещи) или услуги. Однако наличие у него исключительного права в этом случае исключительно важно: его наличие не позволяет иным участникам оборота копировать технические решения, воплощенные в продуктах, произведенных правообладателем. Прибыль правообладателя обеспечивается за счет эксклюзивности предлагаемого им продукта.

примеры из практики

В последние несколько лет издание Forbes ежегодно составляет списки 25 американских стартапов², которые в будущем времени смогут стать долларовыми миллиардерами. В списке представлены эффективные инновационные компании, обладающие, как правило, значительным «пакетом» интеллектуальных прав (как на патентоохраняемые объекты, так и программы для ЭВМ, ноу-хау).

Так, например, в 2016 г. в список попала компания BitSight Technologies (основатели — Стивен Бойер, Нагаржуна Венна). Компания использует сложные алгоритмы для составления ежедневного рейтинга безопасности — своего рода «кредитной истории» в сфере кибербезопасности. Стартап был основан в 2011 г. За пять лет он привлек инвестиций на $ 95 млн. Его ключевыми инвесторами стали такие компании, как Globespan Capital Partners, Menlo Ventures, GGV Capital. Стартап заключил контракты более чем с 450 компаниями, включая Ferrari, Hess, Lowe’s. За 2016 г. его прибыль составила $ 30 млн. Он является обладателем патентов в том числе на следующие решения:

• способ оценки безопасности с использованием информации о цифровых активах поставщика услуг (US9830569B2)³;

• методы и системы для создания, удаления дубликатов и доступа к данным с использованием системы хранения объектов (US9705932)⁴;

• платформа с аннотациями для системы безопасности (US9613190)⁵.

В 2017 г. в список Forbes попала компания Interactions (основатель — Михаэль Клоран). Стартап создает программное обеспечение для робото-голосовых систем обслуживания клиентов. Компания была основана в 2008 г. Объем привлеченных ею инвестиций составляет $ 163 млн. В числе инвесторов — Comcast Ventures, Cross Atlantic Capital Partners, NewSpring Capital, Revolution Growth, Sigma Partners, SoftBank Capital. Прибыль компании в 2017 г. составила $ 100 млн.

Стартапу принадлежат патенты в том числе на следующие решения:

• система и метод для неконтролируемого и активного обучения автоматическому распознаванию речи (US 9842587)⁶;

• автоматизированная система распознавания речи для естественного понимания языка (US 9741347)⁷;

• система транскрипции в реальном времени, использующая разделенные звуковые фрагменты (US 9710819)⁸.

Права, возникающие на патентоохраняемый объект

Содержание исключительного права в соответствии со ст. 1229 ГК РФ

Глава 2.
Патент versus ноу-хау: что выбрать? Зачем нужно патентовать свою разработку? Можно ли ее просто сохранить в тайне?

У изобретателя технического решения (иных лиц, обладающих правом на получение патента, в том числе у работодателя изобретателя) есть возможность выбора правового режима, в рамках которого будет обеспечиваться охрана их технического решения: патентный или ноу-хау. Каждый из вариантов имеет и преимущества, и недостатки.

Согласно п. 1 ст. 1465 ГК РФ к секретам производства (ноу-хау) относятся сведения любого характера, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам: 1) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 2) о способах осуществления профессиональной деятельности⁹.

Таким образом, сведения о новом техническом решении, которое потенциально может быть запатентовано, могут охраняться в качестве ноу-хау. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом: передать его по договору об отчуждении исключительного права, предоставить лицензию на его использование.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ). Это означает, что как только какой-либо иной субъект начал открыто использовать ваше ноу-хау либо описал его в каком-либо открытом источнике (например, статье), вы лишились своего актива — исключительного права. Не имеет значения, присвоил ли этот субъект ваши идеи или сам пришел к такому же решению, что и вы.

Разница в том, что в первом случае можно попытаться взыскать с нарушителя убытки. Но исключительного права на разработку это вам не вернет.

Ноу-хау не регистрируется. Для возникновения исключительного права правообладатель должен обеспечить конфиденциальность соответствующих сведений. У третьих лиц не должно быть свободного доступа на законном основании к таким сведениям. На практике это, как правило, предполагает введения режима коммерческой тайны.

Под коммерческой тайной действующее законодательство понимает режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»).

Какие меры должен предпринять субъект, чтобы установить режим коммерческой тайны?

Нередко, устанавливая режим коммерческой тайны, организации зачастую ограничиваются лишь несколькими мерами: принятием положения о коммерческой тайне и нанесением соответствующего грифа. Этого недостаточно. Так, при отсутствии должностных инструкций, перечня должностей, имеющих доступ к коммерческой тайне, работник может избежать ответственности за разглашение конфиденциальной информации, ссылаясь на то, что он не давал своего согласия на работу с коммерческой тайной, не знал, что данная конкретная информация составляет коммерческую тайну.

В последние годы российские компании стали предусматривать в трудовых договорах с работниками высокие штрафы за нарушение обязанности соблюдения коммерческой тайны. Между тем высока вероятность, что суды признают соответствующие положения незаконными. Нормативным основанием в таком случае выступит ст. 243 ТК РФ, предусматривающая, что при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную тайну), работник несет материальную ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба, который работодателю необходимо доказать.

Компания может применять различные технические меры защиты информации.

Режим ноу-хау для охраны технических решений ненадежен. Во-первых, никто не застрахован от того, что работник решит «продать» ценные сведения, ведь возможная ответственность незначительна. Во-вторых, не исключено, что иное лицо самостоятельно разработает сходное решение и начнет его использовать. Наконец, возможна ситуация, когда конкурент приобретет создаваемый вами с использованием ноу-хау продукт и посредством обратного инжиниринга воспроизведет охраняемое решение. Во всех данных случаях исключительное право на ноу-хау прекратится. В последних двух случаях нельзя говорить даже о нарушении исключительного права.

Проблемы могут возникнуть у правообладателя и при коммерциализации данного объекта. На стадии ведения переговоров с потенциальным лицензиатом правообладатель ноу-хау, с одной стороны, должен показать ценность своей разработки (в ином случае он не сможет рассчитывать на существенные выплаты). С другой стороны, правообладатель не должен выдавать всей необходимой для внедрения технического решения информации, иначе существует риск, что недобросовестный контрагент начнет использовать разработку без заключения соглашения с правообладателем.

К преимуществам ноу-хау следует отнести недорогое и быстрое (в сравнении с процедурой выдачи патента) оформление прав. Отсутствует необходимость платить пошлины за поддержание исключительных прав.

При патентно-правовой охране, в отличие от ноу-хау, все существенные признаки технического достижения должны быть известны общественности. Правообладатель раскрывает их при подаче заявки в Роспатент. В открытом доступе на сайте Роспатента находятся реестры заявок на выдачу патента и запатентованных решений, где содержится информация о заявителе и содержании патентуемого решения. Взамен на раскрытие информации о техническом достижении государство «гарантирует патентообладателю превентивное запрещение и пресечение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения его прав, установленными законом способами, в том числе запретами, санкциями, возмещением убытков и выплатой компенсации за причиненный вред»¹⁰.

По дате подачи патентной заявки устанавливается дата приоритета. Все иные субъекты (в том числе разрабатывавшие сходное решение параллельно с заявителем) теряют возможность закрепить такое решение за собой.

Реестры патентоохраняемых объектов обладают публичной достоверностью. Лица, указанные в патенте в качестве авторов и правообладателей, признаются таковыми до тех пор, пока патент не будет оспорен в установленном порядке и в реестр не будет внесена запись об ином. В случае незаконного использования запатентованного решения его правообладателю при обращении в суд не нужно доказывать (в отличие от обладателя ноу-хау) наличие у него исключительных прав на соответствующий патентоохраняемый объект.

Реестры патентоохраняемых объектов:

1. Реестр изобретений Российской Федерации: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers

2. Реестр полезных моделей Российской Федерации: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers

3. Реестр промышленных образцов Российской Федерации: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers

Удостоверенное патентом право на коммерчески привлекательную разработку представляет собой значимый бизнес-актив. Правообладатель может безбоязненно вести переговоры с потенциальными лицензиатами и инвесторами. Они не смогут «присвоить» его идею. Многие участники рынка в принципе не готовы вкладываться в коммерциализацию разработки, если она не охраняется патентом. В отличие от этого при наличии охраны только посредством ноу-хау очень значительны риски, связанные с потерей исключительного права, как у правообладателя, так и у потенциальных инвесторов.

К минусам патентного режима следует отнести его дороговизну. Правообладателям необходимо платить государственные пошлины, во-первых, за выдачу патента; во-вторых, за поддержание его в силе: при неуплате такой пошлины патент досрочно прекращает свое действие (ст. 1399 ГК РФ).

Кроме того, для грамотного составления заявки, как правило, требуется привлечение патентного поверенного.

Действия, за совершение которых взимаются пошлины, связанные с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец*
*Информация о взимаемых пошлинах взята с официального сайта Роспатента: http://www.rupto.ru/ru/activities/dues/table.

1. Регистрация заявки на патентоохраняемый объект и формальная экспертиза

Регистрация заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы

3300 + 700 за каждый пункт формулы изобретения свыше 10

Регистрация заявки на полезную модель и принятие решения по результатам формальной экспертизы заявки

1400 + 700 за каждый пункт формулы полезной модели свыше 10

Регистрация заявки на промышленный образец и принятие решения по результатам формальной экспертизы

1700 + 700 за каждый промышленный образец свыше 1

2. Проведение информационного поиска по заявке и принятие решения по результатам экспертизы заявки на патентоохраняемый объект по существу

Рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства

9500 + 6200 за каждый независимый пункт формулы свыше 1

В случае подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу при подаче заявки на изобретение и направления отчета об информационном поиске до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства

12 500 + 9200 за каждый независимый пункт свыше 1

В случае подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу после подачи заявки на изобретение и направления отчета об информационном поиске до истечения 12 месяцев со дня удовлетворения ходатайства

4700 + 2800 за каждый независимый пункт формулы свыше 1, но не более 5 + 5400 за каждый независимый пункт формулы свыше 5

В случае подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу после направления отчета о проведении информационного поиска, за проведение которого взимается пошлина в соответствии с подп. 1.8 настоящего перечня

3000

Принятие решения по результатам экспертизы заявки на полезную модель по существу

2500

Принятие решения по результатам экспертизы заявки на промышленный образец по существу

3000 + 2500 за каждый промышленный образец группы промышленных образцов свыше 1

3. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца, публикация сведений о выдаче патента

3000

4. Выдача патента

На изобретение, промышленный образец, полезную модель по результатам экспертизы соответствующих заявок по существу

1500

Дополнительного патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат

1500

5. Поддержание в силе патента Российской Федерации на изобретение, промышленный образец, полезную модель

Годовые пошлины за поддержание в силе патента на изобретение или патента на промышленный образец за годы действия, считая с даты подачи заявки:

за третий

1700

за четвертый

1700

за пятый

2500

за шестой

2500

за седьмой

3300

за восьмой

3300

за девятый

4900

за десятый

4900

за одиннадцатый

7300

за двенадцатый

7300

за тринадцатый

9800

за четырнадцатый

9800

за пятнадцатый

12 200

за шестнадцатый

12 200

за семнадцатый

12 200

за восемнадцатый

12 200

за девятнадцатый

16200

за двадцатый

16 200

за двадцать первый

24 000

за двадцать второй

24 000

за двадцать третий

24 000

за двадцать четвертый

24 000

за двадцать пятый

24 000

Годовые пошлины за поддержание в силе патента на полезную модель за годы действия, считая с даты подачи заявки:

за первый

800

за второй

800

за третий

1700

за четвертый

1700

за пятый

2500

за шестой

2500

за седьмой

3300

за восьмой

3300

за девятый

4900

за десятый

4900

Процедура предоставления правовой охраны по патентной системе занимает определенное время. Роспатент рассматривает заявки на изобретения в среднем 14−18 месяцев, по промышленным образцам и полезным моделям — 8−10 месяцев.

Установление патентной охраны целесообразно, если правообладатели морально готовы к участию в судебных разби рательствах. С подачей патентной заявки решение становится известно неограниченному кругу лиц. Если речь идет о коммерчески привлекательной разработке, существует значительный риск ее использования без разрешения правообладателя.

Другие субъекты получают возможность вести разработки «вокруг» охраняемого патентом объекта, создавать на его основе собственные технические решения. Но этих проблем можно избежать (или как минимум снизить риски) при грамотной патентной политике, например включающей получение серии патентов на схожие решения.

На практике широкое распространение (например, на IT-рынке) получил смешанный тип правовой охраны. Патентами защищается основная разработка. Отдельные детали (аспекты) решения, механизма его реализации не раскрываются в патентной заявке и сохраняются в тайне. На них устанавливается режим ноу-хау. В таком случае правообладатель получает все преимущества от патентной охраны, но потенциальные нарушители не могут эффективно использовать его разработку. Как минимум им придется потратить средства и время на поиск своих технологических сведений и решений.

Сравнительные преимущества режимов правовой охраны

ноу-хау

патентный режим

• дешевизна
• относительная быстрота в оформлении
• решение в принципе неизвестно конкурентам

• публичная достоверность реестра: не нужно дополнительно доказывать свой статус автора или правообладателя
• никто не сможет получить патент на схожее техническое решение
• в случае нарушения / создания иным субъектом схожего решения патентообладатель не лишается своего исключительного права
• проще коммерциализировать посредством лицензионных соглашений / договора об отчуждении исключительного права, привлекать инвесторов

Сравнительные недостатки правовых режимов

ноу-хау

патентный режим

• риск, что другой субъект запатентует сходное решение
• при раскрытии информации о соответствующем решении / самостотельной разработке сходного решения иным субъектом исключительное право прекращается
• сложности с коммерциализацией посредством лицензионных соглашений / договоров об отчуждении исклюсительного права; привлечениеминвесторов
• сложности с подтверждением / доказыванием наличия прав на ноу-хау

• затраты на регистрацию и поддержание патента в силе
• длительнй процесс получения патента

Глава 3.
Какие разработки можно запатентовать? Изобретение, полезная модель и промышленный образец: выбираем нужный правовой режим

3.1. Изобретение как объект патентных прав

Понятие изобретения

Изобретение представляет собой техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных); способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

К устройствам относятся конструкции и изделия. К веществам — химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения. К штаммам микроорганизмов — в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

Примеры запатентованных в качестве изобретений технических решений:

• относящихся к устройству: виброизолирующий подвес веретена (патент № 2646725); многофункциональный центр управления движением и моделирования динамики летательных аппаратов (патент № 2646784); соединительное устройство для присоединения муфты включения к турбоагрегату (патент № 2646774); электронная сигарета (патент № 2646737); устройство для контроля позиции задвижки замка (патент № 2646738);

• относящихся к способу: способ трассировки маршрута движения автоматического транспортного средства (патент № 2646771); способ получения электрокатализатора платина на углероде (патент № 2646761); способ прогнозирования выживаемости больного хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка в течение 1 года (патент № 2646750); способ получения вариантов конструкции коробки передач с двумя сцеплениями (патент № 2646681); способ получения биоудобрения (патент № 2646633);

• относящихся к веществу: косметическая композиция против зуда и покраснений на коже после укусов насекомых для использования в составе косметических средств (патент № 2646789); композиция для предпосевной обработки семян зерновых культур (№ 2646625); новые глипролины с ноотропной, антигипоксической, нейропротективной и анксиолитической активностью (патент № 2646604).

На законодательном уровне установлен ряд исключений. Некоторые решения не могут быть объектами патентных прав, а объекты не могут являться изобретениями.

К первой группе относятся:

• способы клонирования человека и его клон;

• способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

• использование человеческих эмбрионов в коммерческих и промышленных целях;

• технические решения, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Установление подобных исключений обусловлено общественными интересами и нормами морали.

судебная практика

Например, в соответствии со ст. 11 Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека, «не допускается практика, противоречащая человеческому достоинству, такая как практика клонирования в целях воспроизводства человеческой особи»¹¹. В Декларации ООН о клонировании человека была обозначена «озабоченность по поводу этических последствий применения некоторых достижений стремительно развивающихся биологических наук для человеческого достоинства, прав человека и основных свобод личности»¹².

Федеральным законом № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» введен временный запрет на клонирование человека впредь до дня вступления в силу федерального закона, устанавливающего порядок использования технологий клонирования организмов в целях клонирования человека.

В соответствии с законом не являются изобретениями:

открытия

Открытием признается установление неизвестных ранее, но объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира.

Изобретения и открытия в основе имеют информацию о чем-либо, но между ними существуют принципиальные отличия. Изобретения — творческие решения, созданные человеком. Они являются результатом его созидательной деятельности. В отличие от этого, закономерности и явления, ставшие открытием, существовали в мире вне зависимости от деятельности человека. Они лишь выявлены и сформулированы человеком.

научные теории и математические методы

Научные теории представляют собой совокупность идей, а не конкретных технических решений, обладающих прикладным значением.

Посредством «чистой» теории нельзя обеспечить достижение технического результата. Данные выводы справедливы и для математических методов: они служат производству вычислений, исследованию различных (в том числе социальных) процессов. Рассматриваемые объекты не подпадают под понятие изобретения.

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей

Речь идет об объектах, значение которых преимущественно определяет эстетическая форма, а не связанный с их использованием технический результат.

Правовой режим изобретений для них не является оптимальным. Они могут быть запатентованы в качестве промышленного образца.

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности

Понятие «правила и методы игр» является собирательным. К играм относят деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора).

Словари относят к играм устройства, применяемые при реализации игры. К правилам игр можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок игры, а к методам игр — объекты, определяющие совокупность действий (приемов и операций) игроков в соответствии с правилами игры.

Исключение подобных объектов из числа потенциальных изобретений связано с тем, что их использование не приведет к получению какого-либо технического результата. Они не служат решению существующих в промышленности прикладных задач.

В словарях термин «хозяйственная деятельность» раскрывается как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

Понятие «правила и методы хозяйственной деятельности» также является собирательным. К правилам хозяйственной деятельности относят предписания, устанавливающие порядок осуществления действий, направленных на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

К методам осуществления хозяйственной деятельности относят совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

Результатом хозяйственной деятельности человека являются материальные блага, как правило, обладающие заранее известными свойствами и созданные посредством осуществления операций, доступных специалисту в данной области техники, и обучение которым не требует особого таланта и чрезвычайных затрат. О решении технической задачи говорить не приходится. Данное исключение можно объяснить тем, что оно позволяет всем субъектам использовать максимально эффективные стратегии ведения хозяйственной деятельности.

программы для ЭВМ

В соответствии со ст. 1261 ГК РФ программы для ЭВМ отнесены к объектам авторского права. На них распространяется режим литературных произведений.

решения, заключающиеся только в представлении информации

Критерии патентоспособности изобретений

Патенты выдаются на любые изобретения независимо от того, являются ли они продуктом или способом, во всех областях техники, при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно применимыми.

Критерий новизны означает, что изобретение должно быть неизвестно из уровня техники.

Уровень техники образуют любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, в том числе:

• опубликованные патентные документы (заявки, выданные в мире патенты);

• печатные издания: статьи, монографии, учебники и т. п.

• авторефераты и диссертации;

• визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия и т. п.);

• устные доклады, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически;

• сообщения по радио, телевидению, кино.

Если разработанное техническое решение было ранее описано в монографии или чужой патентной заявке (даже если автор не знал об этом), получить на него патент невозможно.

В отношении уровня техники:

• действует принцип абсолютной мировой новизны: при установлении известных сведений рассматривается территория всех государств. Учитываются любые сведения, а не только те, которые относятся к конкретной сфере промышленности;

• новизна носит объективный характер: изобретение неизвестно из объективно существующей и доступной информации;

• учитываются только общедоступные сведения. Представим себе ситуацию. Компания «А» разработала некое техническое решение и приняла решение установить в отношении него режим ноу-хау. Спустя некоторое время компания «В» запатентовала сходное решение. В данном случае факт использования компанией «А» данного решения, наличие у ее работников информации о нем не влияет на оценку решения компании «В» с позиции критерия новизны. Охраняемое ноу-хау решение не было общедоступным.

В законе (п. 3 ст. 1350 ГК РФ) устанавливается льгота по новизне. При раскрытии информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем либо любым получившим от них эту информацию лицом заявка на такое изобретение должна быть подана в течение 6 месяцев. В данный период указанная информация не учитывается при проверке решения на соответствие критерию новизны. Техническое решение остается патентоспособным. По истечении 6 месяцев раскрытые сведения включаются в уровень техники — изобретение перестает соответствовать критерию новизны.

Представим ситуацию. Гражданин А. создал некое патентоспособное устройство и поспешил рассказать про него в своей статье. Публикация вышла в июне 2015 г. Научное сообщество (и даже некоторые потенциальные инвесторы) крайне позитивно оценило данную разработку. Настолько, что А. решил получить патент и коммерциализировать ее. Между тем он решил не спешить: зачем это нужно, если он уже обозначил себя в качестве автора идеи?! Заявка была подана только в феврале 2016 г. Роспатент отказал в выдаче патента по причине того, что данное решение известно из уровня техники, и сослался на статью самого А.

Критерий изобретательского уровня характерен только для изобретения.

Изобретательский уровень означает, что техническое решение имеет некое новое свойство, которое не может быть без усилий выведено специалистом, обладающим средними знаниями в данном вопросе.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если с учетом известного уровня техники оно не является очевидным для специалиста в данной области¹³. Патент на изобретение может быть выдан только в отношении разработки, которая действительно является новаторской и представляет собой результат «творческого шага» изобретателя.

Изобретение явным