Судебная патентно-техническая экспертиза при установлении факта использования изобретения или полезной модели

Учебно-методическое пособие

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 340.68(075.8)

ББК 67.5я73

С89

Одобрено Научно-методическим советом Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Авторы:
Дементьев В. Н., кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации;
Смирнова С. А., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, заведующая кафедрой судебно-экспертной деятельности РУДН;
Омельянюк Г. Г., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры судебно-экспертной деятельности РУДН, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н. Э. Баумана, заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России;
Сулимова Е. Б., патентный поверенный Российской Федерации, евразийский патентный поверенный, генеральный директор ООО «Независимое патентное агентство»;
Григорьева Т. В., патентный поверенный Российской Федерации, евразийский патентный поверенный, директор ООО «Независимое патентное агентство;
Сулимов А. А., патентный поверенный Российской Федерации, юрист, заместитель генерального директора ООО «Бона Рэс».

Рецензенты:
Россинская Е. Р., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор Института судебных экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз Московского государственного университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);
Моисеева Т. Ф., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного университета правосудия.

В пособии, подготовленном ведущими специалистами ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, МОО «Палата патентных поверенных» и кафедры судебно-экспертной деятельности РУДН, приводятся методические рекомендации по производству судебной патентно-технической экспертизы в целях установления факта использования продукта или способа, охраняемых патентом в качестве объектов интеллектуальной собственности, – изобретения или полезной модели.

Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2021 г.

Издание предназначено для судебных экспертов, судей, адвокатов, преподавателей и студентов вузов, патентных поверенных, научных работников

УДК 340.68(075.8)

ББК 67.5я73

© Коллектив авторов, 2021

© ООО «Проспект», 2021

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Дементьев В. Н., кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации;

Смирнова С. А., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, зав. кафедрой судебно-экспертной деятельности РУДН;

Омельянюк Г. Г., доктор юридических наук, доцент, заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, профессор кафедры судебно-экспертной деятельности РУДН, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н. Э. Баумана;

Сулимова Е. Б., патентный поверенный Российской Федерации, евразийский патентный поверенный, генеральный директор ООО «Независимое патентное агентство»;

Григорьева Т. В., патентный поверенный Российской Федерации, евразийский патентный поверенный, директор ООО «Независимое патентное агентство»;

Сулимов А. А., патентный поверенный Российской Федерации, юрист, заместитель генерального директора ООО «Бона Рэс».

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее методическое пособие, являясь результатом совместной работы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, МОО «Палата патентных поверенных» и кафедры судебно-экспертной деятельности РУДН, содержит методические рекомендации по установлению факта использования продукта или способа, охраняемых патентом в качестве объектов интеллектуальной собственности — изобретения или полезной модели.

Такие объекты интеллектуальной собственности (ОИС), как объекты авторского права, смежных прав, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, ноу-хау, средства индивидуализации, промышленные образцы, в настоящих рекомендациях не рассматриваются.

Необходимость создания настоящего пособия вызвана практически полным отсутствием каких-либо утвержденных методических разработок по проведению судебной экспертизы объектов промышленной собственности, в частности объектов патентных прав, в то время как практически половина дел по категории 20.2.2¹ «О защите патентных прав» рассматривается с назначением судебной экспертизы. В последние годы возрастает потребность не только у судов, но и у правоохранительных органов в производстве таких судебных экспертиз.

Органы (лица), имеющие право назначать судебные экспертизы, по-разному называют данный вид экспертиз. Так, экспертиза может быть названа судебной патентоведческой, судебной патентной, судебной патентно-правовой и судебной патентно-технической. Данную экспертизу, относящуюся к судебной экспертизе объектов промышленной собственности, корректнее называть «судебная патентно-техническая экспертиза» (далее — СПТЭ).

Наиболее характерными категориями дел, связанных с объектами промышленной собственности (изобретениями и полезными моделями, далее — ОПС), рассматриваемых судами, являются:

А. Дела по нарушению исключительных прав:

• на изобретение;

• на полезную модель.

Б. Оспаривание предоставления или непредоставления правовой охраны ОПС; признание недействительным патента.

Изначально споры о предоставлении или непредоставлении правовой охраны ОПС или о недействительности патента рассматриваются в досудебном административном порядке Палатой по патентным спорам Роспатента, а в случае несогласия с принятым Роспатентом решением спор переносится в суд.

В. Иные споры в области ОПС, рассматриваемые в судебном порядке:

• о праве преждепользования;

• о праве послепользования;

• о выплате авторского вознаграждения и компенсации;

• и др.

При этом вышеуказанные категории дел предполагают производство экспертизы по установлению факта использования, так же как и дела о нарушении исключительного права.

Существует значительное количество правил, регламентов, рекомендаций и руководств по составлению, подаче и рассмотрению (экспертизе) заявок на выдачу патента или свидетельства на соответствующий ОПС, которые могут использоваться при проведении судебной экспертизы на соответствие исследуемого объекта условиям патентоспособности в спорах о действительности предоставления правовой охраны ОПС. Вопросы использования изобретений и полезных моделей этими документами не регулируются. При исследовании факта использования ОПС — изобретений и полезных моделей, их изготовления, применения, продажи, предложения к продаже и ином введении в хозяйственный оборот вышеперечисленные методические материалы применены быть не могут, поскольку такие вопросы в них не рассматриваются. Тем не менее, как методические материалы они могут быть использованы, например, при необходимости нахождения в патентной формуле независимых пунктов или для выделения в ней признаков изобретения (полезной модели).

Настоящее пособие восполняет существующий методический пробел при установлении факта использования изобретения или полезной модели².

1. ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ СПТЭ

Правовую базу проведения СПТЭ образуют нормативно-правовые акты, непосредственно относящиеся к производству судебной экспертизы. Кроме того, при проведении экспертизы следует использовать нормативно-правовые акты, относящиеся к объектам интеллектуальной (промышленной) собственности, сложившуюся судебную практику и специальную литературу.

1.1. Правовые акты, регулирующие производство судебной экспертизы

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с соответствующими изменениями и дополнениями), далее — ФЗ о ГСЭД.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с соответствующими изменениями и дополнениями), далее — АПК РФ.

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с соответствующими изменениями и дополнениями) (далее — ГПК РФ).

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ (с соответствующими изменениями и дополнениями), далее — КАС РФ.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с соответствующими изменениями и дополнениями), далее — УПК РФ.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с соответствующими изменениями и дополнениями), далее — КоАП РФ.

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [1] определяет правовую основу, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.

1.2. Правовые акты, регулирующие отношения в сфере промышленной собственности

При проведении СПТЭ наряду с нормативно-правовыми актами, регулирующими проведение судебной экспертизы, необходимо опираться на правовые документы, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, необходимо учитывать судебную практику, в частности Решения и Постановления высших судебных органов.

К вышеуказанным правовым актам, регулирующим отношения в сфере правовой охраны изобретений и полезных моделей, относятся:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая, от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с соответствующими изменениями и дополнениями), далее — ГК РФ.

2. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-Ф3 «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

3. Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 26 мая 2016 г. № 315.

4. Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 702.

5. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.

6. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701.

7. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.

8. Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701.

В качестве методических материалов могут быть использованы следующие документы.

9. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327 (Отменены приказом Минобрнауки России от 24.05.2016 № 607).

10. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326 (Отменены приказом Минобрнауки России от 24.05.2016 № 607).

11. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I (Отменен Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»).

12. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82 (Отменены приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 327 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение»).

13. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 83 (Отменены приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 327 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение»).

14. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 82 (Отменены приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение»).

15. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 83 (Отменены приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 83 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель»).

16. Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, утвержденная Постановлением Госкомизобретений СССР от 15 января 1974 г. (Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.)

17. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту (не действует на территории РФ на основании приказа Роспатента от 14 февраля 2002 № 25).

18. Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74) от 13 декабря 1973 г. Утверждена Председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13 декабря 1973 г. (не действует на территории РФ на основании приказа Роспатента от 14 февраля 2002 г. № 25).

1.3. Решения и постановления высших судебных органов

1. Постановление пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам».

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 1973 г. № 8 «О судебной практике по применению законодательства о взыскании процессуальных издержек по уголовным делам».

4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 июля 2011 г. № 5256.

1.4. Рекомендуемая литература

1. Корухов Ю. Г. Судебная экспертиза в арбитражном процессе. М., 2007.

2. Корухов Ю. Г. Судебная экспертиза в гражданском процессе. М., 2007.

3. Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве / Институт повышения квалификации Российского федерального центра судебной экспертизы. М., 2004.

4. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. 3-е изд. М., 2014.

5. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации. М., 2012.

6. Смирнова С. А. Вызовы времени и экспертные технологии правоприменения. М., 2012.

7. Судебная экспертиза в арбитражном процессе / под ред. Д. В. Гончарова и И. В. Решетниковой. М.: Волтер Клувер, 2007.

8. Судебная экспертиза: Типичные ошибки / под ред. Е. Р. Россинской. М.: Проспект, 2012.

9. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): учебник для вузов / Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. 2-е изд. М., 2016.

10. Треушников М. K.. Судебные доказательства. М.: Городец, 2004.

2. ПРОИЗВОДСТВО СПТЭ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

СПТЭ назначается судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, административным органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении в случае, если в процессе рассмотрения конкретного дела возникают вопросы, требующие специальных знаний в области патентоведения. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

Комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств двумя или более экспертами в одной области знания. Комиссионный характер судебной экспертизы определяется органом или лицом, ее назначившим, либо руководителем судебно-экспертного учреждения. При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами одной специальности каждый из них проводит исследования в полном объеме, и они совместно анализируют полученные результаты.

При проведении комиссионной экспертизы эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формулируют его, составляют и подписывают единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия экспертов, отдельное заключение (ст. 84 АПК РФ [2], ст. 83 ГПК РФ [3], ст. 200 УПК РФ [5], ст. 80 КАС РФ [4], ст. 22 ФЗ о ГСЭД [1]).

Комиссионная экспертиза часто назначается в случае, если стороны предлагают равноценные кандидатуры экспертов, а суд, не желая отдавать преимущества той или иной стороне, назначает для проведения судебной патентно-технической экспертизы кандидатуры от каждой из сторон. В ходе проведения комиссионной экспертизы эксперты могут прийти как к одинаковым, так и к различным выводам. Если члены комиссии приходят к общему выводу, они составляют единое заключение. В случае разногласий эксперты, несогласные с другими мнениями, дают отдельное заключение.

Комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания.

При проведении комплексной экспертизы несколькими экспертами в заключении эксперта указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность (ст. 23 ФЗ о ГСЭД [1]).

В гражданском процессе эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения (п. 2 ст. 82 ГПК РФ [3]).

В соответствии с АПК РФ в случае возникновения разногласий между экспертами каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов (п. 3 ст. 85 абз. 2, п. 2 ст. 84 АПК РФ [2]). Как правило, при проведении СПТЭ комплексная экспертиза назначается в случае, если требуется сначала установить наличие тех или иных данных, на основании которых можно будет производить дальнейшие патентно-технические исследования. Так, например, по делу № А03-8370/2011 специалист-химик должен был определить структуру и состав покрытия патронной гильзы охотничьего патрона «Кентавр», а специалист в области промышленной собственности должен был на основании полученных данных сделать вывод, используется ли в патронной гильзе охотничьего патрона «Кентавр» каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте на изобретение № 2246684, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники.

2.1. Предмет СПТЭ по установлению факта использования изобретения или полезной модели

Предметом СПТЭ являются фактические данные, устанавливаемые при исследовании материального объекта, в котором предполагается использование охраняемого патентом изобретения, а также данные самого изобретения в объеме независимого пункта формулы и установленные из описания и чертежей изобретения, необходимые для установления факта использования охраняемого патентом изобретения.

Применительно к конкретной СПТЭ в случае нарушения исключительных прав на изобретение предметом ее является экспертная задача, которую предстоит решить экспертам в ходе исследования на основе соответствующего объема патентно-правовых, естественно-научных, технических и иных профильных знаний, связанных с проведением исследований объектов промышленной собственности, с использованием находящихся в их распоряжении технических средств и методов.

2.2. Экспертная задача СПТЭ

Задачей судебно-экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Экспертной задачей СПТЭ является определение в соответствии с подп. 2, 3 ст. 1358 ГК РФ [7], содержится ли в исследуемом продукте, а если объектом изобретения является способ — использован ли каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, или содержится ли в исследуемом продукте каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. Давая оценку заключению эксперта, как одному из доказательств по делу, суд устанавливает, использованы или не использованы в материальном объекте (продукте или способе) изобретение или полезная модель.

2.3. Объекты СПТЭ

Объектами исследований при проведении судебной экспертизы являются предметы, документы, образцы для сравнительного исследования и др., а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза (ст. 10 ФЗ о ГСЭД [1]).

Объектами исследования при производстве СПТЭ на предмет установления предполагаемого использования исключительных прав на изобретения являются вещественные доказательства, представленные в материалах дела, включающие:

объекты, в которых предполагается использование объекта ПС:

• материальные объекты, именуемые в патентном праве продуктами;

• документы, содержащие информацию об объекте промышленной собственности — изобретении или полезной модели, сведения из научно-технической документации, документы о коммерческой реализации объекта, введении его в гражданский оборот, чертежи, схемы, рисунки, фотографии и другие материалы дела;

и сами объекты промышленной собственности:

• изобретения;

• полезные модели в форме их описаний, формул и чертежей, представленных в выданных на них патентах.

При этом охраняемые патентами изобретения не являются самостоятельной целью исследования при установлении факта их использования. Они исследуются в той мере, в которой это необходимо для ответа на поставленные судом вопросы. Так, в частности, эксперт не должен и не может оценивать патентоспособность объекта интеллектуальной собственности, полноту и правильность составления патентного документа при установлении факта (не) использования изобретения.

Объектом исследования является тот материальный объект, в котором предполагается использование изобретения, охраняемого патентом. Но в ходе экспертного исследования объектов, в которых предполагается использование охраняемых патентом изобретений, производится исследование патентной документации — анализ формулы изобретения, описания, чертежей является обязательным условием проведения экспертизы.

В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ [7] изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При рассмотрении вопроса об использовании полезной модели эквивалентность признаков не учитывается.

Исследование предполагает проведение сравнительного анализа каждого признака независимого пункта формулы изобретения / полезной модели с соотносимыми признаками продукта или способа, в котором предполагается использование изобретения. В связи с этим необходимо корректно вычленить каждый признак независимого пункта формулы.

Кроме вышеуказанных, на исследование могут быть предоставлены иные материалы судебного дела (в частности, содержащие сведения, необходимые для установления эквивалентности признаков в соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ [7]).

2.4. Основание проведения СПТЭ

Основанием для проведения СПТЭ является определение (постановление) о назначении экспертизы, вынесенное судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, административным органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении.

Определение (постановление) направляется или в экспертную организацию, или непосредственно эксперту (далее по тексту — эксперт), указанным в определении (постановлении) (ст. 80 ГПК РФ [3], ст. 82 АПК РФ [2], ст. 199 УПК РФ [5], ст. 77 КАС РФ [4], ст. 25.9 КОАП РФ [6]).

В определении о назначении судебной экспертизы указываются:

• наименование суда;

• основания для назначения экспертизы;

• фамилия, имя и отчество эксперта, которому поручается проведение экспертизы, или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза;

• перечень вопросов, поставленных перед экспертом;

• материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта;

• срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в суд либо иному лицу или учреждению, назначившему экспертизу (абз. 2 п. 4 ст. 82 АПК РФ [2] и ст. 78 КАС РФ [4]);

• особые условия обращения с объектами исследования, если это необходимо;

• наименование стороны, которая производит оплату экспертизы;

• на предупреждение эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

• другие сведения.

2.5. Начало производства СПТЭ (общие положения)

Производство СПТЭ начинается с получения экспертом материалов, направленных на исследование.

Этому может предшествовать запрос суда или иного заинтересованного в проведении экспертизы лица о возможности проведения экспертизы по поставленным вопросам, о материалах, необходимых для этого, сроках и стоимости ее проведения, сведений о компетентности эксперта. В этом случае эксперт может оценить возможность проведения экспертизы и поставленные перед ним вопросы. Поставленные на разрешение эксперта вопросы должны требовать специальных знаний и не должны носить сугубо правового характера.

Эксперт по получении материалов для проведения экспертизы должен:

• ознакомиться с полученным определением (постановлением) и поставленными на разрешение эксперта вопросами;

• установить соответствие полученных материалов перечню, приведенному в определении (постановлении);

• изучить направленные для проведения экспертизы материалы и их состояние;

• оценить возможность подготовки ответа на поставленные вопросы;

• оценить достаточность представленных материалов для возможности проведения экспертизы и подготовки ответов на поставленные перед экспертом вопросы;

• оценить возможность проведения экспертизы в установленные определением (постановлением) сроки;

• принять меры по обеспечению сохранности полученных материалов.

2.5.1. Ознакомление с определением (постановлением) о назначении СПТЭ

Производство СПТЭ эксперт начинает с ознакомления с определением (постановлением) и поставленными на его разрешение вопросами.

Поскольку задачей, решаемой в результате экспертизы, должно быть установление факта использования или неиспользования в изделии, иных материалах, представленных на экспертизу охраняемого патентом изобретения, вопросы, поставленные перед экспертом, должны формулироваться на основе п. 2, п. 3 ст. 1358 ГК РФ [7], согласно которым:

«2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели».

Обычно, если речь идет об использовании изобретения, относящегося к продукту (устройству, веществу, биологическому материалу), вопрос³ может звучать так⁴:

«Содержится ли в продукте “УУУ” каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 1234567 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета этого изобретения?»

Если речь идет об использовании изобретения, относящегося к способу, вопрос должен звучать так:

«Использован ли в способе “А”, осуществляемом лицом “В” и/или раскрытом в представленных материалах “С”, каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте “У” содержащейся в патенте № 1234567 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета этого изобретения?»

В случаях использования охраняемого изобретением способа, исследуемого по продукту, как это предусмотрено подп. 2, 3 и 4 п. 2 ст. 1358 ГК РФ [7], можно рекомендовать следующие вопросы.

По подп. 2 п. 2 ст. 1358 ГК РФ [7] возможны следующие альтернативные вопросы, заданные в следующей редакции:

а) «Является ли продукт “А”⁵, изготавливаемый (применяемый, продаваемый…) ООО “В” идентичным тому, который получается запатентованным способом по патенту № 1234567?»

б) «Получен ли продукт “А”, изготавливаемый (применяемый, продаваемый…) ООО “В” непосредственно способом по независимому пункту “n” формулы изобретения по патенту № 123456?»

По подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ [7] вопросы могут быть заданы в следующей редакции:

«Осуществляется ли автоматически при функционировании устройства, изготавливаемого (применяемого, продаваемого) ООО “В” способ по независимому пункту “n”, содержащейся в патенте № 123456 формулы изобретения?»

По подп. 4 п. 2 ст. 1358 ГК РФ [7] вопросы могут быть заданы в следующей редакции:

а) «Является ли продукт, изготавливаемый (применяемый, продаваемый…) ООО “В” тем же, что и указанный в формуле изобретения по патенту № 123456?»

б) Предназначен ли продукт, изготавливаемый (применяемый, продаваемый…) ООО “В” для того же назначения, что и указанное в формуле изобретения по патенту № 123456?»

По подп. 5 п. 2 ст. 1358 ГК РФ [7] вопросы могут быть заданы в следующей редакции:

«Использован ли в способе, применяемом ООО “В”, каждый признак формулы изобретения по патенту № 123456 или эквивалентный ему и ставший известный в качестве такового до даты приоритета изобретения?»

Если речь идет об использовании