О. А. Рузакова

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности

Учебное пособие

Под общей редакцией
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ
Л. А. Новоселовой

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 347.77/.78(075.8)

ББК 67.404.3я73

Р83

Автор:

Рузакова О. А., доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Л. А. Новоселовой.

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются основные вопросы правового регулирования коммерциализации интеллектуальной собственности, а именно вовлечения интеллектуальных прав в гражданский оборот. Настоящее пособие включает в себя текст, разделенный на темы, начиная с общей характеристики отношений по вовлечению интеллектуальных прав в гражданский оборот и заканчивая отдельными видами договоров о распоряжении исключительными правами и другими видами обязательственных отношений в сфере интеллектуальной собственности. Особое внимание уделено правоприменительной практике, международным отношениям в этой сфере, а также отношениям в сфере интеллектуальной собственности, осложненным иностранным элементом.

Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2020 г.

Для студентов, обучающихся по Женевской международной магистерской программе «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности», и всех интересующихся проблемами как российского, так и зарубежного законодательства и правоприменительной практики об обороте прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

УДК 347.77/.78(075.8)

ББК 67.404.3я73

© Рузакова О. А., 2021

© ООО «Проспект», 2021

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

§ 1. Понятие коммерциализации интеллектуальной собственности

Получение дохода от использования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации возможно в рамках процесса коммерциализации. Понятие «коммерциализации интеллектуальной собственности» отсутствует в действующем законодательстве, хотя оно достаточно активно используется в программных документах Правительства РФ¹. Так, например, в Распоряжении Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580-р «Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года»² в рамках администрирования и коммерциализация интеллектуальной собственности в медицинской науке определены такие направления создания условий для эффективной защитыправ на результаты интеллектуальной деятельности как зарубежное патентования российских разработок на основе формирования патентной службы в научных организациях, отработка механизмов целевого финансирования патентования российских разработок за рубежом, вывод на рынок инновационных продуктов и технологий, включая независимую оценку рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности в медицинской науке, выкупа, консолидации и отчуждения прав пользования, формирование центров трансфера технологий, сервисных организаций в сфере медицинской науки, проектных компаний в сфере инновационной деятельности и инвестиционных компаний.

О совершенствовании механизмов коммерциализации и использования объектов интеллектуальной собственности упоминается и в международных договорах, в частности, в Договоре о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014)³.

Определение коммерциализации интеллектуальной собственности содержится в «ГОСТ Р 58223-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции» (утв. приказом Росстандарта от 13.09.2018 № 597-ст)⁴ и определяется как «деятельность по получению экономического дохода от реализации исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности как при использовании объектов интеллектуальной собственности в создании, производстве и продаже товаров (работ/услуг) субъектами товарного рынка, так и при гражданско-правовом обороте интеллектуальной собственности, в том числе в целях привлечения дополнительных инвестиций и докапитализации активов хозяйствующими субъектами как правообладателями». При этом в данном определении используется некорректно термин «объекты интеллектуальной собственности» как устаревший и не соответствующий ст. 128, 1225 ГК РФ. В Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»⁵ приводится термин «коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов» как деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов, в Федеральном законе от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре „Сколково“»⁶ коммерциализация результатов исследовательской деятельности рассматривается как деятельность, направленная на вовлечение в экономический оборот результатов, полученных приосуществлении исследовательской деятельности, а также результатов интеллектуальной деятельности, права на которые получены от иных лиц, если получение указанных прав необходимо для осуществления исследовательской деятельности и вовлечения в экономический оборот результатов, полученных при осуществлении исследовательской деятельности.

В науке термин «коммерциализация интеллектуальной собственности» довольно распространен и имеет разное значение. Иногда под ней понимают «превращение в коммерчески жизнеспособные продукты, услуги, процессы»⁷. Иногда коммерциализацию рассматривают как «продажу исключительного права интеллектуальной собственности на договорной основе. Весьма часто при использовании термина „коммерциализация“ допускаются ошибки. Например, когда говорят о коммерциализации изобретений, забывают, что может быть продано (коммерциализировано) право на объект интеллектуальной собственности, но не материальный объект. Другое дело, что передача прав влечет передачу объекта, выраженного в той или иной материальной форме, на некоторых условиях, поскольку никакое использование объекта невозможно, если не передан объект использования»⁸. Существует трактовка понятия «коммерциализации РИД» как «любой деятельности, которая направлена на получение дохода от использования результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»⁹, а также как «процесса вовлечения объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот, использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности предприятий. Осуществление этого процесса предоставляет ряд практических преимуществ:

возможность быть учредителями фирм без отвлечения реальных денежных средств путем внесения объектов интеллектуальной собственности (далее — также ОИС) в уставный капитал предприятия;

возможность получать дополнительные доходы за передачу права пользования интеллектуальной собственностью (далее — также ИС);

возможность использовать ИС в качестве залога при получении кредита;

ИС обеспечивает защиту от конкурентов на период выведения на рынок новой продукции, а также защиту от недобросовестной конкуренции;

наличие ИС способствует созданию рекламного имиджа при информировании о правовой охране выпускаемой продукции или работе по лицензии известного производителя;

возможность снизить налог на прибыль путем уменьшения налогооблагаемой базы на величину амортизации нематериальных активов и величину затрат на создание ОИС;

возможность снизить налог на добавленную стоимость, если сделка оформляется как патентный, лицензионный или авторский договор»¹⁰.

Зачастую термин «коммерциализация интеллектуальной собственности» отождествляется с термином «трансфер» технологий, трансфер интеллектуальной собственности, под которыми подразумеваются широкий спектр разносторонних правоотношений, ключевым составляющим которого является передача комплекса прав на результаты интеллектуальной деятельности другим заинтересованным лицам. В широком смысле это и секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем, объекты авторского права, программы для ЭВМ, базы данных и др.¹¹

В ходе трансфера (передачи) технологий в широком смысле можно выделить следующие основные направления правового регулирования, в том числе требующие дальнейшего совершенствования действующего законодательства, а иногда и принятия решений на уровне международной унификации.

Во-первых, объективная конкретизация и доказуемость входящих в состав передаваемой технологии объектов интеллектуальных прав. В связи с этим наряду с существующими системами государственной регистрации объектов патентного права и средств индивидуализации актуальна система факультативного учета авторских прав, что следует из исторического и зарубежного опыта правового регулирования и практики, безусловно, учитывающая независимость возникновения авторских прав безотносительно каких-либо формальностей (п. 2 ст. 5 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений)¹².

Сегодня концепция технологического трансфера ориентирована не только на особенности патентных прав и секретов производства (ноу-хау), но в определенной степени и на авторские права (например, в случае передачи информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения)¹³.

Проблема создания единой информационной базы по объектам авторских и смежных прав, направленная на защиту как правообладателей, так и добросовестных пользователей, характерна не только для Российской Федерации, но и для стран Европейского союза¹⁴. Учет объектов важен для обеспечения доступности информации об авторских правах, повышения уровня их защиты, а также призван облегчить процессы включения авторских прав в оборот и определения режима их использования, в том числе с коммерческими целями. Важна и система информирования третьих лиц о договорных отношениях между правообладателем и пользователями. Ее отсутствие зачастую ведет к хаосу в авторском праве.

В настоящее время различного рода учет, государственная регистрация, депонирование объектов авторского права осуществляют организации по коллективному управлению правами, Российская государственная и другие библиотеки, различные интернет-сервисы. Системы регистрации произведений, основанные на принципе добровольности, созданы в 48 государствах (в том числе и членов ЕС) — участников ВОИС¹⁵. За рубежом системы учета, в том числе осуществляемые государственными органами, наиболее развиты в США, Франции, Китае, Индии, Бразилии, Казахстане. В ЕС важное значение имеет регистрация в целях поисковой системы ARROW, используемой применительно к произведениям-сиротам.

Во-вторых, развитие науки, жизненные потребности создают предпосылки для появления новых технологий, новых результатов интеллектуальной деятельности, а также способов их использования. В этой связи требуют решения такие вопросы, как закрепление правового режима объектов, создаваемых искусственным интеллектом. В настоящее время уже немало результатов интеллектуальной деятельности разрабатывается не человеком, а устройствами, объектами, которые он создал. В связи с этим роль автора становится опосредованной. Такая технология создания охраняемых результатов требует правового обеспечения ее осуществления и последствий создания компьютерными программами новых программ, иногда вирусных, или иных объектов авторского права, разработки роботами нового поколения технических решений, также представляющих собой новшества, в том числе и объектов патентного права. Спутники создают фотографии, карты, широко используемые в разных сферах человеческой жизни, причем это уже не те карты, о которых упоминает Бернская конвенция с позиции охраны авторских прав. В этой связи актуальна и проблема «произведений с низким уровнем творчества», характерная не только для России, но и для многих стран.

Развитие электронных технологий ставит новые проблемы использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, многие из которых возникают из-за нерешенности того, на чьей территории существует сеть Интернет. Это требует совершенствования правового регулирования, вероятно, выходящего за пределы одной страны¹⁶.

В-третьих, основу трансфера технологий составляет система договорных отношений, опосредующих оборот исключительных прав, которая постоянно совершенствуется за счет появления новых договорно-правовых конструкций и может быть представлена традиционно известными договорами¹⁷. В их числе:

договор об отчуждении исключительного права (за рубежом зачастую известный как договор об уступке патента);

лицензионные договоры (исключительные, простые, смешанные, полные, открытые, принудительные и др.);

договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности, которые опосредованы договорами заказа, договорами НИОКТР и др.¹⁸

Немаловажное значение в настоящее время приобретают договоры залога, доверительного управления исключительным правом, договоры простого товарищества. Кроме того, до момента регистрации объекта могут быть заключены договоры о распоряжении будущими (потенциальными) исключительными правами, которые могут быть построены либо по модели передачи права на будущий объект (например, договор о передаче права на получение патента), либо по модели договора о распоряжении исключительным правом после его возникновения (предварительный договор).

Особого регулирования требуют договоры в сфере НИОКТР, в ходе которых создаются результаты интеллектуальной деятельности, финансируемые за счет бюджетных средств. В рамках реформы гражданского законодательства разработан проект Федерального закона № 47538-6/11 «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», которым предлагается унифицировать нормы о распределении и защите интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств публично-правовых образований, в виде § 2 главы 38 ГК РФ «Государственные и муниципальные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

В-четвертых, решения требуют и другие проблемы, диктуемые современной практикой применения норм об обороте исключительных прав, особенно в предпринимательской деятельности¹⁹. В их числе такие, которые не требуют вмешательства законодателя и могут быть устранены в ходе судебной деятельности, в частности правильная квалификация договоров в сфере трансфера технологий, отграничение их от договоров, опосредующих оборот материальных объектов, разграничение подрядных договоров и договоров заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, в то время как патентоспособные объекты могут создаваться в ходе выполнения каждого из этих договоров²⁰. Подобного рода вопросы встают как перед арбитражными судами, судами общей юрисдикции, так и налоговыми органами и успешно решаются Судом по интеллектуальным правам²¹.

Обобщая различные подходы к понятию коммерциализация и связанных с ним понятий следует отметить, что квалифицирующим признаком коммерциализации, трансфера и подобных понятий является вовлечение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в гражданский оборот на возмездной основе. Применительно к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации понятие «вовлечение в гражданский оборот» может быть определено как правомерные действия по распоряжению исключительными, а в некоторых случаях и другими интеллектуальными правами, направленные на использование указанных объектов третьими лицами.

Сами объекты интеллектуальных прав (интеллектуальная собственность) являются необоротоспособными, поэтому термин «коммерциализации интеллектуальной собственности» не вполне корректен, как противоречащий п. 4 ст. 129 ГК РФ и носит условный характер.

§ 2. Формы и способы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности

В научной литературе применительно к вопросам коммерциализации интеллектуальной собственности используют категории форм, виды и способы коммерциализации как обозначающие различные способы вовлечения интеллектуальных прав в гражданский оборот. Так, например, выделяют как договорные, так и внедоговорные способы коммерциализации разработок. К первым отнесены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, договоры об уступке патента, лицензионные соглашения, договоры о разработке и поставке конструкторской документации, договоры на проведение инжиниринговых работ и оказание консультационных услуг. Среди внедоговорных способов выделяются такие, как внесение прав на результат интеллектуальной деятельности/конструкторской документации в качестве вклада в уставный капитал или имущество хозяйственных обществ, создание совместных предприятий. Закон о науке называет лишь несколько групп договоров в области создания, передачи и использования научной и (или) научно-технической продукции, не раскрывая их сути (ст. 8 Закона о науке). При этом отсутствуют отсылки к конкретным нормативным правовым актам. Представляется, что такое правовое регулирование является недостаточным в эпоху построения информационного общества и инновационной экономики, когда знания и технологии являются основным активом²².

Упоминая о формах коммерциализации в числе основных выделяют использование прав на интеллектуальную собственность (договоры об отчуждении прав и лицензионные договоры); создание компаний, основанных на передовых технологиях (использующих результаты научно-технической деятельности)²³.

Представляется, что термины способы, формы, виды коммерциализации имеют примерно тождественное значение и базируются на различных способах использования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые могут быть разделены на договорные и внедоговорные.

Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами охватывает следующие виды:

1) договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа);

2) договоры о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры);

3) договоры об отчуждении исключительных прав²⁴.

Цель каждого из указанных договоров состоит в использовании прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности, в том числе и применительно к договорам о создании результата интеллектуальной деятельности²⁵.

Классификация договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами может быть произведена по следующим признакам:

объектам, права на которые используются на основании договоров (традиционная классификация);

объему передаваемых прав (передача всех оборотоспособных имущественных прав на объект — договор об отчуждении исключительного права, и передача отдельных видов прав);

характеру передаваемых прав (исключительные, неисключительные);

правовому положению лица, передающего права (первоначальные — передает права их первоначальный правообладатель и производные — передает права лицо, получившее их от другого правообладателя);

субъектному составу (договоры с участием физических лиц, в том числе лиц, чьим творческим трудом создан результат интеллектуальной деятельности, договоры с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, от имени которых выступают уполномоченные лица);

сфере применения (предпринимательские и иные);

обязательности заключения (добровольные и принудительные, например, принудительные патентные лицензии);

характеру встречного предоставления (возмездные и безвозмездные);

характеру оферты (открытые договоры, например, открытые лицензии, и другие (обычные);

срочности (на неопределенный срок могут быть заключены договоры о передаче прав на товарный знак, знак обслуживания при условии продления свидетельства на эти объекты);

форме договора — договоры, заключаемые в устной (в том числе путем конклюдентных действий) и письменной форме;

основные и направленные на обеспечение исполнения обязательства (залог исключительных прав и иные);

взаимосвязи и взаимозависимости с договорами других классов (смешанные, договоры о передаче прав в составе предприятия, договор простого товарищества, брачный договор).

Иные договоры, взаимосвязанные с вышеназванными и входящие в число договоров в сфере интеллектуальной собственности, объектом которых также могут выступать исключительные права, но не направленные на их создание и использование контрагентом по договору, включают в себя:

договор доверительного управления исключительными правами;

договор коллективного управления исключительными правами;

брачный договор;

договор простого товарищества;

договор залога;

сделки с предприятиями и другие.

Условия об исключительных правах могут содержаться в предварительных договорах, например, условия договоров, заключаемых в период государственной регистрации объекта, в том числе в период временной охраны объекта патентного права. Так, в случае подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства, у заявителя возникает право на приоритет объекта патентного права, товарного знака, но возникновение исключительного права будет подтверждено только при условии государственной регистрации объекта.

В силу п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Таким образом, лицо, подавшее заявку, вправе уступить право на получение охранного документа, подтверждающего наличие исключительных прав, другому лицу (право на получение патента). Патентное законодательство и законодательство о товарных знаках не содержит запрета на заключение договора и передаче заявителем своих прав и обязанностей, основанных на заявке, а в отношении объектов патентного права и селекционных достижений прямо предусматривает такое отчуждение (п. 3 ст. 1357, п. 3 ст. 1420 ГК РФ).

Помимо договорных способов переход исключительного права возможен (ст. 1241 ГК РФ) в рамках:

наследственного правопреемства (наследование по закону, завещанию, завещательный отказ, завещательное возложение)²⁶;

реорганизации юридического лица;

обращения взыскания на имущество (например, при несостоятельности (банкротстве) правообладателя, на основании договора залога и др.).

В научной литературе выделяют и новые способы коммерциализации интеллектуальной собственности, например, т. н. секьюритизацию, т. е. выпуск ценных бумаг, обеспеченных доходами от интеллектуальной собственности.

Родоначальником секьюритизации интеллектуальной собственности принято считать знаменитого певца Дэвида Боуи, которому в 1997 году удалось секьюритизировать будущие роялти от использования его музыки. Впоследствии стали известны примеры успешной секьюритизации исключительных прав на фильмы кинокомпании DreamWorks, товарные знаки CalvinKlein и Domino’s Pizza, запатентованное Йельским университетом лекарство от СПИДа²⁷.

Представляется, что использование исключительного права или доходов от его использования может порождать обеспечение и других видов отношений.

В некоторых странах (Алжир, Аргентина, Болгария, Заир, Италия, Тунис и др.) институт платного общественного достояния рассматривается как один из эффективных способов коммерциализации интеллектуальной собственности. При этом сроки такого использования определены в разных странах по-разному. К примеру, во Франции продолжительность действия системы платного общественного достояния может быть определена конкретным сроком, в то же время в Аргентине система платного общественного достояния не устанавливает временных рамок²⁸.

В числе особых проблем выделяют вопросы совместного обладания исключительными правами и распоряжениями такими правами, в частности, при заключении так называемых перекрестных лицензий. При перекрестном лицензировании (cross-licensing) происходит обмен правами на результаты интеллектуальной деятельности при сохранении прав на самостоятельное использование передаваемых результатов интеллектуальной деятельности на льготных условиях и взаимное информирование контрагентов обо всех усовершенствованиях, доработках и нововведениях в рамках предмета соглашения в течение периода его действия. Такой способ коммерциализации интеллектуальной собственности используется, когда осуществление производственной и коммерческой деятельности невозможно без нарушения патентных прав сторон, либо в рамках выполнения совместных НИОКР²⁹.

Литература

1. Аверьянова А. А. Правовое регулирование коммерциализации научных исследований: существующие проблемы и предложения по их решению // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2013. № 3. С. 59–63.

2. Глазунова К. Д. Секьюритизация как эффективный способ коммерциализации интеллектуальной собственности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 19. С. 71–74.

3. Гринь Е. С. К вопросу об основных категориях стандартизации распределения интеллектуальных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 5. С. 70.

4. Гринь Е. С. Модернизация положений о договорах в сфере интеллектуальных прав // Законодательство. 2015. № 2. С. 10.

5. Ершова Н. И. Правовая охрана и коммерциализация инноваций как служебных объектов интеллектуальной собственности // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 9. С. 23–28.

6. Латынцев А. В. Предложения по определению термина «трансфер технологии» // Журнал российского права. 2017. № 4. С. 62.

7. Патентное право. Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2010

8. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. М.: Юрайт, 2013.

9. Рузакова О. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 25.

10. Рузакова О. А. Проблемы государственной регистрации в гражданском праве // Законодательство. 2002. № 2. С. 23.

11. Сорокин С. В. Трансфер двойных технологий при диверсификации оборонной промышленности // ИС. Промышленная собственность. 2019. № 1. С. 25–34.

12. Сорокин С. В. Трансфер двойных технологий при диверсификации оборонной промышленности // ИС. Промышленная собственность. 2019. № 1. С. 25–34.

13. Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: Проспект, 2010. 368 с.

14. Фабричный С. Ю., Рузакова О. А. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы регулирования // Патенты и лицензии. 2017. № 7. С. 41–48.

15. Шугуров М. В. Соглашение ТРИПС, международный трансфер технологий и последствия усиления защиты прав интеллектуальной собственности // Международное право и международные организации. 2015. № 4. С. 405.

Кейс

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский Университет» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительными пунктов 4 и 6 предписания Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23 марта 2018 года.

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» осуществляло работы в рамках соглашений по Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» (10 соглашений), по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (5 соглашений), по договорам об условиях использования грантов Правительства Российской Федерации, грантов Президента Российской Федерации, грантов ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», грантов Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований для выполнения научных исследований и поисковых научных исследований, работы, выполняемые по 2 государственным заданиям». В результате проверки установлено, что по части соглашений о предоставлении грантов права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Университету, в части НИР отсутствуют условия о распределении прав на РИД. Согласно условий некоторых соглашений предусмотрено привлечение средств индустриальных партнеров и передача им РИД, созданных ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» для их последующей коммерциализации результатов работы на территории Российской Федерации.

Роспатентом в ходе проверки выявлено нарушение Университетом ст. 309 ГК РФ. В частности нарушения соглашения от 08.06.2014 № 14.574.21.0080 в части заключения лицензионного договора между ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» и АО «ОДК-Авиадвигатель», и отсутствии лицензионных договоров по РИД, полученным в рамках соглашения № 14.574.21.0080, № 14.574.21.0065, № 14.577.21.0143. Роспатентом в ходе проверки установлены нарушения соглашения № 14. В37.21.0600 и 14. В37.21.1543, а также нарушения в части неосуществления государственного учета созданных РИД в Минобрнауки по Соглашениям № 14. В37.21.0600 и 14. В37.21.1543, № 14. В37.21.1534 и 14. В37.21.1638, № 14. В37.21.0073 и 14. В37.21.0685. Также в ходе проверки установлены нарушения п. 3 ст. 1370 ГК РФ в части не заключения с работниками договоров, устанавливающих размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за создания служебных изобретений и полезных моделей.

По результатам проверки в отношении ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» вынесено предписание № П-03/18-11 от 23.03.2018 об устранении выявленных нарушений. В частности пунктом 4) предписано обеспечить правовую охрану РИД, созданных в рамках выполнения соглашения № 14. В37.21.0600 и 14. В37.21.1543 в соответствии с условиями Соглашения для достижения установленных индикаторов; пунктом 6) привести в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы», нормативные документы в части размера выплаты вознаграждения за создание РИД. Не согласившись с Предписанием в части пунктом 4 и 6, Заявитель обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Какие обстоятельства должны быть установлены для решения спора?

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

§ 1. Интеллектуальная собственность всистеме отношений по коммерциализации

Обращение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации подчиняется общим правилам гражданского оборота, однако их специфика весьма существенна. Эта специфика предопределена особенностями правового режима интеллектуальной собственности, а иногда и различными подходами к ее пониманию.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана и которые включают в себя:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) географические указания;

16) наименования мест происхождения товаров;

17) коммерческие обозначения.

Для всех видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации характерны следующие особенности:

нематериальный характер;

выражение в объективной форме;

по общему правилу не зависит от материальных объектов;

не имеет износа, а устаревает лишь морально, не может прекратить физическое существование в связи с уничтожением, повреждением и т. п.;

создается в результате интеллектуальной (творческой, духовной) или приравненной деятельности;

связан с фигурой правообладателя (не может быть бесхозяйным, как вещь, но может быть признан общественным достоянием, утратить охраноспособные признаки);

не поддается измерениям с помощью вещно-правовых категорий (количество, вес, ассортимент и др.);

отделим от других объектов;

может быть доступным неограниченному кругу лиц;

как правило, имеет имущественную ценность;

сам объект не имеет такой оборотоспособности, как вещь, но в большинстве случаев исключительное право на него может быть вовлечено в гражданский оборот, в том числе с помощью договоров³⁰.

Однако права не на все объекты обладают оборотоспособностью. Так, не могут быть преданы права на фирменные наименования, наименования места происхождения товара, географические указания, коллективные товарные знаки.

§ 2. Субъекты отношений по коммерциализации интеллектуальной собственности

Субъекты отношений по коммерциализации интеллектуальной собственности делятся на 4 категории: авторы результатов интеллектуальной деятельности, правообладатели, пользователи и потребители. Данное деление проведено по функциональному признаку, поэтому на практике субъект может объединять несколько из указанных категорий даже в отношении одного и того же произведения: автор может быть одновременно правообладателем, пользователь — потребителем и т. д.³¹

Автором является лицо, создавшее соответствующий результат интеллектуальной деятельности (произведение, программу для ЭВМ, базу данных, объект патентного права, топологию интегральной микросхемы и др.). Автору принадлежат личные неимущественные права, в зависимости от вида объекта, в частности, право авторства, право на имя, право на подачу заявки в отношении объекта, подлежащего регистрации и др.

Правовобладатель — это лицо, обладающее исключительным правом как на результат интеллектуальной деятельности, так и на средство индивидуализации. Правообладатель может самостоятельно осуществлять действия по коммерциализации объектов интеллектуальных прав, как путем самостоятельного использования, так и путем распоряжения исключительным правом.

Пользователь — это лицо, использующее объект интеллектуальных прав. В авторском праве пользование, как правило, означает действия, направленные на доведение произведения до сведения других лиц; использовать произведение можно только путем создания условия для восприятия произведения другими людьми. В этой связи получение самостоятельного доступа к произведению не является его использованием в смысле авторского права. Иными словами, в авторском праве пользование, как правило, носит общественный характер. Иногда в науке выделяют категорию потребителя, в качестве которого выступают воспринимающие, использующие объекты интеллектуальных прав, в частности в отношении объектов авторского права — читатель книги, зритель фильма и т. д. или владелец носителя этого произведения³². В некоторых странах (например, Европейского Союза — Италии, Франции) предусмотрена ответственность для потребителей контрафактной продукции.

В качестве правообладателя, пользователя, потребителя могут выступать не только физические лица, но и другие субъекты гражданских правоотношений. В числе правообладателей отдельно можно выделить наследников, работодателей в отношении служебных объектов, а также лиц, которые приобрели исключительное право в силу гражданско-правового договора или указания закона.

Особое внимание уделяется последнее время коммерциализации интеллектуальной собственности высшими учебными заведениями, образовательными и научными учреждениями на основании Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»³³.

Образовательные организации получили возможность выступать учредителями (участниками) в создаваемых ими (единолично или совместно) хозяйственных обществах, внося в качестве вклада (взноса) в уставный капитал юридического лица право использования объекта интеллектуальных прав (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительное право на который принадлежит образовательной организации. Получения согласия учредителя (как предварительного, так и последующего) для этого не требовалось, обязательным было только уведомление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (Минобрнауки). При этом Закон установил, что взносом учреждения (заведения) в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества может быть только право использования объекта, а само исключительное право на объект сохраняется за научным или образовательным учреждением (учебным заведением).

Особый порядок был установлен Законом и в отношении возможностей использования доходов, полученных от участия в создаваемых корпорациях: прибыль и дивиденды, полученные образовательными организациями в результате такого участия, поступая в их самостоятельное распоряжение, должны были не только учитываться на отдельном балансе, но и направляться только на правовую охрану РИД, выплату вознаграждения их авторам или на осуществление уставной деятельности данных научных учреждений³⁴.

В настоящее время в соответствии со ст. 103 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»³⁵ образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами). При этом уведомления о создании хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств должны быть направлены указанными в настоящей части образовательными организациями высшего образования в течение семи дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества или хозяйственного партнерства.

Указанные образовательные организации высшего образования в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ и складочные капиталы таких хозяйственных партнерств вносят право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами). Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного партнерства по лицензионному договору, утверждается решением единственного учредителя (общего собрания учредителей) хозяйственного общества или участников хозяйственного партнерства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества или участниками хозяйственного партнерства единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли либо акций участника хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного общества или доли либо акций, оплачиваемых вкладом в складочный капитал хозяйственного партнерства, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

Образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, вправе распоряжаться долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, владельцами которых они являются, только с предварительного согласия соответствующих собственников. Такие образовательные организации высшего образования осуществляют управление долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств в качестве участников в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. Права участников хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств от имени указанных образовательных организаций высшего образования осуществляют их руководители.

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, учредителями (участниками) которых являются указанные образовательные организации высшего образования, поступают в их самостоятельное распоряжение.

§ 3. Служебные объекты в отношениях по коммерциализации интеллектуальной собственности

Служебные объекты представляет собой результаты интеллектуальной деятельности, созданные в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (п. 1 ст. 1295, ст. 1320 ГК РФ) и (или) в случаях, предусмотренных законом, — служебного задания (п. 1 ст. 1370, ст. ст. 1430, 1461 ГК РФ).

Так, при наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным, как отмечается в п. 129 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем. Для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания. Во внимание могут быть приняты, в частности: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства