Convergencia entre derechos de autor, marcas y competencia desleal en Cuba

Ivette Marell Matamoros

CONVERGENCIA

ENTRE DERECHOS DE AUTOR,

MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL

EN CUBA

Colección Premio Antonio Delgado

DEL INSTITUTO DE DERECHO DE AUTOR

Madrid, 2017

Reservados todos los derechos.

El contenido de esta obra está protegido por la ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada por cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización escrita de los titulares de copyright.

CONVERGENCIA ENTRE DERECHOS DE AUTOR,

MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL EN CUBA

Primera edición, 2017

Edición

Instituto de Derecho de Autor

Dirección editorial

Álvaro Díez Alfonso

Leire Gutiérrez Vázquez

Coordinación editorial

Instituto de Derecho de Autor

Bárbara de Braganza 7, 28004, Madrid

www.institutoautor.org

Maquetación: Leo Navarro sobre diseño de Editorial Comares, S. L.

Corrección: Gemma Minero Alejandre

Impresión y encuadernación: Medium Graphics

© Ivette Marell Matamoros Masip

© Del Prólogo: Rosa de Couto Gálvez

© De la presente edición: Instituto de Derecho de Autor, 2017

www.institutoautor.org

info@institutoautor.org

ISBN papel: 978-84-946489-4-6

ISBN ePub: 978-84-122954-3-6

D. L.: M-11437-2017

A mi Ángel de la Guarda, por la inspiración…

Sumario

Prólogo

Agradecimientos

Introducción

El caso

Hechos

I. Antecedentes

II. Solicitud de la marca

III. Solicitud de registro de obra literaria ante el CENDA

IV. Nulidad de la marca en sede administrativa

V. Respuesta de la contraparte CRC Palmares S.A.

VI. Decisión de la OCPI

VII. Sentencia 312 de fecha 31 de julio de 2007, de la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Juez ponente: Dania Pardo García; jueces legos: J. R. Poyato Sera y Fidel Núñez Valdés

VIII. Sentencia en casación 905, de fecha 28 de septiembre de 2007, Sala de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Juez ponente: Andrés Bolaños Gassó; jueces: Isabel Arredondo Suárez y Verena Abreu Espinola

I

La protección de marcas que involucran títulos de obras protegidas a favor de terceros por derecho de autor

Aspectos doctrinales y regulaciones desde ambos sistemas de derechos

Protección acumulada por derecho de autor y derecho de marcas. Rol del consentimiento como punto de armonización de intereses

Prelación entre el Derecho de Autor sobre el título de una obra y su registro como marca por un tercero

Riesgo de confusión entre el título de una obra protegida por Derecho de Autor y su protección como marca por un tercero

II

Breve análisis del caso “Dos gardenias” desde la competencia desleal

III

Propuesta de pautas de examen sustantivo para solicitudes de marcas que contengan títulos de obras protegidas por derechos de autor de un tercero

Vigilancia tecnológica

Evaluación de la originalidad del título conforme al derecho de autor

Ponderación de la capacidad distintiva del título como marca

Conclusiones

Conclusiones con relación al caso “Dos gardenias”

En relación con la normativa y las prácticas cubanas en la materia

Recomendaciones

En el orden normativo

En el orden práctico

Bibliografía y Jurisprudencia

Doctrina

Tratados internacionales y supranacionales

Legislación extranjera

Legislación nacional

Jurisprudencia extranjera

Otros documentos

Anexo I

Anexo II

Biografía de la autora

PRÓLOGO

Me complace compartir con ustedes que otro año más la convocatoria para el Premio en Honor a D. Antonio Delgado Porras ha motivado la participación de estudios en propiedad intelectual, ya la Iv convocatoria, lo que consolida esta elogiable iniciativa, cuya cuidada organización y finalidad es recordar la excelente labor de D. Antonio Delgado. Gran jurista, entre los primeros y destacados estudiosos en derechos de Propiedad Intelectual de nuestro país, y con un reconocimiento internacional, europeo y americano. Con una constante actividad intelectual y una extensa obra científica, y activo interviniente en la difusión del conocimiento, mediante conferencias, cursos, seminarios, jornadas, siempre manteniendo sus detallados análisis y rigurosos planteamientos jurídicos sobre los derechos de autor.

D. Antonio Delgado, que ahora recordamos con estos Premios, era y es admirado por todos, gozaba de gran reconocimiento tanto en el ámbito público como en el privado, y sus criterios y argumentos eran respetados, participando directamente en la elaboración de propuestas e informes legislativos tanto en España como en numerosos países americanos. su técnica jurídica era impecable, constante su ilusión y pasión por su trabajo, y con una defensa abierta, sólida, y directa por una protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual.

La inspiración de este excepcional jurista, D. Antonio Delgado, nos ha ayudado a los miembros del tribunal a evaluar los trabajos, y a otorgar el primer premio a Dña. Ivette Marell Matamoros (Cuba) por su investigación sobre Convergencia entre Derechos de Autor, marcas y competencia desleal en Cuba. Es un buen trabajo, original en el planteamiento inicial y en su desarrollo. Parte del estudio del supuesto de hecho, para ir evaluando y analizando los apartados coincidentes entre propiedad intelectual y propiedad industrial.Nuestra más sincera felicitación por el reconocimiento con este Premio al buen trabajo realizado, y transmitirle ánimo para continuar en el estudio de los puntos de encuentro entre estas dos propiedades especiales.

Estimo que se ha logrado la finalidad principal de este Premio en Honor a D. Antonio Delgado, que es continuar e incentivar el estudio sobre los derechos de propiedad intelectual, desde una perspectiva transnacional y transversal en contenidos, incluso sobre los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial, desde una visión global atractiva y que motive avanzar en el análisis de la propiedad intelectual.

Profª Dra. Dña. Rosa de Couto Gálvez

Directora del Centro de Investigación del Derecho (CID-ICADE)

Universidad Pontificia Comilla (ICAI-ICADE)

Vocal de la sección Primera de Arbitraje y Mediación de la CPI del MECD

AGRADECIMIENTOS

Todo trabajo de investigación supone siempre un gran esfuerzo y dedicación a quien lo crea. Sin embargo, la felicidad o complacencia que se siente cuando este ha llegado al resultado deseado, tuvo en el camino la intervención de otras manos que aportaron su granito de arena para llegar a buen puerto. Mi más sincero agradecimiento:

Al equipo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Instituto de Propiedad Industrial de Argentina y a la Universidad Austral, por la oportunidad excepcional de permitirme participar en la Maestría Regional de la Propiedad Intelectual (MRPI) que auspician; espacio imprescindible para potenciar las capacidades de los profesionales de Latinoamérica.

Al equipo de profesores de la MRPI, por transmitirme sus conocimientos y experticia en esta materia, en especial al Dr. Federico Villalba Díaz, por sus consejos oportunos y apoyo incondicional como corrector de este trabajo de investigación.

A las Dras. Martha Moreno Cruz, Dánice Vázquez D’Alvaré y la MSc. María Amparo Santana Calderín, profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, por sus profesionales recomendaciones e incentivo a investigar.

A mis colegas del Departamento de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales de la OCPI, en especial a mi Jefa la MSc. Yanay Sánchez González, por su paciencia, su pasión por la Propiedad Intelectual y las largas jornadas de debate que enriquecieron en gran medida este trabajo.

A mi esposo Antonio Wong Roman, por ser la luz de mis ojos. A mi madre y mi padre por educarme con paciencia y cariño e inculcarme la perseverancia. A todos aquellos que hicieron posible este trabajo, que creyeron y han creído siempre.

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual es una disciplina que alude a un amplio espectro de derechos subjetivos de diferente naturaleza, que le son atribuidos al hombre sobre productos de su creatividad e intelecto, entre los que se encuentran: las obras literarias, artísticas, científicas; las interpretaciones y ejecuciones de artistas e intérpretes y otros derechos conexos; las marcas y otros signos distintivos; las invenciones; los dibujos y modelos industriales; las variedades vegetales; los esquemas de trazado de circuitos integrados; la información no divulgada1, y la represión de la competencia desleal2. Esta última, no como un derecho subjetivo exclusivo que se aplica a un objeto de protección determinado, sino más bien como un deber de comerciar honestamente, evitando prácticas comerciales engañosas o fraudulentas que afecten la buena fe concurrencial y los derechos de los consumidores.

Estos derechos, con excepción de la competencia desleal, son considerados bienes inmateriales, que, si bien poseen diferencias en cuanto a su naturaleza, contenido, formas y ámbitos de protección, en ocasiones presentan puntos de contacto ‒también denominados “zonas grises o fronterizas” ‒, donde se interrelacionan dos o más ramas de la propiedad intelectual en una protección simultánea sobre una misma creación intelectual. Dicho fenómeno se produce, básicamente, por la compatibilidad que tienen los derechos de propiedad intelectual en algunas de sus características fundamentales, aun cuando, en esencia, constituyen derechos independientes.

Las situaciones especiales de confluencia entre estas disciplinas de la propiedad intelectual pueden ser utilizadas como ventaja por sus titulares; ya que las diferencias en la naturaleza jurídica que poseen les permiten decidir, facultativamente, de acuerdo con sus intereses y a lo establecido en las legislaciones nacionales, la fortaleza de la protección que brindarán a sus creaciones intelectuales.

Sin embargo, en ocasiones, las zonas de contacto entre los derechos de propiedad intelectual pueden generar conflicto, en particular, cuando un tercero desea que le sean reconocidos o conferidos derechos sobre una creación que ha sido protegida con anterioridad por otro titular, desde otra modalidad de la propiedad intelectual.

En estos casos, resulta esencial que los operadores del derecho de propiedad intelectual, entre ellos, examinadores, agentes de la propiedad intelectual y jueces, tengan claro que, en principio, es posible la coexistencia de varios derechos sobre la misma creación, siempre que sean respetados los principios que informan a uno y otro sistema, y los límites que establece la legislación y la naturaleza jurídica de cada una de las modalidades de la propiedad intelectual involucradas.

Dentro de las posibles interacciones entre las disciplinas que abarca la propiedad intelectual, el presente trabajo centra su atención en la compatibilidad que en ocasiones surge entre el derecho de autor y el derecho de marcas, y entre estos y la represión de la competencia desleal.

Según Antequera Parilli, la armonía entre el derecho de autor y el derecho de marcas se materializa porque: “[…] Ambos sistemas se centran en una creación intelectual, otorgan sobre ésta una protección exclusiva y; en ambos casos existe la posibilidad de transmitir, por actos inter-vivos, las facultades patrimoniales comprendidas en estos derechos” 3. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que: “[…] El derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial […] por lo que quiere decir entonces que los derechos de propiedad industrial son también independientes y así mismo compatibles con el derecho de autor. Esa independencia, pero a su vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y por la propiedad industrial […]”4.

Particularmente, me interesa profundizar en aquellos casos donde se ponen de manifiesto los límites de esa compatibilidad, cuando se pretende registrar como marca de determinados productos o servicios, el título de obras protegidas por el derecho de autor, y los conflictos que pueden generarse en este contexto si quien solicita el registro del signo distintivo no es, a su vez, el titular del citado derecho5.

El tema me resulta interesante, pues a nivel internacional existen diferentes posiciones doctrinales y jurisprudenciales respecto a la protección de los títulos de obras: por el derecho de autor, el derecho de marcas y por las leyes que reprimen la competencia desleal; cuestiones que trascienden a la solución de casos, cuando es un tercero el que desea proteger una marca involucrando dicho título.

En Cuba es posible la interacción de estas disciplinas de la propiedad intelectual porque la legislación nacional de marcas recoge como prohibición relativa de registro de estos signos distintivos, aquellas que involucren un derecho de autor anterior. Así lo dispone el artículo 17 apartado 1 inciso h) del Decreto-Ley 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos, de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3, de 2 de mayo de 2000. Sin embargo, las disposiciones jurídicas nacionales de derecho de autor y de derecho de marcas no regulan, de forma clara, todos los puntos de conflicto que se pueden suscitar en estos casos, ni existe una norma de competencia desleal que ofrezca herramientas para garantizar una protección eficaz en este tipo de situaciones. Por otro lado, la doctrina nacional no ha abordado el tema, a fin de delimitar posiciones en un sentido u otro.

Tampoco las directrices de examen sustantivo que rigen el actuar de los examinadores de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en lo adelante la OCPI6, abordan, de manera profunda, postulados que proporcionen claridad en la interpretación de la norma y uniformidad en el actuar de dicha autoridad administrativa ante estas situaciones.

Por otro lado, debo destacar que la jurisprudencia nacional también es escasa, teniendo en cuenta que muchos de estos asuntos no trascienden la referida instancia administrativa. Asimismo, los jueces que deben conocer y decidir en estos casos no cuentan, en ocasiones, con suficiente especialización en la materia. De ahí que no se pueda alegar que existe una práctica interpretativa nacional, asentada y sólida en dichos temas.

De todos los casos presentados ante la OCPI que podían ser analizados, nos decantamos por el caso “Dos Gardenias”, porque involucra el título de una obra musical que es muy conocida y posee una gran notoriedad en el público consumidor cubano. Sin embargo, la solución aportada en su momento evidencia la necesidad nacional de profundizar en los aspectos doctrinales del derecho de autor, el derecho de marcas y los límites que deben respetarse cuando ambos sistemas de derechos convergen en una misma creación.

Asimismo, aportamos reflexiones, para una solución hipotética de este caso, por la vía de la represión de los actos de competencia desleal, aun cuando no existe una norma especial en el ordenamiento jurídico cubano que brinde herramientas para accionar en estos casos.

Con el comentario al caso “Dos Gardenias” no se pretenden agotar todas las respuestas a situaciones fácticas que puedan presentarse en procesos que involucren los citados sistemas de derechos; no obstante, esperamos que las reflexiones expuestas al respecto constituyan un modesto aporte a la hora de enfrentar este tipo de situaciones.

1 El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Tratado de la Organización Mundial del Comercio, también conocido como Acuerdo sobre los ADPIC, amplía el alcance de la Propiedad Intelectual a otra categoría o modalidad: la información no divulgada. Así en la Parte I. Disposiciones Generales y Principios Básicos establece que: “[…] A los efectos del presente Acuerdo, la expresión ‘propiedad intelectual’ abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II […]”; esta última referida a la protección de la información no divulgada. La información no divulgada posee una naturaleza jurídica diferente a otras modalidades de la Propiedad Intelectual. La diferencia estriba, sobre todo, en los mecanismos de protección, pues, en este caso, no se confiere un derecho exclusivo a partir de un registro constitutivo o declarativo, como sí sucede para las otras modalidades. La Propiedad Intelectual protege a los poseedores o controladores legítimos de esta información de usos indebidos por terceros, en la medida en que esta cumpla determinados requisitos establecidos en el artículo 39 del citado Acuerdo. Estos son: que sea una información secreta, por lo general desconocida; que no sea de fácil acceso para las personas introducidas en el círculo en que normalmente se utiliza este tipo de información; que tenga un valor comercial por ser secreta, y haya sido objeto de medidas razonables, de acuerdo con las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

2 Esta disciplina es regulada en el apartado 2 artículo 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, donde se define el ámbito de la Propiedad Industrial. En este sentido, la norma establece que: “[…] La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal […]”.

3 Antequera Parilli, R., “El derecho de autor y los derechos conexos en el marco del campo normativo de la propiedad intelectual”, Curso virtual sobre derecho de autor y derechos conexos, organizado por el Cerlalc, WIPO_pub_868, 2011.

4 Interpretación prejudicial 32-IP-97, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de 2 de octubre de 1998, Sociedad VICAR S.A c/ Superintendencia de Comercio e Industria de Colombia, caso “Terminator”.

5 Las sustanciales diferencias respecto a las obras literarias y las marcas en cuanto al objeto y fines de la protección de ambos derechos, alcance de los derechos conferidos, el período de protección, sistemas de agotamiento, los usos autorizados en cada caso, han constituido agenda de debate y discusión entre los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) participantes en varios Comités Permanentes sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. En este sentido, pueden consultarse los documentos OMPI SCT/21/2; SCT/23/2, SCT/16/5 y SCT/18/4, en los que se han abordado diferentes aristas del tema, se exponen los fundamentos de protección de uno y otro sistema de derechos, las diferencias entre uno y otro, así como las experiencias prácticas de algunos de los países miembros en la regulación de las zonas de contacto entre ambos derechos.

6 La OCPI es la autoridad administrativa nacional, adscripta al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, cuya misión consiste en conceder derechos respecto a todas las modalidades de la propiedad industrial, incluidas las marcas.

El caso

El caso «Dos Gardenias» aborda el conflicto entre dos titulares anteriores de derechos de autor sobre una obra musical y otra literaria, respectivamente, versus el registro como marca, por un tercero, de una denominación idéntica al título de dichas obras1. El litigio en cuestión comenzó con un proceso de nulidad de la marca ante la OCPI; que luego continuó en la instancia judicial, hasta ser resuelto en casación por la Sala de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, en 20072.

Durante la sustanciación del pleito, se abordaron varios temas de interés a los fines de este comentario, a saber: la protección por Derecho de Autor de los títulos de las obras musicales y literarias y su registro como marca por terceros; el papel del consentimiento como punto de armonización de intereses en una protección acumulada por Derecho de Autor y Derecho de Marcas; de acuerdo a la génesis del derecho de que se trate, qué prevalece entre el derecho de autor sobre el título de una obra y una marca idéntica registrada por un tercero; la existencia de riesgo de confusión o no entre el título de una obra protegida por Derecho de Autor y su uso como marca por un tercero, y qué herramientas ofrece la legislación nacional para accionar contra actos de competencia desleal producidos en este contexto.

1 Sentencia 905 de 28 de septiembre de 2007, dictada por el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, en recurso de casación en materia administrativa; interpuesto por la Sra. Caridad Bridón Zamora representando a Alcides Isaac Betancourt Gómez, Venancio Carrillo Aguiar, Isolina Carrillo de Armas, María Caridad Carrillo Querol, Julián Carrillo de Armas, Silvio Carrillo de Armas y Luisa María de las Mercedes Carrillo Maza, herederos de Isolina Carrillo Díaz. Representada y dirigida por la licenciada Marell Campos Fernández, agente oficial con oficinas en CLAIM S.A., contra la Sentencia 213, de fecha 31 de julio de 2007, dictada por la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en el expediente 69 de 2007, en el proceso administrativo establecido por la Sra. Caridad Bridón Zamora contra la Resolución 4143, de 15 de diciembre de 2006, dictada por el director general de la OCPI, por la que se declaró sin lugar la solicitud de nulidad de registro de la marca DOS GARDENIAS, para identificar servicios comprendidos en la entonces clase 42 del Clasificador de Productos y Servicios para el Registro Internacional de Marcas, establecido en el Arreglo de Niza.

2 Conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley 203/ 1999 en los artículos 57 y 58: «(…) el Director General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa competente para resolver los procesos de nulidad relacionados con las marcas; sin perjuicio de que las partes inconformes en esta vía puedan, una vez agotada esta, acudir a la vía judicial». Así lo dispone también el artículo 124 del citado Decreto-Ley 203/1999 cuando establece que «(…) contra las resoluciones dictadas por el Director General de la Oficina podrá interponerse demanda en proceso administrativo ante la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, dentro del término de treinta días contados a partir de su notificación (…)».

Hechos

I

Antecedentes

Dos gardenias es una célebre pieza musical cuya letra y música integran la producción artística de una de las más famosas y fieles exponentes del género bolero en Cuba: la Sra. Isolina Carrillo Díaz1. La citada obra musical constituye una de las obras más importantes del repertorio de tan afamada creadora, y ha sido versionada y reinterpretada en innumerables ocasiones por exponentes de la música nacional e internacional2. Fue compuesta en la década del cuarenta y registrada el 23 de abril de 1948 en la Asociación de Autores de Cuba, actualmente denominada Centro Nacional de Derecho de Autor, en adelante CENDA3.